以Apple手機iPhone預設之鈴聲,在公開之前並無相似聲音,如果按照傳統的理論,該鈴聲具有「獨創性」符合具先天識別性鈴聲的資格,所以該鈴聲向美國專利商標局申請時,不需要拿出後天識別性的證據。但是,美國專利局如果判斷預設鈴聲沒有任何獨特性,則屬一般聲音,必須先取得識別性才可以註冊商標,因此倘Apple尚未販售iPhone,未啟動以鈴聲為中心的行銷行為,則後天識別性的證據根本還不存在,必須由Apple建立後天識別性之後,才能聲請商標之保護。然而,2009年美國商標上訴委員會在In re Vertex Group LLC 乙案(註2)中,更明確排除聲音具備識別性可能性,因此僅有在提供後天識別性的證據才能申請註冊,更大大顛覆傳統商標識別性認定標準。隨後在Nextel Communications v. Motorola, Inc.(註3),以及2013年在In re Powermat Inc.(註4), 商標訴訟暨訴願委員會(TTAB)再次Powermat案件,均提到聲音不具先天識別性。
1947年美國國家廣播公司,申請聲音商標來保護三響音階,但直到1978年TTAB才表示該聲音獲得保護。在In re General Electric Broadcasting Co.(註6)中,TTAB肯認聲音可以做為商標申請標的:「聲音標誌取決於聽眾的聽覺認知,聲音本身可能不過有如白駒過隙,當然聲音也可能本質上具有差別性或獨特,足以喚起聽眾的心靈潛在意識或是喚起聽眾對於某一來源與事件相關聯(註7)。」
在In re General Electric Broadcasting Co.中,TTAB檢視了廣播台對定期船鈴鳴響聲音申請註冊之適格性,TTAB認為商標的標的並無要求必須以圖像形式呈現,因此一聲音要能夠指示來源,縱使無法以圖像表達仍具有商標適格性。General Electric 案中,TTAB認為船鈴鳴響並不具有先天識別性,因為該聲音為一普遍聲音,與其他船隻鳴響聲音相似,因此,不具聲音識別性,要求申請人在註冊該商標時需要提出後天識別性的證據。
TTAB相關有關機械音不具識別性之相關見解
識別性在聲音商標審查中一直扮演著重要的角色,1978年General Electric,TTAB對於聲音識別性與適格性意見,一直拘束TTAB和聯邦法院。在General Electric案中,聲音商標識別性強弱不同於傳統商標識別性之理論而被分為二類,其一為一般聲音,其二為具先天識別性聲音。一般聲音需要提供後天識別性的證據,但如果被認定為先天識別性的聲音則無須再提供識別性之證據。因此,當法律或商標局如果認定聲音為一般聲音,例如,在Ride the Ducks LLC v. Duck Boat Tours, Inc(註8).一案,法院裁定鴨子的叫聲為一般聲音,因為該聲音為一般大眾知悉,因此,鴨子的叫聲不具有先天識別性,所以在提出商標註冊時仍需要有後天識別性的證據。在Ride the Ducks LLC 乙案登記註冊就是一般鴨子叫聲,難以稱上有任何創作可言,然而機械音並非自然界具有聲音,是否可以排除先天識別性之適用?一直以賴TTAB並無明確標準,直到2009年Vertex Group才有較確定見解。
In re Vertex Group LLC見解
2009年Vertex Group 這個案件引起美國實務人士的討論,主要是因為美國商標上訴委員會(TTAB),提出一個聲音商標申請限制。TTTB認為如果聲音是由產品正常操作下所發出的聲音,那麼所發出的聲音為不具先天識別性的商標,申請人必須提出已經建立第二重意義的證據之後,才能申請商標保護。
2009年在Nextel Communications v. Motorola, Inc.,TTAB再對對於機械音商標問題進行審理,TTAB指出Motorola以電子線性調頻聲音(electronic chirp)作為手機商品商標的標的進行註冊申請,但是使用手機消費者本來就預期手機類商品會一種發出聲音商品,因此如同TTTB在Vertex Group案件所建立之標準:「在正常操作下會發出聲音的機具,機械音不具先天識別性。」Motorola以機器音申請聲音商標必須先具備商標後先識別性才能註冊。
Nextel Communications v. Motorola, Inc.乙案,起因於2003年4月,Motorola向商標局申請註冊蟲鳥叫聲為聲音商標,申請案中描述該聲音如同一電子蟲鳥鳴聲,並由24毫秒節奏、1800頻率組成,將使用在手機或是雙向無線電。Motorola並主張其在1996年4月第一次使用該聲音。Nextel則基於兩個理由反對該註冊,主張Motorola並未在一般商業交易習慣下使用該蟲鳥鳴聲為商標,以及該蟲鳥鳴聲不具有先天識別性,且無後天識別性。
It states that :「A sound mark depends upon aural perception of the listener which may be as fleeting as the sound itself unless, of course, the sound is so inherently different or distinctive that it attaches to the subliminal mind of the listener to be awakened when heard and to be associated with the source or event with which it is struck.」
Ride the Ducks, LLC v. Duck Boat Tours Inc., 75 U.S.P.Q 2d (E.D. Pa. 2005)