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標準必要專利之損害賠償計算
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 副教授
2016.03.23

專利所有權人將技術納入「標準必要專利」(standard essential patents)時,必須承諾對所有被授權人都採取「合理且無歧視」授權(RAND)。但衍生出的爭議是,納入標準的專利廠商,還能否向其他廠商提起訴訟,請求過去侵害專利的損害賠償?而且此損害賠償金額,是否就等於RAND授權條款的授權金額?還是另外以一般損害賠償的方式計算?

在許多電子設備中,相容性是一個必要的要求。電腦設備要透過Wi-Fi無線上網,Wi-fi的規格必須一致。但是,各家電腦產品的相容性並非自動出現,而是透過標準發展組織(Standards development organizations)制訂。標準發展組織會出版標準,列入技術規格。

若被納入標準中的技術擁有專利,則稱為標準必要專利(standard essential patents)。標準必要專利有二種潛在問題,會阻礙標準的廣泛採用:

1.專利箝制(patent hold-up:當標準必要專利之專利權人,要求過高的權利金,就會出現專利箝制問題。

2.權利金堆疊(royalty stacking:一個標準上會有上百個專利,若每一家公司都要對所有標準必要專利權人支付授權金,彼此堆疊,加總起來會太高。為了降低這些潛在的問題,標準發展組織要求,在出版標準之前,專利權人必須承諾,宣示他們會對所有的申請者都提供「合理且無歧視」( reasonable, and nondiscriminatory)之授權,一般簡稱RAND授權[1]

但是,承諾對所有被授權人採取RAND授權,幾乎就等於類似強制授權,必須對所有的被授權人都採取合理及無歧視之授權條件。此時,納入標準的專利廠商,能否向其他廠商提起訴訟,請求過去侵害專利的損害賠償?而且此損害賠償金額,是否就等於RAND授權條款的授權金額?還是另外以一般損害賠償的方式計算?

美國聯邦巡迴上訴法院2014年處理的Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc.案[2],就是參加標準發展組織的公司,在請求損害賠償時,損害賠償金計算方式的爭議。

Ericsson 案事實

本案的原告是Ericsson公司,控告多家生產筆電相關設備的公司,包括D–Link、Netgear、Ace、Gateway、Dell、Toshiba、Intel等公司(以下以「被告」作代表),侵害了三項美國專利,分別是美國專利號第6,424,625號專利、第6,466,568號專利及6,772,215 號專利,並在德州東區聯邦地區法院提起訴訟。這三個專利都與Wi–Fi的技術標準有關,Ericsson主張所有專利都是Wi–Fi標準協定中的必要專利,因此,所有與Wi–Fi相容的設備,都會侵害Ericsson的專利[3]

本案中的標準發展組織是Institute of Electrical and Electronics Engineers (簡稱IEEE),其出版 802.11版標準,也就是Wi–Fi標準。802.11版標準是目前無線網路通用的標準[4]

Ericsson主張,三個專利都是IEEE之802.11版標準下的標準必要專利(standard essential patents)。Ericsson也曾經對IEEE提供承諾書,對所有標準必要專利會採取合理及無歧視授權費率。而且一承諾,對Ericsson具拘束力[5]。一審陪審團最後判決,被告等公司侵害系爭專利,並應賠償1000萬美元,大約是每一侵權設備應賠償15美分。

一審時,被告要求排除Ericsson方損害賠償專家的證詞,因為其在推算損害賠償時,採取整體市場價值規則推算法,但是主持陪審審判庭的法官駁回此申請。 在陪審團審理後,法院又另外針對「合理且無歧視」議題,主持了法官主審庭。審理時,被告等公司,認為陪審團的侵權認定與損賠認定,欠缺實質證據,申請法官依據法律重為判決(judgment as a matter of law),並要求重組陪審團。此外,被告等公司也主張,Ericsson的專家證人,不應用終端產品的市場價值來推算損害賠償。最後,被告主張,法官並沒有適當地指示陪審團,提及Ericsson的「合理及無歧視」授權義務[6]。但地區法院法官卻駁回被告等公司的申請。因此,被告等公司向聯邦巡迴上訴法院提起上訴[7]

Ericsson專家證人的證詞

被告公司主張,Ericsson方的專家證人在提供損賠計算方式時,提及過去的授權金,但這些被提到個過去授權,是用被授權產品的整體價值為基礎,但實際上被授權的科技,只涉及產品中的一個元件而已,因而主張應排除該證詞[8]。上訴時,被告等公司又主張,在陪審團審理時,Ericsson的律師,將終端產品的成本,與所要求的權利金做比較。被告等公司認為,系爭專利完全是在Wi-Fi晶片上運作,而非在整個終端產品上運作[9],故不應用整體終端產品的授權金作推算。

上訴法院指出,在實體規則上,當涉及多元件產品時,權利金費率必須由分配原則(attribution),反映出涉及侵權特徵的價值。當被控侵權產品包含專利與非專利特徵時,就必須判斷專利特徵對整體產品的附加價值(value added)。因此,陪審團必須使用可信賴且有形的證據,採取分配原則,反映出專利特徵的附加價值[10] 

但在程序面的證據原則,只要有助於陪審團確實執行分配原則的思考,都應該允許提出相關證據。當涉及多元件產品時,就必須避免誤導陪審團,過度強調整體產品的價值[11]。但是,對於多元件產品,並非不能從整體市場價值開始然後進行分配,只是過度仰賴整體市場價值,可能會誤導陪審團而已。因此,如果一個可銷售的產品單元,可以適當地分配該專利特徵的價值,就可以從該產品價值開始計算;但若該產品太大無法計算,則應該採取最小可銷售元件的價值作為起算點[12]

上訴法院認為,該專家證詞提其終端產品價值,並無問題。本案中所提到的過去的授權,該授權的專利更多、範圍更大。不過,專家證詞可以將過去的授權,考量與系爭侵權涉及專利與範圍的不同,做出差異分析。因此,先前的授權,一般都具有證據適格,只是證據的重要性要視情況而定[13]

因為,在計算損害賠償時,最好的參考根據,就是之前曾經做過的授權。只要適當地使用分配原則,這些過去授權的證據乃有關且可信賴的證據。換句話說,只要專家證人在提出先前授權證據時,對其進行折扣,以符合系爭專利所分配的價值,就沒有問題。因此,上訴法院認為地區法院接受此證據,並無錯誤[14]

不過,上訴法院提醒,一審法官應該提醒陪審團,當涉及多元件產品時,提出先前授權證據的目的只是作為參考,用來推算整體產品中專利特徵的附加價值。但本案中,地區法院卻沒有提醒陪審團要注意分配原則的重要性[15]

在RAND脈絡下合理權利金考量因素

被告等公司認為,地區法院法官應該指示陪審團,Ericsson有「合理且無歧視」之授權義務,但地區法院陪審團卻未做此指示。 被告等公司也要求,法官應該指示陪審團,標準必要專利會有專利箝制和權利金堆疊等問題。為了回應被告等公司的主張,一審法官在美國計算合理權利金的15個Georgia–Pacific因素之外,增加了第16個因素,告訴陪審團可以考量Ericsson的合理且無歧視之授權義務[16]

被告認為,傳統計算合理權利金的15個Georgia–Pacific因素,在RAND的脈絡下,大多都不適用,甚至可能會有所誤導[17]。  

在之前的案例中,有三個地區法院曾經處理過涉及標準必要專利的賠償金問題,思考其需考量的因素,包括Realtek Semiconductor, Corp. v. LSI Corp.案[18]、In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.案[19]和Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.案[20]。而聯邦巡迴上訴法院,則是第一次對這個問題表達意見。

上訴法院指出,一般地區法院在指示陪審團思考合理權利金時,都會提供全部的Georgia–Pacific15個因素。但某些因素在案件中根本無關。雖然損害賠償專家也會訴諸這些因素,以說明為何權利金要增加或降低,但卻很少說明或提供相關事實基礎[21]。 

上訴法院認為,在標準必要專利,許多Georgia–Pacific因素都無關,甚至會違背RAND原則。例如,第4因素所提到的「授權人過去的政策或行銷計畫,為維持專利壟斷而不授權給他人,或為了維持該獨佔僅在特殊條件下授權」,這個因素就與「合理及無歧視授權」承諾相違背。同樣地,第5因素「授權人與被授權人的商業關係」,在此也無關,因為Ericsson有義務對所有申請人都提供無歧視費率的授權[22]

不過,有幾個Georgia–Pacific因素,與標準必要專利的RAND授權脈絡下,就必須調整。例如,第8因素提到該發明「現在的流行」,就需要調整,因為標準就要求所有產品都採取該技術。第9因素「該專利發明相對於舊產品的效益和優點」,在考量上就要小心,標準必要專利因為是必要而被使用,並非因為其優於先前技術。第10因素考量授權人自己的商業實施,但標準必要專利乃要求所有同業都採用該技術。至於其他因素,則必須依個案判斷,看系爭技術的脈絡,而決定是否需要調整每一個因素[23]

而一審法院應該小心思考個案中的證據,並提供陪審團適當的指示。上訴法院認為,地區法院指示陪審團考量所有Georgia–Pacific因素,但有些因素根本無關或有所誤導,包括前述的第4、5、8、9、10因素[24]。此外,一審法院應該指示陪審團,考量到EricssonRAND授權義務。但要注意,並非告訴陪審團一般的RAND的概念,而是具體的告訴陪審團,Ericsson簽署的RAND承諾的具體內容[25]

上訴法院也說明,他們並不是要求所有涉及RAND授權的標準必要專利,都必須發展出一個修正版的Georgia–Pacific參考因素。上訴法院認為,不需要創造一個針對RAND脈絡而設計的新一套的考量因素,一審法院只要考量相關事實證據,而在指示陪審團時,不要死背所有的因素,而應稍微調整[26]

標準必要專利分配原則的分析

在計算損害賠償金時,必須透過分配原則(apportionment),反映出受專利保護發明的價值。系爭專利的授權金必須基於專利特徵的價值,而非「標準被採用」對專利科技的價值。本案中的802.11版標準,包含了許多科技,讓各家的設備可以彼此透過無線網路連結而通訊。本案中的系爭專利都只是802.11版標準中的一小部分[27]

所以,在計算系爭專利的價值時,要算的不是整個標準對整體產品的價值,而是系爭專利的附加價值。所以,要留意第一個原則:必須找出專利特徵的分配,而排除標準中的其他非系爭專利特徵。進而還有這二個原則:為了確保所算出來的權利金,是真的反映出專利發明附加於該產品上的附加價值,而非因為該技術被標準化而增加的價值[28]一項科技之所以被選為標準有很多原因。而各家廠商之所以採用該科技,大多是因為該科技為標準,而不是因為其最好。因此,在計算標準必要專利的權利金時,不應考量因為該技術標準化而增加的價值,而是該科技發明本身的附加價值[29]

陪審團指示不需提及專利箝制與權利金堆疊問題

被告等公司主張,法官給陪審團的指示,應該提到專利箝制與權利金堆疊問題,以避免陪審團所定的權利金過高[30]。 上訴法院認為,要不要指示陪審團這二種問題,都取決於相關的證據資料。除非被控侵權人,有提出專利權人真的有箝制或權利金堆疊的證據,否則法官不需要指示陪審團注意這個問題[31]。     

如果被告等公司提出證據,說Ericsson在其技術被採為802.11(n) 版標準後,有提高權利金,則法院就可以指示陪審團注意專利箝制問題,或者指示應採用在該技術被採為標準前的架設性協議[32]。同樣地,除非被告等公司能夠提出有專利堆疊的危險,否則法院也不需要指示陪審團注意此問題[33]。因此,上訴法院認為,一審法院沒有指示陪審團注意專利箝制與權利金堆疊問題,並沒有錯誤[34]

判決結果

最後,上訴法院判決認為,地區法院在指示陪審團考量Georgia–Pacific相關的因素時,犯了下述三項錯誤:(1)沒有指示陪審團適當地考量Ericsson真正的RAND授權承諾;(2)沒有指示陪審團必須將系爭專利技術從標準的整體價值中分配出來;(3)沒有指示陪審團,RAND授權權利金費率必須基於該發明的價值,而非因為該發明被納為標準所附加的價值。因而撤銷陪審團的賠償金賠償,發回重審[35]

備註:

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 副教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 


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