在著作權侵權訴訟中，被告如以首次銷售(First Sale)進行辯護，需承擔舉證責任

如果在著作權訴訟中，被告提出「首次銷售」作為辯護理由，初始舉證責任是在原告還是被告？美國聯邦上訴第九巡迴法院認為，舉證責任落在被告身上。Adobe Systems Inc. v. Christenson et al., Case No. 12-17371 (9th Cir., Dec. 30, 2015) (McKeown, J.).

Adobe System（Adobe）基於被告Joshua Christenson的網站未經其授權卻銷售Adobe軟體，而控告被告侵犯著作權。被告提出「首先銷售」抗辯理由，主張對於合法購買或取得作品所有權的一方，可以未經版權人許可「賣出或以其他方式處置」該作品。被告辯稱，他是合法從Adobe的協力經銷商購買Adobe軟體正版拷貝。Adobe則認為，他只是授予使用者軟體使用權，並沒有完全賣斷軟體所有權。

因為被告沒有與Adobe訂定合約，對此，被告請求法庭要求Adobe提出針對「首次銷售」的反證。一審法院作出有利於被告的簡易判決（summary judgment），認為被告在他的網站上合法購買轉售Adobe軟體的正本是「無可爭議」的，所以換成Adobe公司必須證明被告主張的「首次銷售」權利不存在。但是，Adobe未能及時向法院提交相關證據，因此法院禁止Adobe使用或提出關鍵證據。Adobe因此提出上訴。

上訴法院認為Adobe很容易地確立了侵權的初步證據。Adobe擁有Adobe軟體的有效版權，而被告未經Adobe的授權就銷售軟體的副本。至於被告使用「首次銷售」做辯護，上訴法院指出，類似於一般民事訴訟，在著作權侵權案中做為一個肯定的答辯理由，舉證的責任將落在被告的一方。因此，主張「首次銷售」做為抗辯侵權的一方，有初步責任提出其購買軟體的合法所有權。在軟體侵權案的背景下，提出「首次銷售」的一方有初步責任能提供足夠的證據，讓陪審團辨認侵權人是否取得該著作權軟體的合法所有權。一旦最初的責任被滿足，舉證責任就轉移到著作權人，例如主張購買該軟體僅授予使用許可，而非所有權授予，「首次銷售」原則不適用。根據上訴法院的意見，這種轉嫁責任的結構與著作權法§109公平原則的立法歷程是一致的。

最終，上訴法院同意一審法院，被告提出證據說明其Adobe軟體由協力經銷商提供，證明Adobe軟體的合法購買發票，合乎首先銷售的初始舉證責任。此外，雖然Adobe事後提出它所有的軟體只是授權並非賣斷，但上訴法院發現，一審法院在排除Adobe的許可證據上沒有濫用自由裁量權，這導致Adobe無法滿足證明首先銷售不存在的舉證責任。因此上訴法院肯定了一審法院贊成被告侵權不成立的簡易判決。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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