2016年3月9日，英國最高法院（UK Supreme Court ,簡稱最高法院）對於PMS 國際公司（以下簡稱PMS）v. Magmatic 有限公司（以下簡稱Magmatic公司）的設計侵權案件，維持上訴法院專利法庭的不構成侵權決定。這項判決證實了，註冊設計可獲得最好的保護範圍就是使用黑白線條圖或單色效果的圖式，想使用色彩對比來顯示設計特徴將帶來風險。

這幾年，CAD的3D影像圖經常被應用在各國的設計專利申請案之中，因此，作者認為，最高法院這個判決對於CAD的3D影像圖及設計保護範圍的解釋不僅會對歐盟法院與歐洲各國法院在註冊設計的無效宣告以及侵權訴訟產生影響，其中的法理論述也會對美國、韓國、日本、中國以及我國日後的設計專利申請實務產生相當程度的影響。

※本文摘錄自[英國最高法院在Trunki行李箱案件決定的實際影響]

事實背景

2003年6月20日，Magmatic公司向OHIM申請註冊設計（RCD），申請序號No. 43427-0001，指定產品是「行李箱（suitcase）」，以6張以不同角度的3D Computer Assisted Design（CAD）視圖來表現出該行李箱的外觀設計（如圖1所示），2003年10月28日公告（以下簡稱系爭註冊設計）。

圖1 Magmatic公司的行李箱註冊設計

2004年，Magmatic公司授權給英國ToyLine國際有限公司銷售依據系爭註冊設計開發出來的「Trunki」行李箱產品，2006年開始，改由Magmatic公司自己製造及銷售。Trunki行李箱已進入第四代產品，在全球97個國家銷售，2010年的Trunki行李箱產品設計已在殼體上增加一些表面裝飾（如圖2所示）。

圖2 Magmatic公司的2010年的Trunki產品

PMS是一家玩具製造公司。常務董事Beverley說明，在旅行時看到Trunki行李箱，知道它的設計與品質，就產生可推出略為廉價的兒童行李箱的想法。2012年後期，PMS推出兩款Kiddee兒童行李箱（如圖3所示）。

圖3 PMS公司的Kiddee行李箱設計

英國高等法院的一審判決[1]

2013年2月18日，Magmatic公司向英國高等法院專利法庭（The High Court of Justice, Chancery Division Patent Court, 以下簡稱一審法院）提起侵權訴訟，指控PMS的Kiddee行李箱侵害了系爭註冊設計。PMS則提出1998年公開的Rodeo設計（如圖4左側所示），主張系爭註冊設計缺乏新穎性，應被宣告無效。

圖4 Rodeo的行李箱設計與系爭註冊設計的比對圖

一審法官Arnold認為：Redeo的行李箱設計比較矮胖，正面有一圓形卡扣，上方有一個啞鈴狀的扶手。相較之下，系爭註冊設計較苗條且更有造形，箱體上高起的脊部及牛角狀的扶手構成外觀的重要部分。因此，系爭註冊設計具有新穎性。

關於侵權的問題，法官Arnold認為：系爭註冊設計與Kiddee行李箱之間最明顯的區別是：（1）系爭註冊設計有棱角分明的外形與正面及背面的半圓形弧凹面區域，而Kiddee行李箱在乘坐部分有更圓潤的輪廓修飾，（2）Kiddee行李箱的車輪被覆蓋，（3）Kiddee行李箱的卡扣周圍環繞的高起脊部，（4）Kiddee行李箱的正面及背面底部都沒有突出的下唇部設計。儘管有前述的差異，因為Kiddee行李箱與系爭註冊設計都具有看起來像動物的鼻子和尾巴的卡扣等特徵，整體印象還是近似的，因此認定Kiddee行李箱侵權。

英國上訴法院的上訴決定[2]

PMS不服英國高等法院的判決，向英國上訴法院提起上訴。PMS主張，一審法官忽略了Kiddee行李箱所有的表面裝飾，希望上訴法院重新評估。Magmatic公司回應：一審法官的事實判斷完全正確。上訴法院則說明：如果要重新評估侵權的事實，必須先了解歐盟設計的法律規定，再解釋註冊設計的保護範圍。

註冊設計保護範圍之解釋

上訴法院法官Kitchin說明：檢視OHIM[3]的審查指南（Examination of Applications for Registered Community Designs）中有關設計圖式之規定[4]，註冊設計申請案可提出黑白線稿圖式（如圖5所示）、黑白灰階的單色畫（monochrome）或彩色圖式（如圖6所示）；如果顏色不構成註冊設計請求保護之部分，應以黑白單色圖式或照片提出申請。如果是以特定的顏色作為註冊設計請求保護之一部分，可以提交全部或部分的彩色圖式；同樣地，如果單一色彩是設計的一個設計特徵，可以透過不同顏色之單一背景的圖式來呈現。

註冊設計的保護範圍必須從圖式得知。原則上，線稿圖式的保護範圍比較寬廣，如果圖式中有色彩呈現，而特定的色彩也不是設計特徵，解釋就變得困難。

圖5 SOGIPA的行李箱設計

圖6 HANGZHOU ABC嬰兒公司的行李箱設計

視覺印象之整體比對

設計之間的評估是以適度認知使用者的觀點為之。兩個設計之間的觀察比對必須要整體（globally）考量。正如人們所期望的，在觀察比對及判斷時，適度認知的使用者對於該設計領域中共通特徵的權重，要少於那些非該設計領域共通設計特徵的部分。同時，適度認知的使用者應特別關注該領域的設計師可盡情發揮自由度的設計特徵。整體視覺印象的分析並不局限於前述的考量，但是，整體評估也需要考慮該設計應用於或實施於產品之中，產品是否因而更具有視覺效果。

法官Kitchin說明：一審法官並沒有考慮到「設計一體」的整體印象，系爭註冊設計與被告設計的整體評估必須考量他們各自創造的視覺印象，這種印象並不只是他們的正面及側面所呈現的設計特徵，必須將其他的設計特徵都考慮在內。

Kiddee的昆蟲版行李箱有兩種色調的色彩及箱體側面的斑點等特徵，明顯影響到所產生的視覺印象。它看起來像一隻瓢蟲，頂端的扶手看起來像觸角，整體形狀傳達出一種與系爭註冊設計完全不同的視覺印象，動物版行李箱在鼻子兩側的鬍鬚及箱體側面的條紋，傳達給適度認知使用者，這是一隻有軟質耳朵的老虎，而不是有長角的動物。

圖7 系爭註冊設計與PMS的Kiddee 行李箱比較圖

法官Kitchin說明：一審法官的第二個錯誤是忽略系爭註冊設計的車輪與箱體之間的顏色對比。這一點在系爭註冊設計是一個相當醒目的特徵，而被告設計中的確沒有這個特徵。

Kiddee的行李箱設計讓適度認知使用者產生與系爭註冊設計不同的視覺印象。(1)Kiddee行李箱的外型輪廓是不對稱的，(2)Kiddee行李箱側面沒有半橢圓形狀的切面，(3)Kiddee行李箱的車輪被輪拱覆蓋，(4)系爭註冊設計有一個圓形標籤連接在肩背帶的後側，(5)兩個設計的肩拉帶、扶手及卡扣部分有很大的差異，(6)系爭註冊設計的正面與背面底部有一個類似裙擺狀的凸唇部。

法官Kitchin總結：系爭註冊設計給人的整體印象是一個有角的動物，是一個時尚且現代感的設計。相較之下，Kiddee行李箱設計更為柔性及更加圓潤，傳達出非常不同的整體印象。因此，Kiddee行李箱並沒有侵害系爭註冊設計。

英國最高法院的最終判決

Magmatic公司向英國最高法院（簡稱最高法院）提起上訴並主張：歐盟設計法規定，設計必須是新穎的、獨特的才會受到保護。在考慮侵權與否的事實問題，除非一審法院犯了原則上的錯誤，上訴法院不應該推翻一審法官的決定。

最高法院認為：上訴法院自己決定了侵權的問題，法官是基於三個爭點的法理探究而得到不同的結論。我們將依次討論這些爭點，不過，在此之前，要先考慮到探究歐盟註冊設計整體印象的正確方法。

歐盟註冊設計呈現的整體印象

歐盟設計法第10條規定：歐盟設計保護的範圍包含任何不會使有相當認知使用者產生不同整體印象的設計，甚至包含不同種類的產品。第2項：在評估保護的範圍時，設計師發展設計的自由度（the degree of freedom in developing the design）應納入考量。

審查指南的5.3章節規定「想要排除保護的設計特徵可使用的標示方式」，申請人應該在圖式中以明顯的方式標示出不想主張或是想要排除保護的設計特徵，在黑白線稿圖式中以虛線或斷線的方式呈現，在黑白或彩色照片中以顏色遮蔽或模糊化的方式呈現，或是以有顏色的線條圈選要保護的範圍。至於圖式中有色彩或沒有色彩存在的情況，正如法官Kitchin在判決中的解釋：註冊設計申請案可提交黑色和白色的單色畫或是彩色的圖式。如果色彩不構成設計的一部分，就提交傳統的黑白色調的單色圖式。如果特定的顏色是註冊設計請求的一部分，可以在設計的全部或部分使用該特定色彩。如果單一顏色也是設計特徵，可在不同色系單一顏色的背景呈現。

然而，上訴法官Kitchin與一審法官Arnold之間對於本案中系爭註冊設計CAD影像的單一色調的性質及著色的效果，有兩種不同的意見。第一個不同之處是缺乏表面裝飾，第二個不同之處是註冊設計圖式中兩個不同色調的顏色的效果，大體上以灰色為主，但有一些部分是黑色的。

最高法院認為：每一個註冊設計的視覺印象必須由圖式本身的內容來解釋，線稿圖式可能被解釋為不排除表面裝飾，保護範圍甚至大於一個CAD影像的圖式。Schlötelburg博士支持這種說法，他的文章中寫道：「凡在註冊設計中揭露的色彩都是要主張的，而黑白單色的圖式或黑白照片可涵蓋所有的色彩。原則上，最寬廣的保護範圍是在黑白線稿圖式中僅揭露設計的外觀形狀，照片揭露的往往不僅只有形狀、還有表面結構及材料，從而縮小保護範圍」。

爭點1：有角動物的整體外觀

最高法院說明：法官Kitchin在判決中寫著，「系爭註冊設計予人的整體印象很清楚的是一隻有角動物，而一審法官對此卻沒有給予適當的權重」。我們不能期待主審法官在每一案件都指明那些因素會影響他的決定，但是法官必須要能充分了解和仔細判斷，哪些因素是明顯且重要的，上訴法院可以適當地推斷出一審法官沒有提及這些重點。

爭點2：Kiddee行李箱的表面裝飾

最高法院說明：法官Kitchin認為，一審法官Arnold法官沒有考慮系爭註冊設計缺乏表面裝飾的效果，就因為缺乏表面裝飾，而強化有角動物的視覺印象。這個論點是有限制的，除非這些表面裝飾本質上確實會減損由系爭註冊設計的有角動物印象。然而我們接受這個說法，上訴法院對於第二個爭點的見解是正確的。

爭點3：系爭註冊設計兩個色調的顏色對比

法官Kitchin認為，一審法官Arnold法官忽視了註冊設計行李箱的殼體和車輪之間的顏色對比。上訴法院認為，系爭註冊設計係由CAD產生的3D影像的行李箱，主體表面呈現均勻的灰色，但有黑色的條幅，黑色肩拉帶及黑色輪轂。我們很自然推論，圖式中以黑色顯示的組件旨在與主體的顏色構成對比。

最高法院說明：上訴法院是認定是正確的。系爭註冊設計所主張的不僅是行李箱的形狀，還包含在形狀上使用兩種對比的顏色，

最高法院的決定

最高法院拒絕參考歐盟法院（the Court of Justice of the European Union, CJEU）的先例且說明：上訴的爭點是有關如何解釋一個特定的註冊設計的整體印象。另外，關於沒有表面裝飾不能成為註冊設計的特徴的議題，沒有理論基礎可參考。

最高法院肯定上訴法院的決定並駁回Magmatic公司的上訴。最高法院院長兼大法官Neuberger總結說明：系爭註冊設計整體印象是一個有獨角的動物，而Kiddee手提箱的動物造形沒有獨角，但有耳朵或觸角。儘管這些手提箱之間有些相同的特徵，但這些設計並不是相同的設計。

後續的影響

註冊設計保護的是設計而不是設計概念

這個判決凸顯出幾件事情。歐盟註冊設計制度保護的是設計，而不是設計概念；申請註冊設計得到的保護範圍不一定與產品的創造性相對稱；以及註冊設計的圖式準確表述的重要性。

Magmatic公司創始人Rob Law表示，最高法院的判決對於該公司是個災難性的打擊，並且對整個英國的設計師帶來巨大的不確定感。Rob Law說明：我們認為PMS故意侵犯Trunki外觀的設計權，對這種行為提出抗議且訴諸法律，並且一直上訴到最高法院，最後卻只得到抄襲沒有侵犯設計權的判決。

然而，Neuberger說明：最高法院做這個判決的背後原因是，這個案件所爭執的是一個設計，而不是設計概念。Trunki的設計概念是一個看起來像動物且可以騎乘的行李箱，不過Magmatic公司提出申請的是歐盟註冊設計，歐盟註冊設計制度保護的是產品的外觀設計，而不是設計概念。

除了PMS的兒童行李箱，還有其他公司也設計了幾款動物造形的兒童行李並提出註冊設計申請，2010年9月，Toy most智慧財產權公司申請行李箱的註冊設計（如圖8左側所示），2014年1月，NINGBO YINZHOU YUECHENG兒童產品公司提出行李箱的註冊設計申請（簡稱NINGBO設計，如圖9右側所示），2014年5月申請的HANGZHOU ABC嬰兒公司行李箱的註冊設計（如圖6所示）。

圖8 Toy most的兒童行李箱註冊設計

2014年3月17日，Magmatic公司以系爭註冊設計為證據，向OHIM的無效部門提出002385419-0001註冊設計無效宣告申請。不過，2015年4月21日，無效部門認為，系爭註冊設計與NINGBO設計之間在箱體外形輪廓、顏色配置等有多處設計特徴的差異，而且兩個設計之間的差異，使得NINGBO設計產生異於系爭設計專利的整體印象，拒絕Magmatic公司的宣告無效申請。

圖9系爭註冊設計與NINGBO 設計之比較圖

先前設計會限制註冊設計的保護範圍

1998年Magmatic公司創辦人發表的原型模型（如圖4左側所示的Redeo設計）已經有乘坐手提箱的設計概念，2003年才提出系爭註冊設計的申請。這意味著系爭註冊設計的某些特徵不是唯一的，因而縮小了整體印象的近似範圍。也由於Redeo設計與系爭註冊設計之間的差異，使得PMS提出「擠進（squeeze）」兩個設計之間的主張，也就是其產品比較像早先的Redeo設計，比較不像系爭註冊設計，所以不會侵害系爭註冊設計的設計權。

註冊設計的圖式準確表述的重要性

法官Kitchin認為，系爭註冊設計請求的不僅是產品的形狀，還包含形狀與特定顏色對比的組合，這使得系爭註冊設計與PMS的涉嫌侵權產品之間的差異更為顯著。因此，當設計的表面裝飾顯著會影響設計的整體印象，要在一申請案中同時提交有表面裝飾及沒有表面裝飾的不同設計，才能得到最好的保護。

大法官Neuberger在附帶意見中建議：如果註冊設計只有主張外觀形狀，黑白線稿圖式是最適合的圖式。如果想使用色彩對比，會被認為是註冊設計的一項重要特徵（如圖10所示）。設計師及創新者應注意的是，申請註冊設計所提交的圖式要能準確表達想要保護的範圍，這樣註冊設計將來才能對抗任何近似形狀的產品。

圖10 中國大陸的兒童行李箱外觀設計專利

備註:

1. 參照Magmatic Ltd v PMS International Ltd [2013] EWHC 1925 (Pat); [2013] E.C.C. 29。
2. 參照Magmatic Ltd v PMS International Ltd [2014] EWCA Civ 181; [2014] E.C.D.R. 20 (CA (Civ Div))。
3. 歐盟內部市場調和局(OHIM)已於2016年3月改為歐盟智慧財產局（European Union Intellectual Property Office, EUIPO）。
4. 參照審查指南第3.3章節 “Representation of the design suitable for reproduction”以及第5章節"Additional Requirements Regarding the Reproduction of the Design”。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們