這是關於俄羅斯著名伏特加酒品牌商標Stolichnaya所有權爭議。被告Spirits Int'l（SPI）聲稱其Stolichnaya商標所有權是通過蘇聯國有企業的私有化獲得。VVO-SPI是Stolichnaya在美國註冊商標時的最初擁有者，2000年，俄羅斯法院認為Stolichnaya這商標沒有被確實地私有化，這意味著蘇聯（即現在的俄羅斯聯邦）保留了Stolichnaya商標的所有權。

俄羅斯聯邦之後成立了聯邦財政部企業（FTE），承接Stolichnaya商標。在早期美國的訴訟中，FTE狀告SPI違反蘭哈姆法§32（1），指控其侵犯註冊商標以及其他類似的聯邦和各州的要求。一審法院駁回其訴求，因為俄羅斯聯邦並沒有明確地將Stolichnaya商標轉讓給FTE，而FTE的非§32（1）相關商標權利訴求，也被駁回或以其他方式放棄。

在一審法院的判決之後，俄羅斯聯邦指示其聯邦機構：國有資產管理局將Stolichnaya商標在俄羅斯聯邦的權利正式轉讓給FTE。隨後FTE提出最新的訴訟，再次對SPI提出蘭哈姆法§32（1）和其他要求。一審法院再次裁定，FTE沒有資格提出§32（1）的訴求，因為根據俄羅斯法律轉讓是無效的。一審法院還裁定，FTE的非§32（1）要求遭到了司法管制權和怠誤的禁止。FTE提出上訴。

在上訴中，上訴法院認為一審法院在Stolichnaya商標權利轉讓的有效性是從兩個相關的理論考慮：他國法規和國家行為學說。根據他國法規，法院應拒絕審查外國政府的法律條文，除非這些法律條文有違美國的政策。上訴法院沒有發現反向政策利益來反駁一審法院的判決。根據國家行為學說，一個主權國家法院應避免在國境內進行審查另一個主權國家政府的行為。上訴法院發現，此商標權利轉讓是一個外國主權的行為，在俄羅斯境內有效，因此拒絕SPI所提出，國家行為學說不適用於商業行為的觀點。上訴法院還認為，司法審判權並沒有禁止FTE的§32（1）訴求，因為在一審時都沒有對案情的裁決。

雖然上訴法院駁回併發回一審法院重審FTE的§32（1）要求，但也肯定一審法院以怠誤拒絕了FTE的非§32（1）訴求，因為FTE在第一次拿到訴訟判決六年後才提出第二次訴訟，中間不合理地拖延了很多年。

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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