在修改商標侵權永久禁令的問題上，美國聯邦上訴第六巡迴法院認為，由於實際情況的變化，如果永久禁令不再能「達到其原先的目的」，該禁令可能會被修改。LFP IP, LLC v. Hustler Cincinnati, Inc., Case No. 15-3135 (6th Cir., Jan. 13, 2016) (Sutton, J.).

Jimmy和Larry Flint兩兄弟，從原來於辛辛那提創業的「江湖浪子俱樂部（The Hustler Club）」酒吧和夜總會開始，長期涉入一項商業糾紛。Larry創立了Hustler企業並註冊商標，最終合併成一家公司：LFP；Jimmy則斷斷續續在LFP公司工作，直到2000年開設自己的零售商店：Hustler Cincinnati。直到兄弟倆在2009年鬧翻前，Jimmy持續支付商標使用許可費給Larry。

Larry的公司最先控告Jimmy侵犯Hustler商標權、不正當競爭和違反幾個州的法律。一審法院批准了商標侵權簡易判決（summary judgment），並出具了永久禁令，禁止Jimmy和他的公司使用HUSTLER商標，並禁止Jimmy使用Larry及其公司擁有的其他任何商標。這一判決被上訴法院認可。

Jimmy被禁止使用任何Larry擁有的HUSTLER和其他商標

當Jimmy開了一家名為「FLYNT Sexy Gifts」的新零售商店，Larry和他的公司為其已擁有的「Larry FLYNT」商標提出一個侵權動議，控告Jimmy蔑視及違反法院禁令。一審法院拒絕其蔑視動議，認為該禁令並不能直接禁止Jimmy在新商店的行為。根據此一判決，Larry提交了另一份動議，要求修改原先禁令的範圍。

聽證會之後，一審法院批准其動議，理由是Jimmy使用「FLYNT Sexy Gifts」很可能會與「Larry FLYNT」商標混淆。修改後的禁令防止Jimmy和他的公司，除非在相同的字體大小、顏色和款式，以及在相同的背景顏色配上「Jimmy」的名字，否則無論任何在銷售、推廣成人娛樂產品或服務的廣告上，都不得使用「FLYNT」名稱。Jimmy對禁令修改提出上訴。

禁令修改可以因應情況改變為目的

在上訴中，上訴法院認為一審法院對禁令的修改正確。上訴法院認為，Jimmy的行銷計畫會誤導消費者，以為他的店與Larry的Hustler品牌形象有關。上訴法院並澄清說，適當修改永久禁令的標準不需以會造成「嚴重錯誤」為修改標準，因為最高法院已經在1932年的United States v. Swift & Co.,案件中駁回。修改可以是為了因應實際情況的變化，也就是說一審法院可以因不再能「達成其原先的目的」而修改禁令。因此，上訴法院認為，基於Jimmy的新舉動侵害Larry和他的公司商標，一審法院修改原來的禁令是適當合理的。

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們