Lismont居住在比利時。他聲稱在1995年應焊接設備製造商Binzel-Germany的要求，開發一套製造程式。據原告宣稱，在他告訴被告其程式的細節後，該公司以其一位的員工為名，而不是以Lismont做為發明人的名義申請專利。

三個相關的申請如下：

• 一個德國專利；
• 一個專利合作條約（PCT）從德國專利申請優先權；
• 一個美國專利，從PCT申請要求優先權。美國專利是針對一種為在金屬惰性氣體焊接而製造的接頭的具成本效益的方法。

原告首先於2000年在德國提起訴訟，指控他是德國專利的真正發明人，在2002年他提交第二次類似指控。德國的訴訟最終被否決，法院認為原告未能充分證明自己是發明人。

2012年，Lismont在美國通過35 USC§256尋求發明人更正的訴訟。在Binzel發現後，決定以原告延誤提出訴訟的原因向法院要求做出簡易判決（summary judgment）。被告指出，Lismont知道經由PCT申請的美國專利是在2002年獲證，但卻在10年後才在美國提出訴訟，延誤的事實相當明確。

美國一審法院駁回Lismont的請求

一審法院批准被告的動議，認為原告的發明人更正訴訟，因為延誤提出而應該被禁止。一審法院的論點是，Lismont提出訴訟時，應當或者已經知道該項美國專利獲證已超過六年的時間。一審法院進一步認為，原告未能提出反駁延誤訴訟的證據，或合理延誤訴訟的理由。Lismont提出上訴。

簡易判決的命令通常是根據證據及事實從頭審查（de novo）的一個公平原則。上訴法院審查了一審法院在做出判決時是否濫用自由裁量權。對於該延誤判決，上訴法院同意延誤的推定適用，認為一審法院「正確地裁定Lismont沒有提出足以反駁延誤推定的原因。」在做出這一結論前，上訴法院駁回上訴人的兩個論點。首先，法院認為Lismont延誤的推定是不恰當的。Lismont主張對該事件他一直在歐洲法院進行訴訟，以辯護他的發明人權利，因此他並沒耽誤美國的訴訟。上訴法院不同意，並解釋說，為了避免觸發延誤，Lismont應該在美國專利核發的六年內，在美國提出他的專利發明權更正訴訟。

國外訴訟並非美國訴訟延誤的合理事由

其次，Lismont爭辯說，他在歐洲訴訟的努力應可以用來反駁美國延誤的推定。上訴法院也駁回了這一論點，認為一個外國訴訟只能在其訴訟所在的國家免除原告的延誤責任，而且原告有意以其在國外完成的訴訟來訴求其在美國的權利。因此，在美國的訴訟並沒有充分的通知或威脅。僅僅在外國司法管轄區開始專利訴訟，不足以反駁延誤的推定。

參考資料：

1. http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/14-1846.Opinion.2-11-2016.1.PDF

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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