美國著作權法第505條規定：「本法下的任何民事訴訟，法院有裁量權可判賠任何當事人的全部成本…。除非本法另有規定，法院可以判予勝訴方合理律師費用，作為其成本之一部分。[1]」但是，原則上著作權的訴訟中，勝訴方是否一定能獲得法院判決賠償律師費用，取決於法院的裁量權。2016年，美國聯邦最高法院受理了John Wiley & Sons, Inc. v. Kirtsaeng案，該案就是涉及著作權訴訟勝訴方請求敗訴方賠償律師費用的爭議。以下介紹該爭議。

判賠律師費用的標準

美國著作權法第505條雖然規定，法院可以判予勝訴方合理律師費用，在1994年最高法院的Fogery v. Fantasy案[2]中指出，其乃賦予地區法院裁量權，且其裁量為一種衡平的裁量（equitable discretion），並沒有一個精準的規則或公式。

在Fogerty案中，最高法院同意第三巡迴上訴法院所提的參考因素，諸如：無意義（frivolousness）、動機（motivation）、在事實面和法律面客觀上不合理（objective unreasonableness）、在特定情況下需要促進賠償和嚇阻的考量（considerations of compensation and deterrence）。法院在行使其裁量權時可參考這四個因素，決定要不要判予律師費用，只要這些因素忠於著作權法之目的，且以公平的方式同時適用於原告和被告[3]。

John Wiley & Sons, Inc. v. Kirtsaeng案事實

2013年美國最高法院判決Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.案，該案中的系爭著作，乃國外合法製造的教科書。被告Kirtsaeng從泰國搬到美國唸書後，請家人朋友在泰國購買英文教科書，輸入到美國。這些英文教科書乃是Wiley出版社在亞洲的子公司所印製銷售，並且註明不可將該書輸入回美國銷售。而Kirtsaeng收到家人朋友寄來的書後，在美國轉售這些英文教科書。因此，出版社Wiley控告其侵害輸入權與散布權，但被告Kirtsaeng主張第一次銷售原則抗辯[4]。

該案中，最高法院由Breyer大法官撰寫的多數意見，推翻過去法院見解，認為美國著作權法第109條第一次銷售原則中所提到的「依據本法合法製造」，並沒有地理區域之限制，不用限於美國境內的製造，亦可包括美國境外的合法重製物。爭執的焦點在於，所謂的「在本法下合法製造」的「在本法下」（under this title），是否是指適用美國著作權法的美國？原則上，美國著作權法當然只適用於美國，但是在很多條文中講到某一行為要件，也會規範到國外之行為。所以，Breyer大法官認為，著作權法的適用，並不全然一定限於美國[5]。其認為，所謂的under this title，不需要如第九巡迴上訴法院做複雜的區分，只要是合法製造之著作重製物，不論國內製造還是國外製造，均有第109條「第一次銷售原則」之適用，即可銷售或以其他方式處分該著作物，包括輸入回美國[6]。

Kirtsaeng案之判決，改變了美國輸入權的適用範圍，只要是國外合法製造之重製物，不再適用輸入權，僅有國外非法之重製物，方有輸入權之適用。

本案最高法院判決Kirtsaeng勝訴後，Kirtsaeng反而根據美國著作權法第505條，要求當初的原告Wiley出版社應賠償其律師費用及訴訟費用。一審乃由紐約南區地區法院審理，並於2013年年底做成判決[7]。

各巡迴法院採取不同標準

目前各巡迴上訴法院對於是否判賠律師費用，採取不同標準：1.第九和第十一巡迴上訴法院，採取的標準是，勝訴方的請求或抗辯，是否有助於促進著作權法之目的（advanced the purposes of the Copyright Act）。2.第五和第七巡迴上訴法院，原則上只要勝訴方都會推定應判予律師費用。3.第三、四、六巡迴上訴法院，則會逐一討論 Fogerty v. Fantasy案所列出的四個非窮盡的參考因素。4.第二巡迴上訴法院則對於敗訴方請求的「客觀合理性」（objective reasonableness）給予「相當的份量」（substantial weight）[8]。

第十一巡迴上訴法院曾經指出，是否判與律師費用，要考量的是，其是否可以促進著作權法的利益，例如，鼓勵被告對不合理的請求提出異議或提出抗辯，這不只可以嚇阻侵權，亦可以確保「著作權法的界線可以盡可能地清楚，讓有價值的著作可以盡可能地被公開揭露」[9]。 至於紐約州所屬的第二巡迴上訴法院，則特別強調「客觀上合理性」這個因素，以決定是否判予律師費用[10]。例如，在2001年的Matthew Bender案中，其認為之所以要強調「客觀上合理性」，乃因為最高法院在Fogerty案告誡，必須忠於著作權法之目的。而著作權法的主要目的就是鼓勵創作，但若著作權人起訴時有客觀上合理的主張，在敗訴時卻要求其賠償律師費用，一般而言無法促進前述著作權法鼓勵創作之目的。其也指出，當案件涉及新議題或勝負接近（novel or close）時，法院不應判賠律師費用，因為這種訴訟可以釐清著作權法之界線，因此不應該讓律師費用賠償使潛在的原告或被告不願訴訟[11]。不過，Matthew Bender案中，第二巡迴上訴法院也提到，除了「客觀上不合理」這個因素外，地區法院仍可以考量其他因素，在某些情況下，即便敗訴方的主張客觀上合理，但基於衡平的考量仍要求其賠償律師費用[12]。

客觀合理性等四個考量因素

紐約南區地區法院採取第二巡迴上訴法院的「客觀合理性」之標準，認為原告Wiley出版社的主張，在事實上和法律上，客觀上並非不合理。因為Wiley出版社的主張，至少在原來的地方法院、上訴法院獲得支持，在最高法院也獲得三位大法官支持[13]。

除了「客觀合理性」此一因素外，前述最高法院的Fogarty案中提到的其他三個因素是：無意義（frivolousness）、動機、有需要促進其他賠償和嚇阻的考量。因而地區法院逐一考量這三個額外因素。

首先，Wiley出版社的訴訟並非毫無意義。所謂的無意義，乃指其在法律上或事實上欠缺主張基礎。既然Wiley出版社的訴訟不是客觀上不合理，當然也不會是無意義的[14]。其次 ，Wiley出版社的動機並非不適當。著作權人捍衛自己的獲利，此並非不適當的動機。此外，由於Wiley出版社在訴訟中有請求假扣押Kirtsaeng的財產，Wiley出版社對此行為的說明是，因為他們發現Kirtsaeng有脫產的行為，所以才在訴訟中採取這些積極手段，也並非不合理[15]。 第三，地區法院認為，其他賠償和嚇阻的考量，也沒有太大影響。就賠償方面，由於本案中Kirtsaeng先生的律師，乃義務替其辯護，故Kirtsaeng事實上沒有支付任何法律費用，也沒有義務支付法律費用。甚至，Kirtsaeng先生因為贏得了原本的官司，所以可以繼續輸入國外書籍賺取差價。因此，地區法院認為，本案在賠償的衡平考量上，並不重要，沒有強過Wiley出版社之請求並非客觀上不合理這一點[16]。

至於嚇阻考量方面，Wiley所從事的訴訟行為並不惡劣，不需要用律師費用來嚇阻這樣的行為。原因在於，Wiley出版社之所以會提出當初的訴訟，乃是因為若根據之前法院對輸入權的解釋，Kirtsaeng確實會侵害Wiley的輸入權和散布權。這種信賴法院之前見解而提出的訴訟，不應該被嚇阻。而且，如果是一個針對新議題或未解決的爭議提起訴訟，這種行為也不該被嚇阻[17]。

其他考量因素

此外， Kirtsaeng認為，最高法院在Fogerty案中提到，上述四個因素都是供法院裁量參考用，也並非窮盡（no-exclusive）。因此，Kirtsaeng又額外提出三個因素，認為應該判予律師費用：1.Kirtsaeng的勝訴，有助於釐清著作權法和第一次銷售原則的範圍。2. Kirtsaeng在此訴訟中勝訴的程度。3.本案雙方當事人的財富和勢力差距甚大[18]。但地區法院卻一一反駁其論點。

一，雖然被告Kirtsaeng的勝訴，有助於釐清第一次銷售原則的適用範圍，但同時也是仰賴原告Wiley公司願意冒險提起訴訟的結果。當涉及新議題或勝負相近的案件時，原告的起訴也值得鼓勵，被告提出抗辯也值得鼓勵，法院需要平衡兩者，不可以因為要求敗訴的原告賠償律師費用，而造成寒蟬效應[19]。

但是Kirtsaeng主張，要不是期待可以拿到律師費用判賠，他根本不會願意繼續上訴到最高法院，以釐清著作權法的範圍。但是，地區法院指出，由於本案議題新穎且非常重要，所以才有律師願意義務替其辯護。甚至，法院再度指出，Kirtsaeng先生在本案勝訴的結果，就是可以繼續轉售進口書而獲利，不像其他著作侵權案件中被告沒有獲利的機會[20]。

二，Kirtsaeng主張，他之所以勝訴，是直接援引第一次銷售原則，而非一些無關緊要的時效抗辯或遲延抗辯，也就是說，他勝訴的程度是很高的。但是地區法院認為，勝訴的程度，是在判賠律師費用金額時考量的因素，而非是否要判予律師費用的考量因素。地區法院認為，勝訴的程度，與是否要判予律師費用而促進著作權法的利益，兩者無關[21]。

三，Kirtsaeng認為原被告雙方的財富力量差距甚大，故應該壓過Wiley的請求「客觀上合理」這點。但地區法院認為，財富的差距只是在決定判賠律師費用金額時的考量因素，而非決定要不要判賠的考量因素。法院認為，財富的差距跟是否能促進著作權法的目的無關，其也與在新穎或勝負接近的案件中鼓勵合理起訴或有效抗辯無關[22]。

最後，地方法院認為，原告Wiley出版社所主張的侵害輸入權及散布權，並非客觀上不合理，至於其他衡平考量的因素，也無法壓過「並非客觀上不合理」這一點，因而拒絕Kirtsaeng所請求的律師費用[23]。

最高法院受理此案

Kirtsaeng對此律師費用的判決不服，又上訴到第二巡迴上訴法院。第二巡迴上訴法院於2015年做出判決[24]。上訴法院認為，對於地區法行使判賠律師費用裁量權時，原則上應予尊重，除非有濫用裁量權的問題，方可推翻地區法院判決[25]。

第二巡迴上訴法院在一註腳中提到，其並不完全贊成地區法院對其他因素的考量。其中最關鍵的就是，本案就賠償方面的考量，地區法院認為Kirtsaeng的律師是義務辯護，所以沒有真的支出律師費用，所以不用判賠律師費用，但是，這樣的結果，將造成以後就沒有律師願意替沒錢的被告義務辯護，而無法鼓勵有理由的請求以及有效的抗辯，以協助釐清著作權法的範圍[26]。但是，原則上因為地區法院並沒有濫用裁量權，所以第二巡迴法院支持一審判決[27]。

Kirtsaeng對二審判決不服，又上訴聯邦最高法院。最高法院於2016年1月接受審理本案。我們對於最後的判決，拭目以待。

備註

1. 17 U.S.C. §505(“In any civil action under this title, the court in its discretion may allow the recovery of full costs by or against any party other than the United States or an officer thereof. Except as otherwise provided by this title, the court may also award a reasonable attorney’s fee to the prevailing party as part of the costs.”)
2. Fogerty v. Fantasy, Inc., 510 U.S. 517, 534 (1994).
3. Fogerty, 510 U.S. at 534 n. 19 (quoting Lieb v. Topstone Indus., Inc., 788 F.2d 151, 156 (3d Cir.1986)).
4. Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 133 S.Ct. at 1356.
5. Id. at 1359.
6. Id. at 1359-60.
7. John Wiley & Sons, Inc. v. Kirtsaeng, No. 08–cv–07834 (DCP), at 1 (S.D.N.Y., Dec. 20, 2013).
8. Daniel M. Cislo, Supreme Court Agrees to Take Two IP Cases in 2016, Posted February 4, 2016, In IP Blog, http://cisloandthomas.com/supreme-court-agrees-to-take-two-ip-cases-in-2016/.
9. Mitek Holdings, Inc. v. Arce Eng’g Co., 198 F.3d 840, 842–43 (11th Cir.1999).
10. Matthew Bender & Co. v. West Publ’g Co., 240 F.3d 116, 121–22 (2d Cir.2001).
11. Id. at 121.
12. Id. at 122.
13. John Wiley & Sons, Inc. v. Kirtsaeng, No. 08–cv–07834 (DCP), at 2.
14. Id. at 3.
15. Id. at 3.
16. Id. at 4.
17. Id. at 4.
18. Id. at 4.
19. Id. at 5.
20. Id. at 5.
21. Id. at 5.
22. Id. at 6.
23. Id. at 6.
24. John Wiley & Sons, Inc. v. Kirtsaeng, 605 Fed.Appx. 48(2ed. Cir, May 27, 2015).
25. Id. at 49.
26. Id. at 50 n.2.
27. Id. at 50.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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