美國聯邦上訴巡迴法院（上訴法院）確認在單方面複審（ex parte reexamination）專利審核中，發現專利權人犯下不正當的行爲。The Ohio Willow Wood Company v. Alps South, LLC, Case Nos. 15-1132; -1133 (Fed. Cir., Feb. 19, 2016) (Bryson, J) 案中，上訴法院在取消一專利權人因缺乏立場故意侵權的判决之後不到一年做此確認。

Ohio Willow Wood (Willow) 狀告Alps South (Alps) 指控Alps侵犯其專利。當一審法院保持延遲，在兩個連續單方複審程序中，Alps提出有效的挑戰。在第一複審中，Willow通過修改其專利項目，設法避免先前現有技術，指出他們的發明是在內裡有膠體的義肢襯墊。然而，在第二複審中，Alps提出現有技術的進一步證據，顯示Willow提出的修改在先前現有技術中也是公開的。

尤其是，Alps從一個在義肢領域的同行競爭對手 – Silipos ，提出一個以廣告形式公開的證據，並聲明和收集Silipos員工證詞，證明Silipos在其專利有效申請日之前，已在賣內裡有膠體的義肢襯墊。專利審查員同意Alps提供的證詞和拒絕Willow的控訴，因爲是顯而易見的。於是Willow上訴到專利審查和上訴委員會（PTAB或委員會）。

爲了克服Silipos的現有技術，Willow認爲Silipos員工的證詞是不可靠的，是未經證實的，而且證人對於現有技術的産品獲得專利授權金的結果非常感興趣。委員會同意和扭轉審查員拒絕Willow控訴的决定，在Silipos雇員的證詞是未經證實的基礎上，該證人是有利害關係的第三方。

第二複審完成後，一審法院解除了延遲，Alps隨即提出簡易判决的動議要求：「Willow的主張無效和在美國專利商標局（USPTO）複審期前Willow的行爲是不正當」的簡易判决。一審法院批准Alps認爲告訴無效的簡易判决動議，但否决Alps關於Willow不正當行爲的動議，得出的結論是在Willow的部份有一個不正當行爲事實的審訊問題。於是雙方都提出上訴。上訴法院確認告訴無效的簡易判决，但扭轉和還押不正當行爲的簡易判决裁定。

對於還押，根據Colvin先生（Willow的研發總監）的行爲，一審法院發現在第二次複審過程中，他犯有不正當行爲，是有關其被質疑證詞的論點未經證實。Willow雇用相同的律師事務所處理訴訟和專利複審兩項程序，然而，該公司在處理複審和處理訴訟的律師之間隔著藩籬。Colvin先生作爲兩項複審和訴訟程序的監督者，是Willow的訴訟和複審律師之間的聯繫。

一審法院發現，Colvin先生知道Silipos的信件，該信件材料（因爲它們證實了提交給委員會的證詞，而Willow的律師辯稱是未經證實的證詞），他沒有透露收到信件的事實及更正不實陳述。法院發現，從證據得出最合理的推斷是，在Willow故意隱瞞證據的存在是欺騙的行爲，法院隨後裁定其專利無法執行。一審法院授予Alps在第二複審後期間的律師費。Willow再提出上訴。

審查一審法院在實際問題和意圖明確錯誤的調查結果，以及基于這些濫用自由裁量權的事實，一審法院最終發現專利權人不正當行爲的結果，上訴法院認爲Colvin先生是否作出誤導性陳述或者重大遺漏影響專利可行性，他是否以特定意圖誤導或欺騙USPTO及是否從證據可以得出其故意欺騙是最合理的推論。

就像一審法院，上訴法院的結論是，Silipos信件材料，因爲它們證實了證詞中說的，Silipos只在內裡有膠體的義肢襯墊是現有技術（因爲委員會的决定開啓Willow陳述Silipos提供沒有證據可證實的證詞）。關於其具體意圖的問題，法院指出，不正當的行爲可能會間接和依特殊情况的證據來推斷，但警告說其故意欺騙性必需是「單一最合理的推斷。”」以此標準，上訴法院的結論是，最合理的推論是Willow在背後保留了Silipos的證詞確實有欺騙的意圖。

美國聯邦巡迴上訴法院的結論是：一審法院並沒有濫用自由裁量權。一審法院發現Willow未能糾正其律師向委員會提出關於保留Silipos經證實的證據是一種不正當的行爲。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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