2016年5月10日，北京市知識產權局對於「手機（100C）外觀設計專利」的侵權糾紛作出行政裁定 ，認定美國Apple公司的iPhone 6和iPhone 6 Plus兩款手機（如圖1右側所示）在外觀設計上侵犯中國深圳佰利公司（以下簡稱佰利公司）的「手機（100C）」外觀設計專利（如圖1左側所示）。除了這起侵權糾紛，Apple公司與佰利公司之間還有專利無效的行政爭訟。2015年12月2日，專利複審委員會認為Apple公司無效宣告請求的理由不能成立，作出維持涉案專利有效的決定[1]。

圖1 佰利公司的涉案專利與Apple公司的iPhone 6手機之比對圖

※本文摘錄自[解析中國手機外觀設計專利實質相同的判斷----從手機(100C)與iPhone 6 的行政裁定談起]

圖2 百加手機的官方微博所發布之iPhone 6的7大相似度圖表

事實背景

涉案專利是201430009113.9號外觀設計專利，專利權人為深圳市佰利行銷服務有限公司（亦即佰利公司），使用該外觀設計的產品名稱為「手機（100C）」，申請日為2014年1月13日，中國國家知識產權局於2014年7月9日授權公告。

2015年3月30日，Apple公司向專利複審委員會提出無效宣告請求，其理由是涉案專利不符合中國專利法第23條第1款、第2款的規定，並提交了9個證據作為對比設計[2]。本文僅分析涉案專利不符專利法第23條第1款規定之部分，探討涉案專利是否屬於現有設計之比對與判斷。

佰利公司的主張

佰利公司主張：涉案專利與對比設計相比，主要的區別特徴包括：(1)顯示區域到側邊的距離涉案專利較小；(2)涉案專利的側面是一體的圓滑外鼓弧形面；(3)涉案專利的側面與後面沒有相交線；(4)涉案專利的螢幕浮在基體表面；(5)涉案專利背部沒有內側圓角四邊形；(6)涉案專利的四個角部的弧形面是雙重R角圓滑曲面；(7)涉案專利的機體造型更加細長扁平。又進一步說明，因為上述特徵會影響手機的外觀，因此涉案專利與對比設計並不相同。[3]

涉案專利的外觀設計與主要設計特徴分析

涉案專利是由六面正投影視圖所揭示（如圖3所示）。涉案專利的整體外觀，正面顯示幕浮於手機基體，手機背面和側面為一體設計；手機上下左右四個側面為圓滑外鼓弧形面，正面至背面的過渡設計在上下左右四個方位上都是「低-高-低」趨勢的外鼓圓弧曲面設計，背面為平直面，與側面之間為圓滑過渡，沒有相交線。

圖3 涉案專利的之六面視圖及主要設計特徴[4]

關於專利法第23條第1款之規定

專利法第23條第1款規定，授予專利權的外觀設計，應當不屬於現有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公告的專利文件中。2010年版的專利審查指南第四部分第五章「無效宣告程式中外觀設計專利的審查」中說明，「不屬於現有設計，是指在現有設計中，既沒有與涉案專利相同的外觀設計，也沒有與涉案專利實質相同的外觀設計」。判斷對比設計是否構成涉案專利的牴觸申請時，應當以對比設計所公告的專利檔全部內容為判斷依據。

涉案專利與對比設計1的單獨比對

對比設計1是2013年10月16日公告的專利號201330115925.7中國外觀設計專利，對比設計1包括設計1和設計2，二者均由六面正投影視圖表示，從視圖看二者為完全相同的外觀設計。合議組認為：涉案專利與對比設計1相比，二者的相同點在於都由螢幕、外殼以及條形按鍵、聽筒、觸控按鍵、卡槽、介面槽、耳機插孔以及攝像頭和閃光燈等基本功能部件組成，且各構成部件的形狀、比例關係及相對位置分佈均基本相同，都採用了相同的長方形螢幕以及三部分式的螢幕分割設計。

合議組認為：二者主要區別在於，（1）涉案專利的顯示區域到側邊框的距離較對比設計1的略小；（2）涉案專利的螢幕浮於基體上，對比設計1的螢幕大部分沉在基體中；（3）從正面到背面的過渡設計不同；（4）涉案專利的四個角均為圓弧形倒角，而對比設計1的四個角為棱角分明的倒角；（5）涉案專利背部有簡單的文字圖案，對比設計1沒有。（如圖4藍色箭頭及數字標號所示）。

圖4 涉案專利與對比設計1之設計1之比對圖

合議組認為：由於涉案專利的螢幕浮於基體上，比設計1的螢幕整體覆蓋在基板上與螢幕大部分沉在基體中，即螢幕嵌套在邊框中，屬於兩種截然不同的設計風格；區別（2）對整體視覺效果會產生不同的影響。至於區別（3）的手機正面到背面外鼓圓滑的過渡弧面，因為產品的不同外鼓圓滑程度可以產生很大差異，因此，不能簡單地將不同外鼓程度的弧形曲面一概描述為外鼓圓滑曲面，而認定為是該類產品的慣常設計。另外，隨著智慧手機的普及，手機正面的外觀設計逐步趨向於大螢幕、簡潔式設計，而設計的重點轉向手機側面或背面的外形、棱角、弧度等部位，一般消費者對一些細節上的設計也會施以更大關注力。由於手機正面到背面的側面過渡設計、背面與側面之間的過渡設計以及四個角部的設計關係到手機產品的整個外部輪廓，同時因側面設計與正面和背面及整個機身厚度都有關聯，也會影響到產品的整體觀感，因此，上述區別（2）（3）（4）（5）之設計特徵對產品的整體視覺效果均具有顯著影響。

基於前述的分析理由，合議組認為，涉案專利與對比設計1不屬於相同或實質相同的外觀設計，符合專利法第23條第1款的規定。

涉案專利與對比設計2單獨比對

對比設計2是2013年07月10日公告的專利號201330012472.5的中國外觀設計專利，由對比設計2（如圖5右側所示）的六面正投影視圖和立體圖可得知，手機顯示幕沉在手機基體中，正面到背面的過渡設計包括四部分，中間兩段為平直面，靠前部分為斜切面，靠後部分為內收小曲率圓弧面，背面為平直面，與側面之間圓弧過渡沒有相交線。

圖5 涉案專利與對比設計2之比對圖

合議組認為：二者的主要區別在於，（1）涉案專利的螢幕浮於基體上，而對比設計2的螢幕則沉在基體中；（2）從正面到背面的過渡設計不同；（3）涉案專利的四個角部均為圓弧形倒角，而對比設計2的角部則為棱角分明的倒角；（4）背部音孔以及條形按鍵和卡槽的分佈位置不同，涉案專利背部有簡單的文字圖案，對比設計2沒有。（如圖5綠色箭頭及數字標號所示）。

基於前述的分析理由，合議組認為：涉案專利與對比設計2二者在手機(1)正面到背面的過渡設計(2)、四個角部的造型以及(3)螢幕與基體的相對位置關係等方面存在區別，這些區別並不屬於專利審查指南第四部分第五章所列的幾種實質相同的情形，因此涉案專利與對比設計2不屬於相同或實質相同的外觀設計。

涉案專利與對比設計4單獨比對

對比設計4是2013年06月19日的專利號201230583273.5的中國外觀設計專利，由六面正投影視圖和立體圖可以看出，對比設計4手機（如圖6右側所示）的整體形狀為具有四個圓弧倒角的細長款長方體形狀。合議組認為：涉案專利與對比設計4的相同點在於都由螢幕、外殼以及條形按鍵、聽筒、觸控按鍵、卡槽、介面槽、耳機插孔以及攝像頭和閃光燈等基本功能部件組成，且各構成部件的形狀、比例關係及相對位置分佈均基本相同，都採用了相同的長方形螢幕以及三部分式的螢幕分割設計，背面為平直面。

合議組認為：二者主要區別在於，（1）從正面到背面的過渡設計不同；（2）涉案專利的四個角部為圓潤雙曲面圓弧形倒角，而對比設計4的角部則僅為單曲面倒角；（3）攝像頭和閃光燈的位置，以及條形按鍵和卡槽的分佈位置也不同。（如圖6紫色箭頭及數字標號所示）。

圖6 涉案專利與對比設計4之比對圖

基於上述的分析理由，合議組認為：涉案專利與對比設計4的相同點屬於涉案專利同類直板智慧手機產品的常規設計，二者在手機正面到背面的過渡設計、四個角部的造型方面都存在區別，因此，涉案專利與對比設計4不屬於相同或實質相同的外觀設計，符合專利法第23條第1款的規定。

涉案專利與對比設計3之比對

對比設計3是2013年01月09日公告的專利號201230459280.4的中國外觀設計專利，由六面正投影視圖和立體圖可看出，對比設計3（如圖7右側所示）的顯示幕浮於手機基體上，從正面到背面的過渡設計在上下左右四個方位上均由斜切面和大曲率圓弧面構成，前後段面之間有明顯的相交線，且上部外鼓幅度較下部略大，從而在手機的上部、下部形成不對稱的包邊設計。

將涉案專利與對比設計3相比，合議組認為：二者主要不同點在於，（1）正面到背面的過渡設計不同；（2）涉案專利的四個角部均為圓潤的雙曲面圓弧倒角，而對比設計3的四個角部是由斜切面和圓弧面共同形成的倒角；（3）對比設計3的上部圓弧面的外鼓幅度較下部大，形成上下不對稱的包邊設計；（4）背部音孔的形狀不同，攝像頭的位置不同，按鍵的數量和分佈位置不同，卡槽的分佈位置不同，以及對比設計3的聽筒區有文字圖案，涉案專利沒有。（如圖7紅色箭頭及數字標號所示）。

圖7 涉案專利與對比設計3之比對圖

涉案專利與對比設計3二者在手機正面到背面的過渡設計、四個角部的造型方面存在區別，涉案專利類直板智慧手機產品的常規設計，二者在手機正面到背面的過渡設計、四個角部的造型方面存在區別，這些區別並不屬於專利審查指南第四部分第五章所列的幾種實質相同的情形，且這些區別設計特徵直接影響到產品的整體外觀。具體而言，涉案專利與對比設計3不屬於相同或實質相同的外觀設計。

外觀設計專利實質相同的比對方式與判斷原則

合議組認為：隨著智慧手機的普及，手機正面的外觀設計逐步趨向於大螢幕、簡潔式設計，而設計的重點轉向手機側面或背面的外形、棱角、弧度等部位，一般消費者對一些細節上的設計也會施以更大關注力。由於手機正面到背面的側面過渡設計、背面與側面之間的過渡設計以及四個角部的設計關係到手機產品的整個外部輪廓，同時因側面設計與正面和背面及整個機身厚度都有關聯，也會影響到產品的整體觀感，因此，涉案專利主要特徴（2）（3）（4）（5）對產品的整體視覺效果均具有顯著影響。

外觀設計專利是否可適用禁止反悔原則

2010年1月1日開始實施的「最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋」第6項規定：「專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程式中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範圍的，人民法院不予支持」。

禁止反悔原則目前在專利侵權訴訟中已為普遍應用，雖然外觀設計專利的侵權訴訟鮮有禁止反悔原則的應用，還是有少許案例[5]，在2001年8月15日公告授權的專利號ZL 00345196.8的中國外觀設計專利「飲水機（一）」的侵權訴訟，二審法院認為：「在進行侵權比對認定之前，首先應當確定涉案專利的保護範圍，只有落入了專利保護範圍內的被控侵權產品才構成侵權。而對於經過無效宣告程式的專利權，法院應該審視專利權人在有關檔案中所作出的對專利保護內容的理解以及對專利保護範圍的限定的陳述，同時也應更為關注專利複審委作出維持專利有效或宣告專利無效的決定的理由，並借助此陳述和理由，以確保專利的保護範圍不作擴大或縮小的解釋，保持對專利保護範圍解釋的一致性[6]」。

從禁止反悔原則的法理來看，在專利申請或無效過程中，專利申請人或專利權人藉由聲明或是陳述意見來消除專利的實質性缺陷，或是限縮外觀設計專利的保護範圍從而獲得專利權，應該可適用禁止反悔原則。

涉案專利與Apple公司的iPhone 6產品的侵權比對

以下以圖式比對的方式將涉案專利的主要設計特徴與Apple公司的iPhone 6手機的進行比對，（如圖8深藍色箭頭及數字標號所示），可以主要不同點在於：（1）涉案專利的背面為一整個平面沒有分割；（2）涉案專利的正面下部長條形區域中並沒有大圓型觸控按鍵；（3）涉案專利的螢幕浮於基體上；（4）涉案專利從正面到背面的過渡設計不同；（5）涉案專利的四個角部為前後不同曲面的雙曲面圓弧倒角；（6）涉案專利的背面周邊圓弧面的外鼓幅度較正面周邊幅度為大，形成前後不對稱的包邊設計。

綜上分析，iPhone 6手機與涉案專利仍存在明顯的區別，這些區別是手機市場上的一般消費者很容易注意到的明顯區別，涉案專利與iPhone 6手機不屬於相同或實質相同的外觀設計。

圖8 涉案專利與Apple公司的iPhone 6產品之比對圖

結語

由於侵權裁定的文書尚未公開，我們無法予以評述與討論。本文僅就無效宣告第27878號理由書中有關涉案專利不符合專利法第23條第1款的比對及判斷予以分析，再試著將該比對的論理分析及判斷原則應用在涉案設計與Apple公司的iPhone 6產品的侵權比對，進一步探討北京知識產權局與專利複審委員會對於外觀設計實質相同的判斷原則之間的矛盾與衝突，希望能提供給台灣及中國的專利業界與上訴法院作為參考之用。

備註

1. 百加手機是中國佰利公司旗下的手機品牌，圖2之圖片源自「百加手機」的官方微博所發布的「iPhone 6 的 7 大抄襲部分」圖表。
2. 證據1：專利號為201330115925.7的中國外觀設計專利授權公告影本，公告日是：2013年10月16日；證據2：專利號為201330012472.5的中國外觀設計專利授權公告影本，公告日是：2013年07月10日；證據3：專利號為201230459280.4的中國外觀設計專利授權公告影本，公告日是：2013年01月09日；證據4：專利號為201230583273.5的中國外觀設計專利授權公告影本，公告日是：2013年06月19日；證據5：專利號為201230373451.1的中國外觀設計專利授權公告影本，公告日是：2012年11月28日；證據6：專利號為201230645196.1的中國外觀設計專利授權公告影本，公告日是：2013年06月12日；證據7：專利號為201330430382.8的中國外觀設計專利授權公告影本，公告日是：2014年01月01日；證據8：專利號為200730148722.2的中國外觀設計專利授權公告影本，公告日是：2008年08月27日；證據9：專利號為201230591876.X的中國外觀設計專利授權公告影本，公告日是：2013年06月05日。
3. 此一章節的主要區別特徴分析是從中國國家知識產權局專利複審委員會無效宣告決定號：27878號理由書中專利權人佰利公司的意見陳述書中整理的。
4. 本文中Apple公司所提呈作為對比設計之現有設計的證據，其中涉案專利及對比設計1-4的圖片是源自中國知識產權局的專利公部公告的外觀設計專利授權公告文本。
5. 另可參考上海市高級人民法院(2001)滬一中民五（知）初字第102號判決，涉案專利為專利號ZL 99322802.X的中國外觀設計專利「推拉窗構件(維卡85系列）」，專利權人為卡塑料(上海)有限公司。
6. 這一案例是引用中國南京知識律師事務所王晶律師2016年3月1日發表的「禁止反悔原則在外觀設計專利侵權訴訟中的應用——基於“飲水機案”的研究」一文中的案例內容。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們