當專利侵害為蓄意侵害時，可提高三倍懲罰性賠償金。對於何謂「蓄意侵權」（willful infringement），聯邦巡迴上訴法院於2007年的In re Seagate案，做出一個嚴格且僵硬的認定，必須證明被告對於是否會構成侵權，客觀上輕率疏忽，或是主觀上明知或可得而知，且舉證程度需達清楚且具說服力之標準。但只要訴訟中被告提出看似可信的抗辯，就不會構成客觀上輕率疏忽，導致原告不容易拿到三倍賠償金。2016年6月，聯邦最高法院針對Halo Electronics v. Pulse Electronics案，做出推翻Seagate案之見解，認為應還給地區法院裁量權，認定在何種蓄意不當行為下，可判賠三倍懲罰性賠償金，舉證程度也同時放寬。

三倍懲罰性賠償金

美國專利法第284條規定：「法院認定構成侵害後，應判給請求人適當的損害賠償金額，但不得少於侵權人使用該發明所應支付的合理授權金，以及法院所認定的利息及訴訟費用。若損害賠償金非由陪審團認定，則應由法院審酌認定。不論由誰認定，法院均可將所認定賠償金提高到三倍。[1]」一般認為，若為蓄意侵權，則可依此規定請求提高賠償金（enhanced damages）。

In re Seagate案對蓄意侵權的嚴格標準

2007年，聯邦巡迴上訴法院在In re Seagate案[2]中，對第284條之適用建立了重要標準。在Seagate案中，要請求三倍賠償金，原告必須證明該侵權屬於「蓄意」（willful）[3]。要構成所謂的蓄意，聯邦上訴法院建立了二部分的檢測標準。

第一部分為客觀上輕率疏忽（objective recklessness），專利權人必須以清楚且具說服力之標準（clear and convincing ），證明儘管客觀上行為有高度可能性會侵害有效專利，侵權人仍然繼續行為，但不需要考量侵權人的主觀想法[4]。此種客觀上的風險，乃由侵權訴訟中的證據資料加以判斷[5]。在此階段，如果被控侵權人在侵權訴訟中，對於專利有效性或不侵權能提出「實質問題」（substantial question），就不會被認定為客觀上輕率疏忽。也就是說，就算被告在行為時並不知道此項抗辯，只要在訴訟中可提出有理的抗辯，就可以主張並非客觀上輕率疏忽[6]。第二部分，在證明客觀上輕率疏忽後，專利權人必須以清楚且具說服力之標準，證明被告「明知或可得而知」該侵權風險[7]。

只有當專利權人滿足了上述二個部分的舉證，地區法院才會行使其裁量權，決定是否要提高賠償金[8]。

此外，根據聯邦巡迴上訴法院之判決，對於地區法院所做的懲罰性賠償金的判決，細分為三塊，分別採取不同的審查標準。首先，就Seagate案第一步驟的客觀上輕率疏忽，上訴法院採取「重新審理」（reviewed de novo）。其次，就主觀上是否知情，上訴法院採「實質證據標準」（substantial evidence）。最後，就最終是否要提高損害賠償金，上訴法院則採取是否「濫用裁量權」（abuse of discretion）之審查[9]。

Halo Electronics告Pulse Electronics案

2016年最高法院所判決的Halo Electronics v. Pulse Electronics案，源自於兩個上訴案件，一組是Halo Electronics告Pulse Electronics，另一組是Stryker告Zimmer。Halo公司和Pulse公司都是提供電子零件的公司，Halo主張Pulse侵害其某項專利。2002年時，Halo公司寄給Pulse公司二封信，願意授權相關專利。但是Pulse公司的工程師認為Halo公司的專利無效，因此，Pulse公司不理會該信，而繼續銷售侵權產品。

2007年，Halo公司控告Pulse公司。陪審團認定Pulse公司構成侵權，而且認為有高度可能性其構成蓄意侵權。但是地區法院卻不同意根據美國專利法第284條判賠三倍懲罰性賠償金，因為其認為，Pulse公司所提出的抗辯，並非「客觀上沒有依據」（objectively baseless）或是「虛假」的（sham）。因此地區法院認為，Halo公司沒有達到Seagate案中第一步所要求的「客觀上輕率疏忽」之標準。該案上訴到聯邦巡迴上訴法院，上訴法院支持地區法院判決[10]。

Stryker告Zimmer案

第二組當事人為Stryker公司告Zimmer公司，二家公司都販售外科整型用的傷口沖洗器。2010年，Stryker公司控告Zimmer公司侵權。陪審團認定， Zimmer公司蓄意地侵害Stryker公司之專利，並判賠Stryker所受的損失七千萬美元。而地區法院又額外判給六百一十萬美元的賠償，並根據專利法第284條增加三倍賠償，最後共判賠二億二千八百萬美元。

地區法院特別指出，Zimmer公司幾乎是指示研發團隊模仿Stryker公司的產品，以快速的爭搶傷口沖洗器的市場。該案上訴後，聯邦上訴法院支持一審判決的認定，但是卻撤銷三倍懲罰性賠償金的部分。聯邦上訴法院採取「重新審理」（de novo review），認為Zimmer公司在一審時有提出「合理的抗辯」（reasonable defenses），因而不該判賠懲罰性賠償金[11]。

本案上訴到聯邦最高法院，於2016年6月13日做出判決[12]。該判決乃全體九位大法官一致同意，並由首席大法官Roberts撰寫全院意見。該判決推翻了聯邦巡迴上訴法院的Seagate案判決所建立之標準。

是否提高賠償金為地區法院裁量權

首先，最高法院指出，美國專利法第284條的文字，對何時可提高賠償金，並沒有加上明確的限制或條件，而條文中的「法院可以（may）」暗示法官應該有裁量權。但是，裁量權並非任意決定。雖然對於專利法第284條的賠償金的決定，沒有明確的規則或公式，但地區法院行使其裁量權時，應該考量到賦予其裁量權的一些因素。而美國專利法過去180年來在提高賠償金方面的案例運作顯示，其不會用在一般的典型侵權案件，而只會被用於懲罰惡劣（egregious）的侵權行為[13]。最高法院進而指出，Seagate案之標準肯認了，只有在惡劣案件中才適合提高賠償金。但是，其採取的標準卻過度僵硬，嚴重阻礙了賦予地區法院之法定裁量權的運作[14]。

主觀上惡意即足夠

首先，最高法院指出，Seagate 案中的「客觀上輕率疏忽」標準，對地區法院的裁量權加諸太多限制。例如有些侵權者是典型的任意、惡意的強盜，其故意侵害他人專利，對專利有效性或抗辯沒有任何懷疑，就是想要搶奪專利權人的生意。對於這種明顯的強盜，在Seagate案標準下，地區法院仍然不能直接判決提高賠償金，仍需要先判斷該侵權是否在客觀上輕率疏忽。

最高法院指出，在2014年最高法院的Octane Fitness案[15]中，處理的是專利法第285條律師費用賠償的問題，雖然與此處第284條的問題不同，但有類似架構。專利法第285條的條文只寫「在例外情況下」，可賠償勝訴方律師費，但過去法院對第285條也要求客觀和主觀二個要件都必須具備，才能夠賠償勝訴方律師費用。而Octane Fitness 案判決認為，只要有主觀上的惡意，就可以判給律師費用。同理，最高法院認為，在提高賠償金的標準上，只要侵權人具備主觀上的蓄意，不論是故意或知情，就足以判決提高賠償金，而不需要討論其侵權行為是否客觀上輕率疏忽。

行為當時是否認為專利無效或有其他抗辯

而且，Seagate標準有一個最嚴重的錯誤，就是允許侵權人在訴訟中提出可信的抗辯（即便不成立），就不構成客觀上輕率疏忽。但實際上，該侵權人在實際行為時，可能根本沒想過那個抗辯，或者並非因為相信該抗辯事由才繼續進行侵害行為。所謂「責任」（culpability），通常要看行為人在為侵害行為時是否知情。因此，最高法院認為，應允許地區法院適用第284條來懲罰各種該負責的行為。其認為，地區法院在行使裁量權時，應該考量每一個個案的具體情境，來決定是否提高賠償金，而不用採取Seagate案過度僵硬的公式。但考量到過去將近二百年來的運作，原則上懲罰性賠償仍應該針對惡劣的情況，尤其是蓄意的不當行為（willful misconduct）[16]。

舉證責任標準回歸一般標準

針對專利權人所負的舉證責任，是否一定要達到清楚且具說服力（clear and convincing）之程度？最高法院也認為不必。同樣地，最高法院再次比較2014年涉及第285條律師費用賠償的Octane Fitness 案。原本上訴法院也要求在判賠律師費用時，必須採取清楚且具說服力之舉證，但最高法院認為從第285條中，看不出來需要求提高舉證責任標準，而推翻上訴法院的標準。同樣地，一般的專利侵權案件的舉證責任，只要達到「證據優勢程度」（preponderance of the evidence）即可。由於第284條條文沒有規定明確的舉證責任，故也不需要提高舉證責任。國會若想提高舉證責任，會寫在專利法中，既然第284條沒有明文要求提高舉證責任，採取一般專利侵權案件中所要求的證據優勢責任即可[17]。

上訴法院對地區法院的判決採取「濫用裁量權」審查

最後，當地區法院判決提高賠償金時，上訴法院對地區法院之判決該採取什麼審查標準？Seagate案將此問題細分為三部分而採取不同的審查標準。在2014年最高法院處理第285條律師費的問題時，除了判決Octane Fitness 案外，同時判決了Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc.案[18]，同樣也處理了上訴法院對地區法院判賠律師費用之審查標準問題。既然最高法院在Octane Fitness 案中，強調律師費用賠償是地區法院的裁量權，而一般對於裁量權的審查，就是採用是否「濫用裁量權」之標準。

同理，既然前述第284條對於在何種情況下適合提高賠償金，將裁量權交給地區法院，那麼上訴法院對地區法院裁量權行使的審查，不需要細分為三部分，通通採用「是否濫用裁量權」之審查標準即可。而此種標準，比起「重新審理」標準，相對上比較尊重地區法院的裁量。

不過，最高法院也提醒，過去將近二個世紀的運作，對於在提高賠償金要考量哪些因素，已經有許多先例，並非讓地區法院無限制地行使裁量權。因此，上訴法院在審查地區法院是否濫用裁量權時，必須參考最高法院過去相關案例中所建立的、指導國會和法院的各種參考因素[19]。

國會並沒有認可Seagate案標準

本案的被告主張，美國國會在2011年制訂美國發明法案時，已經知道Seagate案標準的存在，而重新採用了第284條並沒有修改，表示對Seagate案標準的認可。被告指出，國會修法過程中的文字，確實提到Seagate案。另外，美國專利法第298條規定：「侵權人沒有取得法律顧問之建議」或者「侵權人沒有向法院或賠償團提出這種建議，不能因而證明被控侵權人構成蓄意侵權」。因而認為，既然第298條提到蓄意侵權，表示國會認可Seagate案中的蓄意侵權標準。

但最高法院認為，國會既然沒有保留了第284條的文字，表示再次肯定其乃賦予地區法院裁量權。而且，蓄意的概念早就存在於專利法中，國會制訂第298條，並不代表認可Seagate案對蓄意侵權採取的僵硬標準。最高法院指出，之所以第298條會要限制對蓄意侵權的認定，主要是針對修正聯邦巡迴上訴法院1983年Underwater Devices Inc. v. Morrison–Knudsen Co.案[20]的判決意見（該案要求行為人在從事可能侵權的行為前，都有義務先取得律師的法律意見）。

其次，被告主張，如果允許地區法院在判決提高賠償金時，有不受限制的裁量權，將打破專利權保護與科技創新利益之間的平衡。最高法院肯定，這樣的顧慮確實重要，但是，並不能夠支持對第284條的適用應採取Seagate案的僵硬標準[21]。

最高法院2016年6月針對Halo Electronics v. Pulse Electronics案，做出推翻Seagate案之見解，很大程度上降低了蓄意侵權三倍懲罰性賠償金的標準。總結來說，行為人不能在事後於訴訟中提出看似合理的抗辯，就認為其不構成蓄意。是否為蓄意侵權，主要是在為侵害行為時的認知。其次，.舉證責任標準降低。第三，上訴法院尊重地區法院裁量權的行使。由於以上三點，可以預期，未來在美國構成蓄意侵權的可能性將提高。

備註

1. 35 U.S.C. 284 (“Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the
2. In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360 (2007).
3. Id. at 1368.
4. Id., at 1371.
5. Id.
6. Id. at 1371
7. Id. at 1371.
8. Id.
9. See Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W.L. Gore & Assoc., Inc., 682 F.3d 1003, 1005, 1008 (C.A.Fed.2012); Spectralytics, Inc. v. Cordis Corp., 649 F.3d 1336, 1347 (C.A.Fed.2011).
10. Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 769 F.3d 1371 (Fed Cir., 2014).
11. Stryker Corp. v. Zimmer, Inc., 782 F.3d 649, 661-62 (Fed Cir., 2015).
12. Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S.Ct. 1923 (2016).
13. Id. at part II, A.
14. Id. at part II, B.
15. Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 134 S. Ct. 1749, 1755-56 (2014).
16. Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S.Ct., at part II, B, 1.
17. Id. at part II, B, 2.
18. Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc., 134 S.Ct. 1744 (2014).
19. Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S.Ct., at part II, B, 3.
20. Underwater Devices Inc. v. Morrison–Knudsen Co., 717 F.2d 1380 (1983)
21. Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S.Ct., at part III.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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