在決定加強被NPE (非執業實體，Non-Practicing Entities )控告侵權的被告的權利後，美國聯邦上訴巡迴法院以衡平禁反言原則(equitable estoppel) 來駁回一個根據NPE前利益相關人(predecessor- in- interest)的行為的起訴。聯邦上訴巡迴法院發現，原告企業的前身與被告的業務關係推翻了受讓人NPE提出的訴訟。High Point SARL v. Sprint Nextel Corp., Case No. 15-1298 (Fed. Cir., Apr. 5, 2016) (Reyna, J).

案件中的專利是有關無線通訊CDMA協議的，CDMA是一種在美國及全球各地普遍採用的多用戶之間共享手機基地台的解決方案，而CDMA最初是AT＆T開發的專利。在1996年，Lucent自AT＆T公司分離成爲一間獨立的公司，在兩家公司分家時，CDMA專利也被分出。於在2000年，Lucent又分割出另一家公司Avaya，而這次同樣把CDMA專利一併分出。8年後，Avaya銷售該CDMA相關專利給High Point公司。

被告，Sprint，至少從1995年起便一直在CDMA網路上運作，當時它與AT＆T，還有其他公司，討論爲許多不同的公司設備建立一個可相互操作及通訊的CDMA網路。在1998年和2000年，Sprint、Lucent和Nortel就關於建立一個可相互操作的網路，簽訂了一系列交叉授權協議來開發自己的CDMA網路。

隨著時間的推移、隨著網絡的擴大，這些專利授權許可證有些已到期，有些已不能完全滿足網路的需求。儘管如此，Sprint公司仍繼續使用來自Samsung，Nortel和Motorola這些廠商未經專利授權之電信設備，來建立它的網路。早在2001年，Sprint就在波多黎各開始使用來自Samsung未經授權的設備，而其他使用無授權證設備等的情况也發生在2004年和2008年。在2008年底，High Point控告Sprint使用這些無專利授權之設備。

Sprint提出衡平原則來做防禦，這需要三個要素的證明：（1）專利權人的誤導行爲、(2) 被控侵權人的可信賴度、(3)對被控侵權人的傷害。Sprint的論點是基於對構建可相互操作的網路討論和交叉授權許可證，再加上Avaya的專利起訴失敗。但High Point反駁說，大部份Sprint來自Samsung和Motorola的未經授權設備，從來都沒有認證或沒有相互授權協議，因此這些過去的授權應被視爲非相關的。一審法院接受了Sprint的說法，而High Point則提出上訴。

聯邦上訴巡迴法院肯定，並指出結合相互操作性的討論和授權許可，再加上對多年的涉嫌侵權保持沉默，都構成Sprint可以依賴的誤導行為。聯邦上訴巡迴法院還發現，Sprint公司同時提出經濟和證據上的傷害，經濟的傷害是來自於Sprint以數十億美元建構的網路的投資，而證據上的傷害則是對專利的發明事隔太久，Sprint 已很難找到有關專利發明相關的證據。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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