爲複審與商業有關的方法（CBM）專利，針對「機器或轉化測試 (machine- or- transformation test)」的應用，美國USPTO上訴委員會（PTAB或委員會）的結論是，只要發明不列在USC 35§101法規下，所有被挑戰的發明都很有可能不被授予專利權，PTAB並根據這原則來處理有關CBM專利申請的複審。─ Brookshire Grocery Company v. NexusCard, Case No. 2015-00183 (PTAB, Mar. 28, 2016) (Chung, APJ) (Fitzpatrick, APJ, concurring)

Kroger和Brookshire Grocery（統稱爲原告）針對基於處理會員制商品折扣電腦化的方法申請CBM專利複審。USPTO不授予專利權（Unpatentability）的唯一理由是根據35 USC§101法規，指出其申請缺乏申請專利主體資格問題。PTAB指出，被挑戰的發明指向一個「會員折扣計劃」，這是「一個抽象的、屬於心理過程的；因爲所述步驟可以以手動或使用筆和紙替代電腦，用手動和人員操作方式來執行。”

專利持有人回應，指出被挑戰的專利案並不是只針對某一個單純的「會員折扣計劃」，而是一個優惠方案，當中「消費者在成爲會員時有權實際上得到折扣」。PTAB不接納其說法，認爲受挑戰的專利是針對一個抽象的概念，這與由美國最高法院和美國聯邦上訴巡迴法院所認爲的抽象概念在意義上沒有什麽不同。PTAB還得出結論：被挑戰的專利案沒有轉化所謂的抽象概念成爲一個專利資格申請，因爲該專利案中只使用常規的組成來執行例行的活動。

關於抽象觀念經過機器或轉化測試一點，專利持有人聲稱，他們專利依賴特定的機器，因爲它們包括具有會員ID使用的記憶存儲裝置、通信裝置、一台掃描儀和打印機，那這些元素並不是一般的電腦。專利持有人還辯稱，以往判例支持其論點，聲稱「通信裝置」應該被解釋爲涵蓋收銀機和信用卡，而這些是「特殊目的」的電腦設備。PTAB再次不同意，並指出，「所列舉的情况與此案的機器或轉化測試問題無關，因爲在此案的『通信裝置』不是被設定來執行任何特定演算法以解開規範的電腦。」因此，PTAB的結論是，受到挑戰的專利並沒有滿足轉化測試的需求。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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