商業表徵包括一個產品設計,銷售產品的包裝設計,銷售的產品或包裝中的顏色,以及一個產品的味道(flavor);全套的兒童服裝設計是可構成的產品設計[8];銷售場所內部的佈置(如圖2所示)或是餐廳內部的裝潢與擺設(如圖3所示)類似於產品包裝[9]。在In re N.V. Organon案件[10]中,商標審理及上訴委員會(Trademark Trial and Appeal Board, TTAB)說明:味道類似產品的設計是可以被保護的,除非它是功能性設計。
當申請人申請註冊一個產品設計、產品包裝、顏色或商品的其他商業表徵或服務時,審查人員必須個別考慮兩個實質要件:(1)非功能性(non-functionality )及(2)識別性(distinctiveness)的問題[14]。在許多申請案中,拒絕產品設計的商業表徵之商標註冊,除了該產品設計具有功能性之外,還必須說明不具識別性之理由,例如:因為產品設計從來都沒有固有的識別性(product design is never inherently distinctive)的理由而拒絕[15]。
在Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs.案件[18]中,最高法院提出「功能性」的定義:產品的特徴若為該產品之使用或其目的所必須的,或會影響該產品的成本或品質時,則該產品特徴為功能性特徴。有一些法院發展出的功能性定義只集中在「公平競爭的需要」。不過最高法院認為,這種功能性的定義是不正確的,然而在功能性原則中,保留競爭是一項重要的政策,仍然是決定功能性的顯著考量因素。
事實上功能性與法律上功能性
在2002年之前,USPTO在評估商標註冊之標的(通常為產品的特徴或產品的配置)是否為功能性時,使用「事實上的功能性(de facto functionality)」與「法律上的功能性(de jure functionality)」。這種區分起源於美國關稅及專利訴願法院(Court of Customs and Patent Appeals, CCPA)在In re Morton-Norwich Prods., Inc.案件[19]的決定。CCPA說明:「功能性」有雙重意義,在一般意義中,功能性可表示任何物品在正常運作下產生的作用。另一種意義是法律層面的意義,若為「法律上」的功能性,該設計則不能以商標來保護。
關於實用功能性(utilitarian functionality)之意義與判斷,美國各法院的見解不同。CCPA在Morton-Norwich案件中說明,「實用性」係指在產品功能或製造的經濟上較具優勢。同一年,最高法院在Inwood案件中說明:產品的特徴對於物品的用途或目的不可或缺,或是影響其成本或品質,則具有功能性。美感功能性(aesthetic functionality)是指設計的美學或裝飾價值、視覺吸引力,使該商品比其他類似商品更具吸引力。美感功能性最早出現在1952年Pagliero v. Wallace China Co.案件中,上訴法院強調瓷器上的花紋設計應屬特殊,其設計目的是為了滿足美感的需求,故具有美感功能性。不過,CCPA並不認同這個法律見解。
此外,並不需要Morton-Norwich的所有因素都能支持功能性的拒絕理由。在In re Udor U.S.A., Inc.案件中,TTAB說明:確定「噴霧器噴嘴上的圓形盤噴頭」是功能性而拒絕註冊,其中第三和第四項因素證明,申請人的競爭對手所製造及銷售的噴霧器具有同樣特徵的噴嘴,所述的噴嘴形狀是該行業比較喜歡選用的;在In re N.V. Organon案件[23]中,TTAB說明:事實認定有橘子味的藥品是功能性的,即使該商標不是一個專利申請標的或專利申請案,沒有證據表明該味道會影響了產品的成本。
在TrafFix案件[24]中,美國最高法院說明:在主張註冊商標之特徴是功能性時,發明專利是一項強而有利的證據,如果要證明請求商業表徵保護的特徴是功能性,以前的專利是其具有功能性的強勢證據,可推定該特徴具被功能性而不應商業表徵的保護。在In re Howard Leight Indus., LLC,案件中,TTAB說明:申請人屆期的發明專利中特別揭露且主張申請人的耳塞配置,清楚的證明有爭議的形狀會影響該裝置的品質,這證據本身就足以證明耳機的配置是功能性。
US 圖片來源自USPTO網站的Trademark Status & Document Retrieval (TSDR),2010年5月,Apple公司於提出關於零售商店知簡約設計和內部佈局的商業表徵的註冊申請,註冊號:4277913/4,其中描述著:「該零售商店門面是鑲著透明玻璃門板,店內排列著長方形的桌子及凳子,其高度低於兩側牆面設置電視螢幕」。2013年1月22日,美國專利商標局(USPTO)中於授予Apple公司該商業表徵的商標保護。
圖片來源自USPTO網站的Trademark Status & Document Retrieval (TSDR),Spearmint Rhino Companies Worldwide 公司.註冊號:3713935的商業表徵的商標註冊。
參見See TrafFix Devices, Inc. v. Mktg.Displays, Inc., 532 U.S. 23, 28-29, 58 USPQ2d 1001, 1004-1005 (2001); Two Pesos, 505 U.S. at 775, 23 USPQ2d at 1086; In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332, 1343, 213 USPQ 9, 17 (C.C.P.A. 1982)。
參見Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., 529 U.S. 205, 209-210, 54 USPQ2d 1065, 1065-66 (2000)。