員工的創意是否是公司財產，別無例外呢？一般企業與員工間的僱傭契約，經常包含智慧財產權歸屬條款。然而，智慧財產權歸屬條款是否足以將所有員工的創意、甚至發明移轉予公司？這一方取決於智慧財產權歸屬條款內容是否明確，一方面則與員工創意與發明是否與其職務相關。美國二間著名流行娃娃間智慧財產權戰爭，Mattel Inc. VS MGA Entertainment Inc.訴訟主要原因即員工契約有關智慧財產權歸屬條款欠缺明確所致。本文將以本案討論美國第九巡迴上訴法院對於員工契約中智慧財產權歸屬條款之解釋，以提供企業訂定相關雇用契約之參考。

專利法有關雇傭關係之規定

我國專利法規定，除契約另有約定，員工於任職期間的專利權歸屬於僱用人。此與美國規定並不相同。美國只有發明人具有申請權，且除非發明人轉讓其專利權，否則專利權人為發明人；因此，在僱用關係下，美國原則上仍由發明人取得專利權，除非僱用人與發明人雙方訂有契約由僱用人取得，或是發明人係因為解決特定問題而發明之故而受聘(employed to invent)。發明人於受聘期間，利用工作時間與公司資源，所取得之專利，僱用人可取得非專屬授權(shop right)。

Mattel Inc. VS MGA Entertainment Inc案件背景

Mattel Inc. VS MGA Entertainment Inc. 這件著名玩具產業的智慧財產權案，起因於Mattel一位前員工：Carter Bryant將Bratz娃娃的創意交給MGM 娛樂公司，而引發相關專利、營業秘密訴訟。本件訴訟爭議在於員工契約有關智慧財產權歸屬的條款內容欠缺明確，引發員工在任職期間的創意或發明的範圍屬於員工或屬於公司的爭議。

圖1：引發智財權歸屬爭議的Bratz娃娃

資料來源：https://en.wikipedia.org/wiki/Bratz#/media/File:Bratz_dolls.jpg

Mattel 公司自1959年生產 Barbie娃娃產品，而後Barbie變成流行娃娃(fashion-dolls)的女王。 在Facebook社群中，Barbie 娃娃有接近2百萬的粉絲。Bratz流行娃娃則由MGA公司所生產，在2001年進入市場，形象係以有趣以及流行活力的概念為主軸，這種形象使Bartz成功打入市場。幾年之後，Bratz娃娃已經可與Barbie勢均力敵，甚至佔有約40%市場。激烈的競爭使Mattel與 MGA 二間加州公司後來於法庭爭執智慧財產權。

Mattel Inc. VS MGA Entertainment Inc案件訴訟爭議

Mattel 這件訴訟案起因於Mattel設計師Carter Bryant對於Mattel娃娃新產品的創意，後來變成MGA的Bratz娃娃。約在1999年，Bryant與Mattel簽屬雇傭契約，2000年他任職於Mattel時，是Barbie髮型與服裝設計師。在Bryant與Mattel的契約中，Bryant同意將其在雇用任何時間內("at any time")研發的發明移轉予公司。契約中並定義發明為「包括但不限於所有專利或能申請專利之發現、改良、處理、發展、設計、研發、電腦程式、配方」，但不包括加州法律不可讓與之部分。

根據加州勞工法第2870條 規定，任何在發明前讓與契約「不適用該發明係完全使用員工自己的時間，且未使用雇主器具、補充、設備、或是營業秘密所研發。」除非有以下二項例外：

(1)發明實質貢獻的時間與雇主的工作有關，或實際參與雇主的研發工作；或
(2)發明係由任何員工為雇主履行工作義務之成果。

當Bryant任職於Mattel時，曾經向MGA代表展示Bratz娃娃的原始圖像以及原始概念，包括命名為Bratz以及Jade。Bryant隨後與MGA簽署了顧問合作協議，並創作做出Bratz娃娃的塑像。當Mattel發現Bryant與MGA有來往時，立即向聯邦地方法院提出訴訟。地方法院判Mattel勝訴，判給1000萬美金損害賠償金，以及核准MGA須立即停止生產Bratz娃娃的禁制令。MGA上訴並爭執Mattel與Bryant雇用契約內容就二個部分並不明確：(1)是否包括工作時間以外的範圍？(2)是否僅為創意(mere idea)？第九巡迴上訴法院審理後，廢棄禁制令，並將全案發回。

MGA在上訴時指出Mattel與Bryant的契約內容欠缺明確，因為合約中使用「任何時間」，表示不論該發明是否他利用工作時間完成，只要是不在加州勞工法2870條限制範圍內，Bryant有義務將其所有任職期間執行或研發的發明讓與公司。地方法院原認為此一爭議並非事實爭議，因而以簡易判決（summary judgment）判定Mattle勝訴。第九巡迴上訴法院以Bryant是否利用公司工作時間或個人時間從事研發，存在事實爭議而發回地方法院審理。上訴法院認為有二項事實爭議應交由陪審團決定：(1)是否Bryant簽署的讓與合約中，是否包括工作範圍以外之作品，以及(2)Bryant's 所創作的Bratz 草圖與模型是否為工作範圍以外的作品。經過陪審團聽審後，認定有關Bryant's所創作的Bratz為工作範圍以外的作品。

事實上，如果分析加州勞工法第2870條之要件，Mattel應該可以主張Bryant符合第2870條所規定之例外狀況，原因是Bratz的創作並非完全使用工作之外時間與資源，另外Bratz的創作也與Mattel的業務有關，因此符合勞工法2870條例外之要件。但是，上訴法院審理重點並未以是否符合本條要件判斷Bryant的創作是否屬於Mattel公司，反之上訴法院以讓與合約的文字是否明確，作為本案上訴審理重點。

上訴法院認為「創意(idea)」與發明是二件事。創意仍屬於未成形的發明，並未到達可以實施的程度，屬於尚未具體的想像階段。法院也指出，在本案中，合約提到所有發現、改良、處理、發展、設計、研發、電腦程式、配方之讓與，但並未提到創意的讓與，因此並未包括創意的讓與。因此，發回一審後，陪審團判決Mattel並未擁有Bratz創作之權利。

企業智慧財產權與員工創意保護

站在員工的角度，如果Mattel可以成功主張擁有Bryant的創意，那麼員工因為事先簽署智慧財產權歸屬條款，因此在受僱期間的所有創意大概都是企業的，不大可能屬於員工。但是，在構想與發明之間，事實上仍有一段距離，一個構想發展到發明完成時須經過許多工作與時間。按照我國專利法規定，任職期間非職務發明應由發明人以書面通知僱用人，如有必要時告知創作之過程。受僱人通知後，除非僱用人未於6個月內回覆或同意受僱人之認定，否則仍可主張該發明為僱用人。反之，受僱人如果違反告知義務，是否可為不利於受僱人之認定？或縱然已為通知，是否仍然課以受僱人證明其為發明人之義務？否則僱用人如何主張其所有權？因此，可知專利法對於雇用關係之非職務發明，其專利權歸屬與加州法相比較，似乎對於僱用人較為有利。這種結果很容易導致受僱人在僱用期間所有腦海中想法與構想都歸於企業，等同是企業支付薪水後，取得受雇人所有腦中的想法創意。

這種有利由企業主張僱用人非職務發明，以及對於企業僱用契約不加限制將所有創意或發明歸之於企業的情況，對於員工相當不利。許多創意本身可以衍生出許多新的發明、著作等創作，如果漫無邊境將員工的構想以合約方式讓與企業，等同使企業以薪水的代價，就可以取得未來所有創意的智慧財產權，這可能將影響員工的工作權、財產權。

美國加州法律嚴格限制將不屬於僱主業務範圍、以及未使用雇主工作時間與資源的發明權利讓與企業，一方面避免僱主利用協商契約的優勢訂定不利於員工的條款，一方面也避免僱主將員工受僱期間所產生的發明無限制歸屬於企業，而造成員工轉換工作或從事新工作的障礙。但是即便如此，企業仍可透過契約約定排除勞工法之限制，而導致Mattel案件爭議的發生。因此，上訴法院在審理本案時不由法規要件切入，而由合約合理性切入討論此一爭議，而得到Bratz的創意不屬於Mattel的結論。這個結論何嘗不是一種利益衡量的結果，所做出對於受僱人有利的解釋呢？因此，企業與員工訂立契約時，法律規定固然是主要遵循依據，但是員工契約部分往往涉及工作權保障等問題，因有衡平法則的考慮，如果聘僱非以特定發明為目的，發明也非在原有工作範圍，企業卻僅以薪資對價，就可以換取員工所有發明權利，而嗣後發明衍生重大商業利益時，員工極有可能爭執讓與條款本身合理性，引發相關爭議。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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