專利若遭侵權可請求損害賠償，美國專利法第284條規定，大部分情況只可請求侵權人應付而未付的合理權利金，而且受到「分配原則」（apportionment）的限制，只能用被侵權部分元件的利潤去計算合理授權金；但若侵害的是設計專利，按照美國專利法第289條規定，就要賠償終端產品的全部利潤，兩者金額差異非常大。回過頭來也讓我們反思，台灣是否應該修改專利法第97條的相關規定？

設計專利損害賠償特別規定

關於美國專利侵權可請求的損害賠償，根據美國專利法第284條規定，只有在少數時候，可請求專利權人的所失利益，大多數時間，只可請求侵權人應付而未付的合理權利金。而在計算合理授權金時，原則上乃以產品利潤的一定比例（主要為25％），再進行微調，推算出應付的合理授權金。此外，又要受到「分配原則」（apportionment）的限制，亦即針對多元件產品侵權時，只能用系爭專利對於部分元件有貢獻的部分，用該部分元件的利潤去計算合理授權金，而非用所有終端產品的利潤，去計算合理授權金。

不過，美國專利法第289條規定：「在設計專利保護期間，任何人未經授權，(1)基於銷售目的在製造物品（article of manufacture）上採用該設計專利或模仿該設計專利，或(2)銷售或為銷售而展示任何採用該設計或模仿該設計之製造物品，應向專利權人賠償其全部利潤，但不低於250美金，可在擁有管轄權的任何美國聯邦地區法院求償。[1]」此一特別規定，有別於第284條，對設計專利，允許直接求償侵權人製造銷售該產品的所有利潤，而非以利潤的一定比例去推算合理授權金。

但是，此時有無分配原則的適用？亦即，計算侵權人的全部利潤時，是否為終端產品的全部利潤？還是認為設計只佔終端產品的一部分？

蘋果電腦三項設計專利

本案的原告是蘋果電腦，於2007年推出第一代智慧型手機iPhone。蘋果電腦申請了許多設計專利，其中，與本案有關者為三項設計專利，分別是：1. D618,677號設計專利，其乃涉及黑色的長方形正面和圓潤四角；2. D593,087號設計專利，其乃涉及長方形正面和圓潤四角，及轉折的邊緣，和3. D604,305號設計專利，乃在黑色螢幕上有16個彩色圖像[2]。

 
圖1：美國D618,677號設計專利（圖片來源：USPTO）

圖2：美國D593,087號設計專利（圖片來源：USPTO）

圖3：美國D604,305號設計專利（圖片來源：USPTO）

被告是三星電子，在蘋果電腦發售iPhone後，三星也開始銷售一系列智慧型手機，且看起來與iPhone類似[3]。

下級法院判賠整支智慧型手機的全部利潤

2011年，蘋果控告三星侵害其專利，本案主要涉及前述三項設計專利。陪審團認定三星的幾款智慧型手機確實侵害了系爭三項設計專利，陪審團認定侵權後，進而裁決了整個案子的賠償金。而針對侵害設計專利的部分，陪審團接受了蘋果電腦之專家證人意見，原則上以各款手機的整體利潤的40％，作為賠償金[4]。最終針對這三項設計專利，判賠3億9千9百萬美金[5]。

根據蘋果電腦之主張，其所請求的，是各款手機的終端產品的全部利潤，而非其40％。但整體利潤的40％，也高於一般所推算出的合理授權金（先採用分配原則只計算部分利潤，再以該利潤的25％推算合理授權金），二者差異巨大。這樣的差異，主要是在於設計專利的求償條文為專利法第289條，而非專利法第284條。

但根據專利法第289條，到底是整支智慧型手機是第289條中所謂的「製造物品」，所以可以求償整支手機的全部利潤？三星認為，該賠償的利潤，應該僅限於侵權的「製造物品」，亦即螢幕或者智慧型手機外殼，而非整支智慧型手機。

此案上訴到聯邦巡迴上訴法院時，上訴法院支持地院判決。上訴法院判決認為，在計算損害賠償時，整支手機是唯一符合所謂「製造物品」者，因為消費者無法分開購買智慧型手機的個別元件。此案繼續上訴到聯邦最高法院。美國最高法院於2016年12月6日做出Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc.案判決[7]，以全體一致同意，由Sotomayor大法官撰寫判決意見。

第298條之歷史

 首先，Sotomayor大法官說明專利法第298條之歷史。1885年時，美國最高法院在Dobson v. Hartford Carpet Co.案中，認為對於設計專利之侵害，當時的法規[8]只允許專利權人求償侵害實際造成的損害（the actual damages sustained）[9]。該案下級法院原本認為，對於地毯的設計專利的損害，應該是將全部利潤，按照每一碼製造和銷售的地毯，全部賠償給專利權人，而不只是針對該設計對該地毯有貢獻的部分[10]。但最高法院推翻下級法院判決，認為當時的法規所指的利潤，乃「源自於」該設計的部分，而不包括該地毯的其他部分[11]。

1887年，美國國會對於Dobson案做出回應，在修正專利法時，對侵害設計專利制訂特殊的賠償條文。當時的新規定即寫道，製造或銷售採用該設計專利或模仿該設計的「製造物品」（an article of manufacture），構成侵害。其並進一步規定，侵權人要付至少250美元賠償，或者「由侵權人基於該製造或銷售採用該設計活模仿該設計的產品所得的全部利潤」（the total profit made by him from the manufacture or sale ... of the article or articles to which the design, or colorable imitation thereof, has been applied）[12]。1952年美國專利法修正時，也將舊的規定納入第289條。

製造物品應同時包含最終產品與產品元件

最高法院認為，專利法第289條之規定，所謂採用（apply）該設計專利或模仿該設計專利之製造物品，賠償其全部利潤。第一步要先問，何謂採用該設計的「製造物品」（article of manufacture）。第二步則是去計算侵權人從該製造物品所獲得的全部利潤[13]。

而本案涉及的是第一個問題，就是該製造物品的範圍有多大。最高法院說，本案要處理的是多元件產品（multicomponent product）中，究竟所謂的製造物品，是否一定是指銷售給消費者的終端產品？還是可以是該產品的部分元件？[14]

最高法院認為，從第289條的文字上來看，所謂的「製造物品」，可同時涵蓋賣給消費者的終端產品，以及該產品的元件[15]。

所謂物品（article），乃指一個特定事物（a particular thing）。而所謂製造，則是透過手工或機器，將原料轉換為人類可使用的物品。因此所謂的製造物品，就是「透過手工或機器所製造的事物」（a thing made by hand or machine）[16]。 而條文中的「製造物品」，其意義範圍較大，可以包含銷售給消費者的產品，或者該產品的元件。因為一產品的元件，一樣是透過手工或機器製造之事物。一個元件可以被整合進更大的產品，但並不會因此就使該元件不再屬於製造物品[17]。

最高法院指出，上述對第289條的製造物品的解釋，也符合專利法第171條(a)對設計專利的定義。專利法第171條(a)規定：「任何創作製造物品之新穎、獨創或裝飾性之設計者」（new, original and ornamental design for an article of manufacture），均有資格申請設計專利[18]。美國專利商標局和各級法院過去均認為，第171條允許對一多元件產品的一個元件，申請設計專利[19]。

最高法院指出，其對製造物品之解釋，也符合美國專利法第101條之定義，其規定「任何新而有用之方法、機器、製造物（manufacture）、組合物，或任何新而有用之改良」，均有資格申請發明專利。而最高法院曾在解釋第101條的製造物時，認為其指「透過手工或機器，將原料製造成可使用之物品，賦予該原料新的形式、品質、特定或組合。[20]」 因此，製造物品這個詞，可以包含「與一機器分開的該機器的一部分」[21]。

聯邦巡迴上訴法院認定的終端產品太過狹隘

最高法院認為，聯邦巡迴上訴法院對「製造物品」採取的解釋，僅限於賣給消費者的終端產品，是過度狹義的解釋，而不符合第289條之內涵。聯邦巡迴上訴法院認為，之所以不涵蓋產品元件，是因為消費者無法單獨購買智慧型手機的零件[22]。但是，最高法院認為，基於前述說明，所謂的「製造物品」可同時包括產品元件，不論是否可分開銷售。因此，將「製造物品」限於賣給消費者的終端產品，乃過於狹隘[23]。

最高法院並不提出具體檢測判准

倘若如此，雙方當事人進一步詢問最高法院，到底本案中智慧型手機的那一個部分，可以被認為是系爭專利有關的「製造物品」？但最高法院若要回答這個問題，就必須提出一個檢測判准（test），以認定到底一個設計專利所涵蓋的製造物品有多大？美國政府作為法庭之友，有提出一個檢測方法[24]，但是蘋果電腦和三星電子都沒有提出看法，因此最高法院認為，雙方當事人既然不願意表達看法，最高法院也不需要對此具體的檢測標準做出看法[25]。

最高法院最後將本案發回給聯邦巡迴上訴法院，並認為「一個對設計專利到底涉及哪部分的製造物品」，留待聯邦巡迴上訴法院去解決[26]。

結語

本案是蘋果電腦控告三星之案件中，眾多法律問題的其中一塊。其涉及設計專利的賠償金，與一般發明專利賠償金的計算，兩者因為在美國專利法條文不同，而有巨大差距。舉例來說，根據美國專利法第284條，若某產品侵害一發明專利，倘該產品全部利潤為3000萬，該發明專利只佔該產品1/10之價值，在計算該合理授權金作為賠償金時，則根據分配原則僅能採1/10為300萬，然後再乘上25％為75萬，再進行微調，推算出合理授權金。

倘若侵害的專利為設計專利，在原本聯邦巡迴上訴法院見解下，設計專利侵權就要賠償終端產品的全部利潤，就是賠償3000萬。縱使在最高法院撤銷聯邦巡迴上訴法院見解後，認為應該還是要判斷設計專利佔整個產品的貢獻，假設為1/10，則至少還是賠償300萬。

由上述例子可知，在計算損害賠償時，求償被告的所有利潤，與求償合理授權金，兩者差異非常大。有趣的是，我國專利法第97條的三種計算損害賠償方法中，第二種為「依侵害人因侵害行為所得之利益」，第三種為「依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害」，殊不知這兩種算法算出來的授權金，如依上述舉例計算，可能差距40倍。美國這方面的討論，可讓我們思考是否應修改專利法第97條之規定。

註釋

1. 35 U.S.C.§289(“Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit, but not less than $250, recoverable in any United States district court having jurisdiction of the parties.”).
2. Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., *3 (2016).
3. Id. at *3.
4. Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 926 F.Supp.2d 1100, 1109 (2013)
5. Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., at *4.
6. Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.786 F.3d 983, 1002 (Fed. Cir. 2015).
7. Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc. (2016).
8. Rev. Stat. § 4919.
9. Dobson v. Hartford Carpet Co., 114 U.S. 439 (1885).
10. Id. at 443.
11. Id. at 444.
12. Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., at *3.
13. Id. at *4.
14. Id. at *4.
15. Id. at *5.
16. Id. at *5.
17. Id. at *5.
18. 35 U.S.C.§171(a)(“Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”).
19. See, e.g., Ex parte Adams, 84 Off. Gaz. Pat. Office 311 (1898); Application of Zahn, 617 F.2d 261, 268 (C.C.P.A.1980).
20. Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308 (1980).
21. Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., at *5.
22. 786 F.3d, at 1002.
23. Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., at *6.
24. Brief for United States as Amicus Curiae 27–29.
25. Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., at *6.
26. Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., at *6.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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