繼續上一期的問題，到底誰才能夠擔任共同發明人？必須對發明之構思（conception）具有重要貢獻（contribution is significant），若貢獻不重要（insignificant），就不足以成為共同發明人。若有一個主要發明人已經構思出發明，沒有真正做出產品，主要發明人請該領域的專家協助做出產品原型，此時，協助的專家是否為共同發明人？

治療脊椎變形之骨板骨釘系統

美國聯邦巡迴上訴法院2001年的Acromed Corp. v. Sofamor Danek Group案[1]，就是這種典型的案例。該案系爭專利是美國第4,696,290號專利（簡稱’290號專利），乃是關於治療脊椎變形的一種脊椎固定系統，發明人是史帝夫博士（Dr. Arthur D. Steffee）。第’290 號專利乃是一種在脊柱上手術植入的一種骨板（plate），後通稱為史帝夫氏板（Steffee plate），植入骨板是要協助矯正變形的脊椎[2]。
史帝夫博士是較早想出與骨板骨釘系統（plate-and-screw system）來治療脊椎變形的人。最初他的設計是用一塊上面有固定螺孔的長板，然後在病人的脊椎骨上鑽孔，對準長板上的固定螺孔，以骨釘鎖緊。然而，他發現病人每塊脊椎骨間的距離不同，使用固定螺孔的骨板無法完全適用[3]。

1982年，史帝夫博士在克里夫蘭的一家醫院工作時，設計改良了原本的骨板骨釘系統。首先，他「構思出」（conceived of）無帽螺絲，這樣比較方便在不同角度下將螺絲鎖進每一個椎莖。出於這個想法，史帝夫博士將他的骨釘帶到克里夫蘭研究所（Cleveland Research Institute）醫院的機械室，請一名技工Frank Janson先生協助將螺絲上的螺帽切掉。但切掉螺帽，則需要另一個固定螺絲的方式，史帝夫博士參考其他醫療器材的設計，構思出可以使用圓形的螺帽[4]。

接著，史帝夫認為，在骨板上的螺孔必須是可調整的方式，他參考了其他醫療器材的設計，想到可以使用在骨板上設計長條型槽孔（下圖一的元件52），這樣骨釘的位置就可以在長條槽孔上調整[5]。而最後一個問題就是，如何在長條槽孔上鎖住骨釘而不會滑動？為解決此問題，史帝夫博士告訴Janson，他需要可以讓骨釘「嵌入且固定在那」（sinks in and stays right there）的設計；而Janson先生對於此要求，則提出一種方式，就是在長槽上安置多個圓凹，讓骨釘可以固定在圓凹（下圖一的元件116）中[6]。

圖一、史帝夫骨板，美國第4,696,290號專利的圖9

圖片來源：USPTO

在系爭專利的請求項中，寫到長槽中設有拱型凹處（arcuate recesses），該拱協凹處的功能在於阻止滑動（said recesses comprising means for blocking sliding movement ）…等[7]。

AcroMed公司控告Danek公司

史帝夫博士和幾個朋友在1983年創立AcroMed公司，且將系爭的′290號專利轉讓給AcroMed公司。1988年，克里夫蘭研究機構資遣了Janson先生，Janson先生轉而去AcroMed公司上班。在上班前，AcroMed公司要求Janson先生簽署勞工協議，要求他揭露所有他任職前擁有利益的既存發明。但是Janson先生勾選他沒有任何這類財產[8]。

本案被告Danek公司也是設計生產骨板骨釘系統的公司，並在1988年開發出一般稱為「路克氏板」（Luque）的系統。其與史帝夫板不同處，在於骨板上的長槽是連貫的一長條，但上面也使用了圓形凹陷（參見下圖）。因而1988年起，AcroMed公司開始主張Danek公司系爭產品侵權，而曾約定授權協議至1996年[9]。

圖二：路克氏骨板，Danek公司的美國4790297號專利的圖8

圖片來源：USPTO

Janson先生為共同發明人？

期間，Janson先生在AcroMed公司擔任技工服務到1992年，繼續擔任該公司顧問直到1994年。1994年6月間，Janson先生與被告Danek公司有接觸，不久後AcroMed公司要求Janson先生簽署宣示書（declaration）與律師委託書（power of attorney），申請變更讓他成為′290號專利的共同發明人，並要求他轉讓他的權利給AcroMed公司，但Janson先生拒絕簽署宣示書與轉讓書。但1995年1月25日，Janson先生以15萬美元代價，簽署轉讓同意書，將其對相關專利上的權利，轉讓給Danek公司[10]。
後來Danek開發出其他衍生產品，1993年6月起AcroMed又對Danek的其他衍生產品控告侵權。這一次，Danek反訴主張系爭的′290號專利無效，因為沒有將Janson先生列為共同發明人[11]。

該案一審於俄亥俄州北區聯邦地區法院審理。陪審團認為被告產品侵害原告系爭專利，但在陪審團裁定後，Danek公司提出「法官依據法律自為判決」（judgement as a matter of law，簡稱JMOL）申請，主張系爭′290號專利因為漏列發明人而無效。但一審法官自為判決後，認為Janson先生並非系爭專利共同發明人[12]。Danek公司不服，向聯邦巡迴上訴法院上訴。最後聯邦巡迴上訴法院維持一審法官判決。

主張漏列發明人而使專利無效

首先，上訴法院指出，美國專利法第282條，規定政府核發的專利都被推定有效；因此，被列為專利發明人的人，也被推定是真正的唯一的一群發明人。如果要推翻此推定，主張有漏列發明人（omission of an inventor）而導致專利無效，必須提出清楚且具說服力之證據，證明漏列的人真正參與發明系爭專利[13]。

在美國，當發明為共同發明時，必須由共同發明人共同提出專利申請，如果漏列發明人，會導致專利無效，除非根據美國專利法第256條申請更正；但該漏列發明人不能出於欺騙意圖（deceptive intention），倘若出於欺騙意圖而寫上虛偽發明人，則會使該專利無效，且無法透過申請更正而救回。

上訴法院認為，所謂發明人必須構思出系爭發明。因此，若要主張為共同發明人，必須對該發明之構思有所貢獻。而且，該貢獻在品質上必須重要，而非「不重要」（insignificant），所謂重要不重要，是以整體發明來衡量，若只是對發明人解釋大家都已知的概念或是先前技術，則不能算是重要。此外，要證明該貢獻，必須提出「佐證證據」（corroborating evidence）[14]。

Janson先生只是根據史帝夫博士之指示使用先前技藝

Danek主張，是Janson先生構思出請求項1中寫的「拱型凹陷」（arcuate recesses），但法院認為，並沒有任何佐證證據可以證明此點。Janson先生自己出庭作證，說自己是在史帝夫博士向他提出問題前，就想到圓帽螺絲與拱型凹陷以防止滑動，並說自己是第一個構思出整個骨板骨釘系統的人。但是，被告Danek公司沒有提出任何佐證證明，例如其他證人、有日期的設計圖，或其他證據，可以佐證Janson先生的說詞[15]。

法院認為，雖然是Janson先生在骨盤上切出拱型凹陷，但在骨盤上挖孔，並非所謂的「發明性構思」（inventive conception）。而訴訟記錄支持，是史帝夫博士一個人構思出整個發明。其中，史帝夫博士帶著將長槽骨板和圓帽螺絲去找Janson先生，向他說明「我將圓帽螺絲鎖進去時，要讓骨釘『嵌入且固定在那』（sinks in and stays right there）」。因而，法院認為，史帝夫博士是向Janson先生提出「指示」（instruction），要他根據其構思而設計骨板。而Janson在骨板上挖出拱型凹陷，只是「任何一般技工在發揮被期待的正常技藝」[16]。

此外，被告Danek公司負有舉證責任，必須提出佐證證據，證明設計拱型凹陷並非製作骨板的技工明顯知道的技術，但被告Danek公司也無法證明此點[17]。Danek公司主張，系爭專利請求項中的拱型凹陷，本身就是一個發明性構思，也就是系爭專利之所以能夠獲得專利的最重要之處。但法院認為，系爭專利能獲得專利，是因為整體的組合有進步性，而非只因為該拱型凹陷。法院指出，系爭專利請求項1是一個組合專利，組合專利會將許多老元素加以組合，只要其組合具有新穎性，即可獲得專利保護。而請求項1中的每一個元素，都出現在先前技術中，包括在板子上長槽的拱型凹陷設計。但是，請求項1結合了這些舊有元素，而創造出新而具進步性的發明。所以，並非單純因為該拱型凹陷讓請求項1可獲得專利[18]。

最後，由於被告Danek公司沒有提出任何佐證證據，可以以清楚極具說服力之證據標準，證明骨板長槽中的拱型凹陷是一個發明性構思。因此，證據支持一審判決，亦即Janson並非共同發明人，系爭專利並沒有漏列發明人而無效[19]。

結語

總結來說，如果發明人自己構思出發明，只是需要有人協助做出產品，其將其構思向協助者說明，並指示協助者在既有技術下付諸實施，協助者的貢獻不重要，不能算是共同發明人。若要證明自己是發明人或共同發明人，如果只有自己的證詞是不夠的，一定要有佐證證據支持。

備註

1. Acromed Corp. v. Sofamor Danek Group, Inc., 253 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2001).
2. Id. at 1374.
3. Id. at 1374-75.
4. Id. at 1375.
5. Id. at 1375.
6. Id. at 1375.
7. Id. at 1376.
8. Id. at 1377.
9. Id. at 1377.
10. Id. at 1377.
11. Id. at 1377.
12. Id. at 1378.
13. Id. at 1379.
14. Id. at 1379.
15. Id. at 1379-80.
16. Id. at 1380.
17. Id. at 1380.
18. Id. at 1381.
19. Id. at 1381.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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