美國近期出現一種大量寄發索取權利金信函的專利蟑螂，希望收信人支付權利金，Innovatio公司就是其中之一。Innovatio公司從2011年向Broadman公司購買了一系列與WiFi有關之專利後，沒有向其他生產WiFi相關設備的廠商提告，反而鎖定使用Wifi設備訊號的八千家店家，寄發大量的索取權利金信函……

所謂的「索取權利金信函」（demand letters），乃是智慧財產權人寫信告知收信人，說明其擁有的智慧財產權，並告知收信人可能構成侵權。信函中可能包含額外的資訊，包含智慧財產權人的想法、律師的資訊，以及智慧財產權人願意授權的條件等[1]。其與一般的警告信函不同在於，一般警告信函乃警告競爭對手或交易相對人不要再製造銷售侵權產品，而索取權利金信函則是希望收信人支付權利金[2]。

在美國，專利權人有可能會利用寄發索取權利金信函，希望與對方和解並獲得權利金。一方面，對專利權人而言，寄發信函的成本比起調查和提起侵權訴訟的成本低很多；另方面，對潛在被告而言，美國的訴訟成本太高，若評估訴訟的成本高於和解或授權費用時，寧可選擇支付權利金[3]。

美國近期出現一種專利蟑螂，大量寄發索取權利金信函的案件，包括2011年開始的Innovatio公司，和2012年開始出現的MPHJ公司。這類案件大多具有下述特徵：1.其專利所屬科技乃廣泛應用，因而專利權人不需要花時間成本進行調查，就可以輕易宣稱對方可能侵權。2.其專利價值不高，所以專利權人不向大型製造商提告，反而向一般消費端寄發信函。3.其所寄發信函的對象，大多並非該科技產業，對專利法律資訊不足。4.其宣稱的侵權訴訟看起來要很像，例如附上起訴書草稿[4]。

In re Innovatio案事實

以下介紹2013年伊利諾州地區法院所判決的In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation 案。Innovatio公司是一個非專利實施實體（non-practicing entity），從2011年向Broadman公司購買了一系列與WiFi有關之專利，而WiFi乃是標準制訂組織IEEE所制訂的802.11標準[5]。

Innovatio取得專利後，開始對其他人行使其專利。但是其並沒有向其他生產WiFi相關設備的廠商提告，反而向一般的使用提供Wifi設備訊號的店家，包括麵包店、餐廳、咖啡店、旅館等，超過八千家店家，寄發大量的索取權利金信函（demand letters）。在信中宣稱這些店家的WiFi設備與提供訊號行為，侵害了Innovatio的相關專利，並提醒若願意支付權利金，可獲得折扣，若不願意支付權利金，將提起訴訟，且訴訟將產生高額費用[6]。事實上，Innovatio確實起訴了部分店家，以殺雞儆猴。

同時，幾家WiFi設備製造商，決定對Innovatio提起確認之訴，確認其所製造的產品並沒有侵害Innovatio的專利[7]。因而地區法院將兩案合併。於2012年10月，三家設備製造商另外對Innovatio追加起訴，認為Innovatio隨意寄發索取權利金之信函，信中有許多不誠實或錯誤說明之處，且根本沒有一一確認每一個寄信的對象到底用的是哪些設備，哪些部分侵害了Innovatio的專利等，故主張Innovatio違反多個條文，包括聯邦刑法中關於勒索信件等刑法規定，以及州的反競爭法等。此等聯邦刑法關於勒索信之處罰規定，美國一般稱為「反勒索及受賄組織法」（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act ，簡稱RICO）[8]。

而Innovatio對此一追加訴訟的主要抗辯，就是提出美國反托拉斯法上之Noerr-Pennington豁免法則，認為其所為索取權利金信函之行為，可豁免於「反勒索及受賄組織法」或其他州法之適用。而關鍵問題可進一步區分二個層次，第一個問題是：Noerr-Pennington豁免法則是否適用於反托拉斯法以外之其他法律？因為本案控告違法的是聯邦的反勒索及受賄組織法和其他州法。第一個問題較為容易，地區法院指出，各巡迴法院都已經有許多判決先例，Noerr-Pennington豁免法則適用於反托拉斯法以外的其他法律[9]。

訴訟前通訊行為豁免？

第二個問題則是： Noerr-Pennington豁免法則是否除了訴訟行為外，也擴張到本案所關心的「訴訟前通訊行為」（pre-suit communication）？因為本案所控告的，是Innovatio隨意對許多店家任意寄發信函，威脅起訴，而非真的起訴[10]。

地區法院指出，目前為止，聯邦最高法院尚未就訴訟前的通訊行為是否適用Noerr-Pennington豁免法則表示意見，由於其涉及專利問題，將參考聯邦巡迴上訴法院之看法。聯邦巡迴上訴法院在2004年的Globetrotter Software, Inc. v. Elan Computer Grp., Inc.案[11]中，被告主張專利權人的訴訟前通訊行為是否違反州法，法院就聯邦法是否已先占（preempt）於州法問題，認為可套用Noerr-Pennington豁免法則中虛假訴訟（sham litigation）例外之標準，認為只要專利權人未符合虛假訴訟例外之惡意標準，聯邦法就先占於州法[12]。

地區法院指出，雖然此Globetrotter案是在討論聯邦法先占的問題，但涉及了訴訟前通訊行為，且聯邦巡迴上訴法院另外也援引憲法增補條文第一條之人民請願權，而認定專利權人的訴訟前通訊行為可豁免於州之侵權法適用，因而，地區法院認為，Noerr-Pennington豁免法則應該可全面地擴及於訴訟前通訊行為[13]。

是否為虛假訴訟？

雖然訴訟前通訊行為適用Noerr-Pennington豁免，但仍然有虛假訴訟（sham litigation）例外。而設備製造商指控Innovatio的信函中，有諸多問題顯示出其乃虛假訴訟。至於其所認為的虛假訴訟標準，乃是權利人之訴訟前通訊行為乃出於「惡意」，包括客觀和主觀要件。所謂客觀就是指客觀上欠缺依據，但若行為人擁有「合理根據」（probable cause）就並非欠缺依據[14]。

一，設備製造商認為，Innovatio從其他公司購買取得之專利，屬於IEEE所制訂的802.11標準，承諾必須為「合理及無歧視授權」（RAND），但卻沒有先提供寄信對象此種授權資訊，而索取較高之權利金。但地區法院認為，「合理及無歧視授權」之承諾，只是專利權人對標準組織的承諾，對於訴訟上授權金之判斷的效力仍在爭論中，因而，在信函中沒有提到這方面的資訊，不能認為其所索取之權利金「客觀上欠缺依據」[15]。

二，設備製造商認為，許多製造商都曾在製造時獲得Innovatio專利的授權，而Innovatio卻沒有先查清楚每一個店家的設備到底有無獲得授權，就一律寄發索取權利金信函。對此，地區法院認為，Innovatio並不清楚哪些店家的哪些設備有無得到授權，而所謂的虛假訴訟，必須該訴訟「客觀上沒有依據」，且主觀上專利權人知道或很明顯應該知道，該訴訟客觀上沒有依據。因此，Innovatio可合理期待，至少有部分店家的部分產品沒有得到授權。所以地區法院認為，Innovatio任意對店家寄發信件的行為並非「虛假」[16]。

三、設備製造商認為，Innovatio的信函中，有許多不實陳述。第一種不實陳述，就是宣稱其擁有的專利是屬於WiFi的必要專利，但實際上其95％的專利都只是選擇性的專利。但地區法院認為，從訴訟上所提供的有限證據來看，看不出Innovatio有宣稱自己的專利是必要專利[17]。

四、設備製造商認為，Innovatio的信函中，宣稱自己授權的對象很多、獲得很高的授權金（強調專利價值），以及其專利在法院和在審查程序中被認定有效。但法院認為， Noerr-Pennington豁免的不實陳述例外（misrepresentation exception），必須該不實陳述資訊具重大性（material），足以影響其主張之結果。但地區法院認為，Innovatio宣稱專利授權對象或價值，並不會影響其專利之主張，所以不構成虛假[18]。

評析

上述Innovatio案，一方面將Noerr豁免，明確地擴及於專利權人的訴訟前通訊行為，亦即所寄發的警告信函或索取權利金信函，都可豁免於反托拉斯法或各種法律責任。但另一方面，其也承認虛假訴訟例外，亦即若是虛假訴訟，仍應該就其隨意提起訴訟或訴訟前行為而負法律責任。

個人認為，縱使Noerr豁免適用於專利權人的訴訟前通訊行為，但對虛假訴訟例外的認定卻有問題。虛假訴訟的標準，按照過去法院的判決先例，是針對提起訴訟是否沒有根據，而且是針對個別的訴訟去認定。但是，伊利諾州地區法院在本案中，是將整個八千封索取權利金函一起認定，認為只要有部分的主張並非沒有根據，整個八千封信都非沒有根據。事實上，八千封索取信函中，應該有不少主張最後會不成立，亦即沒有根據。而客觀上沒有根據，主觀上是否為惡意？至少就部分案件來說，Innovatio確實可能知道部分寄信的對象可能不構成侵權，所以主觀上確實具有惡意。

備註

1. Eric J. Riedel, Patent Infringement Demand Letters: Does Noerr-Pennington or the Dirst Amendment Preempt State-law Liability for Misleading Statements?, 31 Berkeley Tech. L.J. 623,626-27 (2016).
2. Id. at 646.
3. Id. at 627-28.
4. Id. at 628-30.
5. In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, 921 F.Supp.2d 903, 906-07 (2013).
6. Id. at 907-08.
7. Id. at 906.
8. Id. at 906.
9. Id. at 910-11.
10. Id. at 911.
11. Globetrotter Software, Inc. v. Elan Computer Grp., Inc., 362 F.3d 1367 (Fed.Cir.2004).
12. In re Innovatio, at 912-13.
13. Id. at 913.
14. Id. at 914.
15. Id. at 915-17.
16. Id. at 917-19.
17. Id. at 919-20.
18. Id. at 920-22.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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