2016年，中國深圳市的佰利公司（簡稱佰利公司）認為中複公司銷售的iPhone 6和iPhone 6 Plus手機侵害該公司的專利權，向北京知識產權局（簡稱北知局）提出專利侵權糾紛處理請求。2016年5月10日，北知局作出（2016）854-16號專利侵權糾紛處理決定書（簡稱被訴決定）並責令停止銷售。Apple上海公司（簡稱Apple公司）和中複公司不服，向北京知識產權法院（簡稱北京法院）提起行政訴訟。2017年3月24日，北京法院撤銷被訴決定並判定iPhone 6和iPhone 6 Plus手機沒有侵害佰利公司的專利權。

※本文摘錄自[解析北京知識產權法院的Apple手機侵權案一審判決]

基本事實

2014年1月13日，佰利公司提出「手機(100C)」的外觀設計專利申請，於2014年7月9日被授權公告，專利號為201430009113.9（簡稱涉案專利）。涉案專利屬國際工業設計分類表第14-03類[1]，公告包括有主視圖、後視圖、俯視圖、仰視圖、左視圖、右視圖六面視圖各一張（如圖1所示）。

圖1  涉案專利的之六面視圖

佰利公司認為，中複公司銷售的iPhone 6和iPhone 6 Plus手機侵犯了涉案專利（如圖2所示），請求北知局責令中複公司停止上述許諾銷售和銷售行為。審理期間，北知局在第二次口頭審理記錄中記載：Apple公司與中複公司為共同銷售者，因此同意追加Apple公司為被請求人。在該次口頭審理，Apple公司提出幾項主張：(1)Apple公司係主動申請追加為第三人，請求人提出的處理請求應該予以駁回；(2)新的請求超出原始立案範圍，沒有任何針對Apple公司侵權行為的證據；(3)Apple公司位於上海市，並非北知局的管轄範圍。

2016年5月10日，北知局作出決定，責令Apple公司及中複公司停止許諾銷售和銷售被控侵權產品。Apple公司和中複公司均不服，向北京法院提起行政訴訟。Apple公司主張北知局違反程序、越權，事實認定和適用法律也存在錯誤，要求撤銷先前裁定，同時宣告被控侵權產品未落入涉案專利保護範圍。

圖2  涉案專利[2]與iPhone 6手機的比對圖

北京法院審理的法律依據及事實認定

北京法院綜合各方當事人的主張，整理出本案爭點：（1）法院可否在行政訴訟中一併審理原告（Apple公司和中複公司）申請的確認不侵權訴訟；（2）北知局的被訴決定是否有違法性；（3）被訴決定的事實認定和適用法律是否錯誤；（4）被控侵權產品是否侵犯佰利公司的涉案專利權；（5）中複公司是否具備經營資質以及合法來源抗辯是否可以成為其免責的事由。以下僅就爭點（1）~（3）予以解析說明。

法院可否在行政訴訟中一併審理確認不侵權?

根據中華人民共和國行政訴訟法（簡稱行政訴訟法），法院依據當事人申請一併解決相關爭議，必須符合三個要件：(1)行政機關所處理的糾紛屬於民事爭議；(2)行政機關對該糾紛所做的處理屬於行政裁決；(3)當事人申請一併解決的糾紛與行政機關在行政程序中處理的民事爭議具有相關性。本案北知局處理該糾紛之目的係保護行政相對人的私權利，並不關涉公共利益。因此，北知局行政行為處理的專利侵權糾紛應屬於民事爭議。

北知局係依中國專利法（簡稱專利法）第60條的授權，作為北京地區負責處理專利侵權糾紛的行政機關，依據佰利公司的申請，對其與被控侵權人之間的專利侵權糾紛進行審查並作出決定。因此，北知局的行政行為屬於行政裁決。Apple公司請求宣告其行為未侵犯涉案專利權，針對的是其與佰利公司之間的侵權法律關係，而北知局處理的亦為被控侵權產品是否侵犯佰利公司的涉案專利權。因此，Apple公司請求解決的民事爭議實質上與北知局處理的專利侵權糾紛完全相同。

北京法院認為：Apple公司提出撤銷被訴決定的同時，要求本院裁判確認其行為並不侵犯佰利公司的涉案專利權，符合行政訴訟法第61條第1款的規定，可以一併審理。

北知局的被訴決定是否有違法性?

行政裁決是指行政機關或法律授權的組織，依據法律授權，對平等主體之間發生的、與行政管理活動密切相關的特定民事糾紛進行審查，並作出裁決的具體行政行為。本案中，北知局依據專利法第60條的授權，作為北京地區負責處理專利侵權糾紛的行政機關，依據佰利公司的申請，對其與被控侵權行為人之間的專利侵權糾紛進行審查，並作出被訴決定。北知局的行政行為符合行政裁決的特徵，屬於行政裁決。

超越職權的行為

Apple公司認為，其僅請求以第三人的身份加入行政程序，北知局卻追加其為共同被請求人，沒有法律依據。北知局認為，考慮到案件與Apple公司存在利害關係，經請求人同意，追加Apple公司為被請求人，符合法律規定。

北京法院說明：依法行政要求行政機關在行使行政權的過程中必須要遵守法律。北知局依佰利公司的請求對專利侵權糾紛進行居間裁決，而涉及侵權糾紛的行政裁決屬於依申請行政行為，並非依職權行政行為。本案中，相關法律法規中並未規定北知局可以依職權通知案外人作為共同被請求人，佰利公司在提出申請時亦未將Apple公司作為被請求人。在此情況下，北知局依職權追加Apple公司作為共同被請求人沒有法律依據，屬於超越職權的行為。

違反聽證原則

Apple公司認為，第27878號決定對於涉案專利的保護範圍進行了限縮，對認定被控侵權產品是否落入涉案專利的保護範圍具有重大影響，北知局卻未安排雙方對該證據質證，違反了聽證原則。

北京法院說明：第27878號決定係針對Apple公司就佰利公司的涉案專利提出的無效宣告請求而作出的，Apple公司向北知局請求就該無效程序的相關認定安排口頭審理以陳述意見。在此情況下，北知局應當給予當事人就該決定發表意見的機會，從而保障當事人陳述意見以及舉證的權利。因此，北知局未聽取當事人對第27878號決定的相關意見，未尊重Apple公司的正當權利，違反聽證原則。

違反行政公開原則

行政公開原則要求行政主體將行政權力運行的依據、過程和結果向行政相對人和社會公眾公開。北京法院認為：依中國知識產權局發佈的「專利行政執法操作指南（試行）」第2.5.4.1.1款規定，專利侵權糾紛案件處理決定書應寫明當事人證據材料，合議組的採信情況及侵權是否成立以及認定的理由和依據。在本案被訴決定中，北知局僅對Apple公司提出的現有設計抗辯和侵權認定理由、根據進行了分析論述，並未提及Apple公司提交的鑒定意見、市場調查報告、第27878號決定等其他證據，亦未說明其不予採信的理由和依據，明顯違反了行政公開原則。

Apple公司提出現有設計抗辯

在北知局行政處理中，Apple公司除了提出被控侵權產品與涉案專利不相同也不相近似的抗辯主張外，還提出現有設計抗辯，所提供的現有設計是專利號ZL201330058248.X的「電子裝置」外觀設計專利，專利權人為美國Apple公司。該外觀設計公告包括3個設計（如圖3所示），屬國際工業設計分類第14-01類（聲音或圖像的記錄或複製設備），在簡要說明中載明：本外觀設計產品的名稱為「電子裝置」。

北知局認為，涉案專利屬通訊設備或無線電放大器類，而Apple公司提交的現有外觀設計屬聲音或圖像的記錄或複製設備類，兩者的用途明顯不同。此外，從該設計公告文本中難以確定其有哪些具體的功能與用途，無法判斷其與涉案專利設計是否構成相同或近似產品，故不構成現有設計。

圖3  Apple公司提出的現有設計

專利侵權司法解釋（一）[3]第8條將外觀設計專利侵權判定限定在相同或相近種類產品上，在第9條明確了判定產品相近的方法，即應當根據外觀設計產品的用途，認定產品種類是否相同或者相近。最高人民法院在（2013）民申字第1216號民事判決書中指出，「國際工業設計分類表」僅是判斷產品用途的參考之一，並不是唯一依據。

北京法院認為：涉案專利與Apple公司所提出的「電子裝置」外觀設計專利均屬於第14類的錄音、通訊或資訊再現設備。二者均包含攝像頭、音量鍵、耳機插孔、資料線插槽、揚聲器等功能性部件，且該「電子裝置」的外形是手機的常規形狀，故可認為屬於相近種類的產品，屬於現有設計。此外，201330058248.X專利係複審會作出的第27878號決定中的「對比設計10」，複審會基於該專利的外形是手機的常規形狀，且與涉案專利的手機產品有多種用途相同，因而認定其可作為涉案專利的現有設計。複審會在第27878號決定已經作出認定，因此北知局作出不屬於現有設計的認定是錯誤的。

被訴決定的事實認定和適用法律是否錯誤

專利法第59條第2款規定，外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中的產品外觀設計為準，簡要說明可以用於解釋圖片或者照片所表示的設計。專利侵權司法解釋（一）第8條規定，在與外觀設計專利產品相同或者相近種類產品上，採用與授權外觀設計相同或者近似的外觀設計的，法院應當認定被訴侵權產品落入專利法第59條第2款規定的保護範圍。第11條進一步指出，在判定外觀設計是否近似時，應當根據授權外觀設計和被訴侵權產品的設計特徵，以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷。綜觀各方當事人的主張後，北京法院認為本案的主要爭議有三點：

1. 被訴決定對區別設計特徵的認定是否正確

北京法院就涉案專利設計與被訴侵權產品（簡稱被訴產品）進行比對，兩者的設計特徵在各視圖中揭露（如圖4所示）且說明如後。1.主視圖：(1)上端部件不同；(2)顯示螢幕與邊框距離不同；(3)下端部件不同。2.後視圖：(4)閃光燈位置不同；(5)側面到背面弧度不同；(6)背面區域劃分不同；(7)揚聲器孔設置不同。3.左、右視圖：(8)攝像頭突出程度不同；(9)側面按鍵設計不同；(10)側面曲率弧度不同；(11)側面線條不同。4.俯、仰視圖：(12)上側部件不同；(13)下側部件不同。

圖4  涉案專利與被訴產品的區別設計特徵

2. 被訴決定認定的區別設計特徵是否屬於功能性設計

北知局將區別設計特徵(3)、(4)、(6)、(7)、(9)、(12)、(13)認定為功能性設計特徵，Apple公司不認同，提出了包含市場中智慧手機和手機外觀設計專利等3份證據予以佐證。專利法並沒有直接定義功能性設計特徵，亦未直接提及功能性設計特徵的概念，但在專利侵權司法解釋（一）第11條卻規定了在判斷外觀設計整體視覺效果時，需要判斷有關設計特徵是否是基於功能決定的，由此判斷該特徵對整體視覺效果是否產生影響。

北京法院對於前述的設計特徵分析如後。特徵(3)正面下部按鍵設計：市場中智慧手機可實現相似「控制功能」的設計有多種選擇，包括虛擬或實體的三個按鍵、正方形、長方形、窄條形的單個按鍵。這些設計均可不受功能限制而根據美感的需要靈活設計，故特徵（3）不屬於功能性設計特徵。特徵(4)閃光燈位置：市場上手機閃光燈可被放置在攝像頭的下方、右方、左方及上方，這些不同的位置和排列方式設計並不主要取決於功能，同時實現了不同的美感，故特徵(4)不屬於功能性設計特徵。

圖5 市場上的智慧型手機有各種不同形狀的控制功能按鍵

圖6 市場上的手機的閃光燈設置在不同位置及不同的排列方式

關於特徵(6)背面區域劃分：手機設計者可以摒棄條紋設計、將條紋部分進行上色、或者採取其他顏色；條紋的形狀，位置佈局均可以上下變動。被控侵權設計除在手機背部採取了三段式的設計外，還在條紋設計上還向上、下、左、右側面延伸，在左、右側面與螢幕邊緣形成了對稱的H型設計，這是被控侵權設計獨有的，僅起裝飾性作用，故特徵(6)不屬於功能性設計特徵。

圖7 市場上手機被棉有各種不同設計

特徵(7)、(12)、(13)上下側部件及揚聲器孔設置：市場上手機揚聲器孔及耳機插孔的設計，可放置在手機底面、背面，也可使用不同形狀。特徵(9)側面按鍵設計：市場上手機側面按鍵可放置在手機不同的側面，靜音鍵可使用不同形狀及不同方式（撥片、按壓及滑動等）設計，音量鍵可使用嵌入式、兩段式等式樣，以及按鍵側面的突出程度可採用突出或非突出設計。這些不同的設計可產生不同的視覺美感，因此特徵(7)、(12)、(13)、(9)都不屬於功能性設計特徵。

北京法院認為：原告提供的證據可以證明被訴決定概括的五點區別設計特徵均並非唯一或主要由功能決定，北知局認定這些特徵為功能性設計特徵沒有事實和法律依據。

3. 區別設計特徵對整體視覺效果的影響

在判斷區別設計特徵對整體視覺效果的影響時，還需要考慮涉案專利設計的設計要部、設計要點及設計空間[4]。最高人民法院在（2015）民提字第23號民事判決書中指出，認定設計要部，應當以一般消費者的視角，根據產品用途，綜合考慮產品的各種使用狀態得出。設計要點是指涉案專利設計區別于現有設計的設計特徵。另最高人民法院在（2010）行提字第5號行政判決中指出，設計空間是指設計者在創作特定產品外觀設計時的自由度。設計者在特定產品領域中的設計自由度通常要受到現有設計、技術、法律以及觀念等多種因素的制約和影響。並且，對於同一產品的設計空間而言，設計空間的大小也是可以變化的。

北京法院對於涉案專利設計和被訴產品的比對分析如下：就一般消費者容易觀察到的部位而言，(1)被訴產品的設計正面採用圓形按鍵與涉案專利截然不同（如圖8所示(1)）；(2)其背面整體藉由線條設計形成明顯的區域劃分，且這些線條延伸到手機側面，並與手機螢幕側邊形成對稱的H型的獨特設計（如圖8所示(2)），一般消費者較易察覺；同時，(3)被訴產品在側面添加靜音鍵，且音量鍵的形狀與樣式（如圖8所示(3)）與涉案專利不同，也會影響一般消費者的整體視覺效果。更為重要的是，(4)涉案專利的設計從正面到背面採用非對稱弧形設計和特定曲率的過度設計（如圖8所示(4)），這是涉案專利與現有設計產生明顯區別的設計要點。

北京法院認為：最高人民法院在（2015）民提字第23號民事判決書中認為，如果被訴侵權產品未包含授權外觀設計區別於現有設計的全部設計特徵，一般可以推定被訴侵權產品與授權外觀設計不近似。因此，被訴產品與涉案專利相比在整體視覺效果上具有實質性差異，與涉案專利不構成相同或相近似，未落入涉案專利的保護範圍。被訴決定的認定有誤，本院對此予以糾正。

圖8  涉案專利與被訴產品整體視覺效果比對之差異

判決結果

最後，北京法院的判決如下：（一）撤銷北智局作出的京知執字（2016）854-16號專利侵權糾紛處理決定；（二）Apple公司、中複公司未侵犯佰利公司擁有的201430009113.9號外觀設計專利權。

結語

其實，這個判決結果是可以預見的[5]。合議庭是由該院院長宿遲擔任審判長，以及兩名審判員姜穎、崔寧，2位陪審員共5人所組成，一位陪審員是清華大學副教授崔國斌，另一位是人民大學副教授姚歡慶。一審判決中清楚說明各項爭點的法律依據及法理論述，其中說明了行政機關的被訴決定增加Apple公司為共同被請求人超越其職權，違反依法行政原則，被訴決定也違反了程序正當原則中的聽證原則及行政公開原則。還有，被訴決定對於被訴產品的侵權事實認定明顯錯誤，對於Apple公司提出的專利號ZL201330058248.X的「電子裝置」外觀設計專利作為現有設計抗辯的認定與該局在先認定不一致。很顯然的，這個判決狠狠的打了北京知識產權局一個大巴掌。

備註

1. 第14-03類 ：通訊設備或無線電放大器。
2. 涉案專利產品的圖片摘自9to5mac網站。
3. 專利侵權司法解釋（一）就是最高人民法院於2009年12月29日所發布的「關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋」，該司法解釋於2010年1月1日施行。
4. 參見《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（簡稱專利侵權司法解釋（二））第十四條規定，人民法院在認定一般消費者對於外觀設計所具有的知識水準和認知能力時，一般應當考慮被訴侵權行為發生時授權外觀設計所屬相同或者相近種類產品的設計空間。設計空間較大的，人民法院可以認定一般消費者通常不容易注意到不同設計之間的較小區別；設計空間較小的，人民法院可以認定一般消費者通常更容易注意到不同設計之間的較小區別。
5. 參閱作者在北美智權報第163期發表的「解析中國手機外觀設計專利實質相同的判斷----從手機(100C)與iPhone 6 的行政裁定談起」。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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