2016年，歐盟成員國的一些法院已將歐盟共同設計（community design，簡稱歐盟設計）案件提交歐盟法院（Court of Justice of the European Union, CJEU）請求作出初步裁決，設計人員及專利業界都熱切期待CJEU的法律解釋與答覆。這些案件是有關2001年12月12日制定的第6/2002號歐盟設計法（Regulation on Community design，以下稱設計法）[1]的適用與解釋，例如：作為歐盟成員國的國內法院，是否有決定註冊設計或未註冊設計侵權的管轄權。另有關於歐盟設計指令（Design Directive）[2]的解釋。本文將介紹2017年7月13日CJEU剛剛做出的C-433/16案件決定，以及其中對於設計法及布魯塞爾規則中與訴訟及反訴管轄相關規定的解釋。

※本文摘錄自[歐盟法院確認歐盟設計法中的特別管轄]

歐盟設計法第4條2款規定，在正常使用中不可見的複合式產品之零組件，不得用設計保護。其立法目的是要排除歐盟範圍內複合式產品的零組件之設計保護。因此，火星塞和機油濾清器等的內部零組件，在歐盟設計制度下是不給予保護的；但是，對於為了恢復其原始外觀而維修複合式產品所使用的維修零件則有例外，就是設計法第110條所規定的「維修免責條款」之例外。[3]

歐盟成員國的國內法院已有數十件與設計法第110條規定有關的案件，其中40件關於汽車輪圈的案件已做出決定[4]，幾乎所有的法院都認為：汽車輪圈不是為了恢復其原始外觀所使用的維修零件，不屬於設計法第110條所規定的「維修免責條款」之例外情況。輪圈是一種「配件（accessories）」，有助於車輛的整體美感，亦允許消費者能在市場上隨意替換與車輪可相容的其他輪圈產品，因此，不能被視為「零組件」。實際上，相同的車輛可以裝配各種不同的輪圈（如圖1所示），另一方面，同一輪圈也可以在不同類型的車輛上（如圖2所示）。

圖1  Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTi汽車可以搭配不同的車輪[5]

圖2  Borbet BL5 Felge的輪圈可以搭配不同形式的汽車[6]

	Mercedes A200d mit Borbet BL5 Felgen
	VW Golf 2.0 TDI mit Borbet BL5 Felgen

事實背景

2017年7月13日，CJEU就BMW公司控告Acacia公司的C-433/16案件的管轄權作出了判決，其中提到關於管轄權的六個問題並不令人驚訝，但仍作出有用的確認與解釋。這案件是義大利最高上訴法院（Italian Court of Cassation）2016年4月5日的決定中，依據第267條歐盟運作條約（Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU）提出的初步裁決（preliminary ruling）請求，2016年8月3日，CJEU收到初步裁決之請求。

C-433/16案件是有關第44/2001號「布魯塞爾規則（the Brussels I Regulation or EU I Regulation）」[7]的解釋，這是歐盟理事會於2000年12月22日修訂定[8]關於民事和商業事務判決之承認和執行的歐盟規則，以及2001年12月12日制定設計法的解釋。該初步裁定請求是設立在德國的BMW公司和義大利的Acacia公司之間的訴訟中提出的，涉及Acacia公司反訴BMW公司的管轄權決定。

Acacia的反訴策略

Acacia製造和銷售適用於Audi、BMW及Porsche汽車的鋁合金輪轂的汽車輪圈（如圖3所示）。法院表示該等合金輪圈的複製品是由汽車製造商生產且以WSP義大利的商標銷售，WSP標誌是「車輪零組件（Wheels Spare Parts）」的縮寫，這些輪圈是複製品（replica rims）。汽車製造商所生產的輪圈已在EUIPO登記為註冊設計，Acacia認為已落入設計法第110條規定的「維修免責條款（repair clause）」中排除保護之零組件設計。

圖3  Porsche公司的輪圈註冊設計與複製品的比對

關於設計法第110條(1)款規定之解釋及適用，2012年7月，英國高等法院在BMW v. R & M案件[9]的判決中，建立複合式產品的維修零組件適用維修免責條款之檢測。汽車零組件要成為註冊設計所保護之標的，必須符合以下兩個要件：(1)零組件本身需具有獨立的特性；(2)不能僅是構成複合產品的其中一個零組件。

圖4  BMW公司已在EUIPO註冊的輪圈設計

2013年1月21日，Acacia在義大利的那不勒斯地方法院（以下簡稱那不勒斯法院）提起對抗BMW的訴訟，請求確認其輪圈產品未侵害註冊設計之聲明（Declaration of Non-Infringement，簡稱DNI），而BMW是該等汽車輪圈註冊設計的權利人（如圖4所示），以及請求確認BMW濫用市場支配地位（abuse of a dominant market position）和不公平競爭之聲明。同時，Acacia試圖請求禁制令防止BMW採取訴訟阻礙這些產品的銷售。

BMW對於管轄權的抗辯

BMW向那不勒斯法院遞交抗辯，以初步程序作為重點，說明Acacia委託律師申請的通知是不存在或無效的。另一個爭點仍然是初步事項（preliminary matter），BMW對義大利法院的管轄權提出質疑，認為Acacia的申請應予以拒絕，因為在事實上或法律上都沒有依據。

BMW提出了以下的主張：......接受這種具有法律效力文件只是程序上的意義，申請這文件唯一目的是為了避免之後出現錯誤聲明的風險。一方面，Acacia並未作出通知，在另一方面，法院不可能宣告其所提的申請有效，因為義大利法院不具有管轄權，德國法院才有司法管轄權。

2014年5月27日舉行聽證會，那不勒斯法院訂定關於遞交程序問題進一步意見書的最後期限。2014年10月3日，BMW向義大利最高上訴法院（簡稱最高上訴法院）提交一項初步爭議（preliminary issue），是關於那不勒斯法院一直懸而未決的司法管轄權問題。BMW多次提及，義大利法院沒有司法管轄權去審理Acacia所提的案件。就這一部分，Acacia抗辯BMW已默認接受義大利法院的管轄權。之後又對其所申請的通知提出異議，主張那通知是不存在或無效的。

義大利最高上訴法院的決定

2015年3月4日，總檢察長（Attorney-General）提交的法律意見中，認為最高上訴法院應宣告義大利法院沒有管轄權。在這種情況下，最高上訴法院還是決定保留訴訟程序，並將以下問題提交CJEU請求初步裁定：

1. 根據布魯塞爾規則第24條，可將被交付的國內法院管轄權訴訟作為初步事項提出，然而，在提出實質爭點前，是否被解釋為已接受該法院的管轄權？
2. 根據設計法第82條第1款規定與案件有關的負面聲明，如果不是設計法第82條第5款規定的改變管轄，不得將其解釋為這案件默認屬於專屬管轄？
3. 為了解決前一個問題，考慮到布魯塞爾規則第22條特別規定了這種管轄權的專屬管轄權規則解釋，特別是在涉及專利、商標和設計的註冊或無效的訴訟，但不包括負面聲明的情況，第24條規定，被告可以接受不同的管轄權，除非管轄權來源於同一規則其他規定，從而確定了申請人所處理的法院的管轄權？
4. CJEU在2012年10月25日C133/11的Folien Fischer和Fofitec案件[10]的判決中採用的做法是否適用布魯塞爾規則第5條3款，其旨在確定侵權、不法行為或準違法行為不存在責任的行為，包括宣告歐盟設計不侵權的訴訟，以及在本案中是指設計法第81條所述的法院，或布魯塞爾規則第5條3款所提及具有管轄權的法院，或者申請人可以選擇其中一個或另一個可能的司法管轄區？
5. 如果濫用市場支配地位和不正當競爭的訴訟是在涉及歐盟設計案件的背景下提出的，根據布魯塞爾規則第28條3款的廣泛解釋，在本案中，同一法院是否可以一起審理？
6. 前一個問題中提及的兩個訴訟是否構成侵權、違法或準違法的情況？如果是這樣，可能會影響布魯塞爾規則第5條3款或設計法關於司法管轄權的規定？

歐盟設計法關於管轄權的規定

整理一下設計法中有關管轄權之條款，設計法第9章是關於歐盟設計法律訴訟適用的司法管轄權和程序之法律規定，第1節「管轄權和執行」中第79條是關於「公約中關於管轄權和執行的適用」之規定，其重點是除非「設計法」另有規定，其他都適用「Brussels公約」。

※詳細內容可參考[歐盟設計法關於管轄權的規定]

布魯塞爾規則有關管轄權之規定

在歐盟成員國之間，「布魯塞爾規則」取代了1968年9月27日制定的關於管轄權和執行民事和商業判決的「布魯塞爾公約」[11]。2012年12月12日，歐盟議會和理事會重新制定（Recast）關於民事和商業判決的承認和執行管轄權的法規--（歐盟）第1215/2012號的「Brussels I Regulation Recast」[12]（通稱為Brussels Recast）取代布魯塞爾規則，該規則第66條第1款規定，僅適用於2015年1月10日或之後正式真實文書提出或登記的法律訴訟以及法院核准或總結的和解。不過，在這案件中適用的是「布魯塞爾規則」，是2001年12月22日修定的歐盟第44/2001號「Brussels I Regulation」。

※詳細內容可參考[布魯塞爾規則有關管轄權之規定]

CJEU歐盟法院的決定

對於歐盟設計制度而言，這是很不尋常的作法，沒有得到總檢察長意見的支持，CJEU還是發布了判決，所請求的法律問題似乎已公平解決了。CJEU將義大利法院的問題重新定義為四個要點，並做出以下的回答：

1. BMW提出的抗辯，其中一部分反駁義大利法院的管轄權，並沒有導向布魯塞爾規則第24條所規定的應訴管轄或默示管轄。BMW毫無疑問地質疑該管轄權，即使這樣做是替代實質性的防禦，從而明確了布魯塞爾規則第24條之規定。
2. 設計法第82條必須解釋為：根據第81條(b)規定，DNI訴訟必須在被告所居住的成員國，僅能在該成員國的法院被提起。CJEU確認，設計法的管轄權規則對於特別管轄的相關規定與「布魯塞爾規則」（即特殊例外情況）有關，但布魯塞爾規則第23條和第24條規定（如果需要）的取代管轄權已在設計法第82條列舉了。
3. 布魯塞爾規則已取代了「布魯塞爾公約」，也將布魯塞爾規則之適用規定在設計法第79條，且設計法第81條規定了歐盟設計法院的專屬管轄。因此，布魯塞爾規則第5條3款規定的管轄方法不適用於設計法第81條(b)所規定的不侵權聲明的訴訟，它已被設計法的管轄規則所推翻。而且，C 133/11的Folien Fischer和Fofitec案件[13]的判決與歐盟設計無關，這個案例法並未違反設計法第79條(3)款(a)項的排除規則。
4. 如果主張請求宣告支配市場地位的濫用和/或不公平競爭，涉及註冊設計損害賠償相關的DNI，應根據設計法提出申請，而非依據布魯塞爾第5條3款規定的管轄規則。

這個判決結果並不令人意外，CJEU並不同意Acacia企圖利用布魯塞爾規則作為藉口抓住義大利法院的管轄，而是依據設計法確認管轄規則的特別管轄。布魯塞爾規則關於對侵權、違法等爭議的管轄權之規定在國內權利受到威脅時是可以接受的。但是，註冊設計是具有特殊性質的單一權利，依據設計法第81條(b)和第82條規定，授與被告居住國專屬和強制性管轄權，旨在避免選擇管轄。

結語

CJEU在本案的作法可能與其在C-617/15的Hummel v Nike案件[14]中有缺陷的判決形成對照，在Hummel案件，CJEU試圖適用布魯塞爾規則的判例法去確認德國杜賽爾多夫（Düsseldorf）法院是否有授予歐盟商標侵權的泛歐盟（pan-EU）禁制令的管轄權，而導致對於「設立（establishment）」一詞的奇怪解釋，在歐盟之外的一個獨立德國子公司的基礎上，授與德國法院泛歐盟的管轄權。

CJEU在Acacia的判決當然證實涉嫌侵權者可用的補救辦法之缺失或空白，如前所述，一些成員國的國內法不允許DNI的訴訟。如果相關的註冊設計權利人位於這樣的成員國，潛在的侵權者別無選擇，只能等到被起訴（侵權者自己的住所或發生侵權行為的成員國），然後證明其並無侵權行為。這一缺失應該要解決，需要經由對設計法進行修改或對2004/48/EC「執行指令」進行修改。然而，本案沒有這樣的缺失，Acacia可在德國尋求DNI，但其不作這選擇，可能是因為Acacia希望利用義大利法院來拖延整體訴訟的進展，或者認為義大利法院對DNI會更為慷慨。

最後，有趣的是，C-433/16案件只是Acacia在CJEU一系列三個損害賠償案件的一件，還有與保時捷（Porsche）的C-397/16案件，以及奧迪（Audi）的C-435/16案件都尚未宣布。其實，Daimler、BMW、Porch及Audi等汽車製造廠商在英國、西班牙、瑞典、比利時、丹麥、芬蘭、義大利及德國紛紛對於製造汽車維修零組件及輪圈的複製品（通稱副廠零組件）製造廠商提出註冊設計侵權訴訟（台灣廠商只是其中少數案件的被告）。由於德國法院提供許多便利設計權人行使權利的措施，例如：設計權人可快速取得禁制令，因此，德國法院是權利人在歐洲訴訟的主要戰場之一。這也表明售後零組件市場仍然有很大的商業價值，也是汽車製造廠商及副廠零組件製造廠商都要極力爭取的，或許也能說明為什麼要立法解決方案的政治共識是非常困難的。

備註：

1. 參照Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs is a European Union regulation which introduces a unified system of industrial design rights, called Community designs, throughout the European Union. The system which includes both unregistered and registered design rights, operates in addition to national systems of protection in each Member State, which are partially harmonised by the Directive on the legal protection of designs (98/71/EC)。
2. 參見Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs。
3. 歐盟成員國國內法對於「複合式產品之維修免責」的立場是不同的，28個成員國中有些國家的國內法允許複合式產品之維修免責。有些已經與歐盟的立場保持一致，對不可視的零配件沒給予保護，有些則保留維修零組件的全面保護，原則上，充分保護維修零組件的成員國往往是具有大型汽車廠商或汽車產業。
4. In the other Member States, some 40 decisions have already been made on the application of Article 110 to rims (according to ECTA figures). Almost all considered that the rims did not benefit from the exception of the reparation clause provided for in Article 110.。The solution adopted by the judgment of 6 January 2017 does not detract completely from the position taken by other courts of Community designs。
5. 圖片來源：2016-10-02-GRUR-STN-V-C-397-16, p.12, Quelle: www.borbet.de (unabhängiger Felgenhersteller)。
6. 圖片來源：2016-10-02-GRUR-STN-V-C-397-16, p.11, Quelle: www.borbet.de (unabhängiger Felgenhersteller)。
7. 參照Council Regulation (EC) No.44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters（O.J.2001, L 12, p. 1）。
8. 參見O.J.2001, L 12/01。
9. 參照Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft v Round & Metal Ltd and another [2012] EWHC 2099 (Pat), 27 July 2012.)。
10. 參見the Court of Justice in the judgment of 25 October 2012, Folien Fischer and Fofitec, C-133/11, EU:C:2012:664。
11. 參見OJ 1978 L 304, p. 36, the Brussels Convention。
12. The Brussels I Regulation Recast has been published in the Official Journal, OJ 20 December 2012, L 351/1. The full name of this new born is: Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast)。The key aim of the Recast was to update the set of rules on jurisdiction and enforcement of judgments in civil and commercial matters within the EU. The Recast is applied by all 28 EU member states and applies to legal proceedings commenced on or after 10 January 2015. This note provides a reminder of what the Recast does, before considering some recent case law。
13. 參見Folien Fischer and Fofitec, C-133/11, EU:C:2012:664。
14. 參見CJEU Judgment of 18 May 2017, C-617/15, Hummel v Nike。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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