圖式（drawings）的揭露是設計專利最重要的元素，在設計專利申請案中，圖式經由請求項用語「如圖所示」之聲明，指出申請人想請求的保護範圍，因此，設計專利的範圍被申請案圖式中所揭露的設計所限制[1]。這幾年，在美國的專利侵權訴訟中，設計專利圖式中的不一致或不明確等瑕疵，致使專利權範圍不明確，無法據以實施，專利無效，這已是被控侵權人經常利用的一種抗辯或主張。本文中以侵權訴訟案件說明設計專利權範圍解讀的法律標準，以及設計專利圖式的不一致或不明確對於專利權範圍解讀的影響，分析法院對於設計專利圖式之明確性的審查判斷，一則可提醒申請人在製作設計專利圖式應特別注意圖式之間的一致性與明確性，亦提供我國產業界、專利業界及法院作為參考之用。

※本文摘錄自[解析設計專利圖式不明確對於權利範圍之影響-法院篇]

專利權範圍解讀的法律標準

專利侵權訴訟的侵害鑑定是由專利權範圍的解讀開始。在Markman案[2]中，CAFC（Court of Appeals for the Federal Circuit，聯邦巡迴上訴法院）確定專利權範圍解讀係屬法律問題，應由法院為之。法院首先應檢視記錄中的內在證據，亦即專利本身，包括：專利權範圍、說明書、申請歷程檔案，以及外在證據，例如：專家和發明人的證詞、字典和論文，但這些外在證據通常不如內在證據的重要性[3]。

申請專利範圍的詞彙通常是，所屬技術領域具有通常知識者在閱讀說明書及歷史檔案時，所理解的「通常和慣用的意義（ordinary and customary meaning）」[4]。不過，專利權人可以編纂自己的詞彙，特別定義與其一般意義相反的專利請求項[5]。此外，說明書是與專利權範圍的解讀與分析有著高度關聯性，通常是有決定性的，這是對於有爭議術語的最佳指引[6]。

圖式是設計專利權範圍最好的解讀

設計專利不同於發明專利，在實務中，法院聚焦於核准專利之設計的整體視覺外觀。美國最高法院認為，對於設計專利而言，解讀權利範圍時，直接解讀圖式會比任何文字的描述來得更佳[7]。設計專利權範圍解讀之基本原則，是以專利公報所公告之圖式為主，有些設計需要較多的解讀，有些設計僅需稍作解讀，有些則不用解讀。

對法院而言，設計專利的專利權範圍解讀是一項特別的挑戰，因為典型的專利請求項是「如圖所示」，必須依據圖式所揭露的請求設計來解讀[8]。鑒於以文字描述設計的困難，一般而言，圖式的視圖是設計專利本身最好的描述。儘管如此，當雙方對專利請求項用語的範圍提出爭議，法院有義務解決這個問題[9]，但不是針對整個專利權範圍的文字描述。雖然，CAFC認為審判法庭有責任在設計專利案件中進行專利權範圍的解讀，但並沒有規定必須採取何種形式。

Times Three Clothier, LLC v. Spanx, Inc.案件[10]

2008年1月起Times Three服裝公司（簡稱Times Three）申請一系列貼身內衣（garment）的設計專利。2013年3月，Spanx公司在喬治亞州北區地方法院提起專利不侵權之訴（declaratory judgment of non-infringement），確認該公司的內衣產品並未侵害Times Three的7項專利。2013年4月，Times Three認為Spanx的產品侵害其6項設計專利而提起侵權訴訟，並將訴訟管轄移轉到紐約州南區地方法院。

2013年9月，Spanx建議法院應該要解讀設計專利的保護範圍，雙方提出3項重大爭點：（1）所請求的設計是否限於服裝的外觀，或是包含服裝內部類似的設計；（2）車縫線可以構成請求設計的一部分？（3）如果設計的陰影部分不同，是否表示衣服的該部分係由不同材料所製成？Spanx還主張，D665,558專利、D666,384專利和D623,377專利無效，因為上開專利不符合美國專利法第112條規定的「明確性」要件。

專利權範圍的解讀

設計專利的保護範圍僅限於衣服的外觀

從Times Three的6項設計專利[11]的圖式中可明顯看出，僅請求貼身內衣的外觀。在D 622,477（如圖1所示，簡稱D477）專利的說明書中清楚說明，每一專利包括1個前視圖、1個後視圖及4個側視圖，每2個側視圖描繪一個實施例。

圖1：Times Three公司貼身內衣的USD 622,477圖式

在D 622,377和D 666,384設計專利的說明書中清楚說明，圖式中以虛線或點線所描繪的人形，僅用於環境結構，並不構成所請求設計之一部分，不過，在6項專利所有圖式中，所請求的設計都顯現在衣服的外觀上，猶如穿著在身上一般。在專利請求項、設計說明或申請歷程檔案中，沒有任何跡象說明衣服內部是請求設計的一部分。

法院說明：Times Three全然忽略了圖式定義了專利權範圍的事實，圖式中描繪了一種穿著於女性形體的衣服外觀，專利權範圍是「如圖所示和所描述的」，其所揭露的設計是以穿著方式呈現的衣服外觀，如果圖式所描繪的內衣是反穿的，或可以反穿的，將徹底脫離專利請求項的「普通和習慣意義」以及併入圖式的揭露一起解讀的原則。

法院認為：Times Three指出在圖式中描繪出一件衣服的內部，這件衣服是反穿或以其他方式表明，其權利範圍要延伸到衣服內部。這樣的主張肯定是以International Seaway案件[12]為基礎。但是International Seaway案件並未建議可將產品一個特徴設計的權利主張擴展到設計的其他特徴，例如，鞋墊的請求設計同時包含涼鞋外部的類似圖案。因為Times Three 的專利權範圍僅限於「如圖所示和所描述」的設計，專利的保護範圍僅限於衣服的外觀設計。

專利權範圍不明確（Indefiniteness）

為符合美國專利第112條的要件，專利說明書應在結尾以一個或多個專利請求項，明確指出發明人所認為的發明主題內容。為滿足專利法第112條(b)款的規定，專利權範圍必須足夠明確地告知社會公眾受專利保護之發明的範圍，亦即專利排他權所涵蓋的內容。Spanx主張，D558專利、D384專利和D377專利的揭露不明確，不符合美國專利法第112條的規定，專利是無效的。

D558、D384專利的不明確性分析

法院認為：Times Three引用一些案例說明圖式之間的不一致對專利的有效性並不致命（fatal），但這些案件並不適當。特別是HR案例 ，在該案中的6個圖式中只有一個視圖不一致，其他的視圖是一致的，因此，法院認為此種不一致並不會使專利權範圍不明確。惟本案有一半的視圖描繪出裝飾線的形狀和位置（如圖4所示），另一半視圖則描繪出另一種形狀的裝飾線，並不是因為使用不尋常的透視角度而不會被認為不清楚 。MPEP中說明「專利圖式的錯誤和不一致性必須是關鍵性的（重要的），因為這些瑕疵而導致該設計整體外觀不夠明確」，法院認為，這是設計專利不明確而無效的判斷標準。本案的不一致剛好符合這個判斷標準。

圖4：USD 665,558圖式中不一致之處

D 384專利衣服背面設計的不一致而使其不明確

法院認為：D384專利的圖式也遭受到致命的不一致。FIG.2後視圖所揭露的衣服背面手臂下方主張設計的頂端部分（如圖5的FIG.2紅色點鏈線的位置）稍微高於其他圖式，而FIG.3和FIG.4所描繪內衣設計的背面頂部位置相當於服裝側面的頂部（如圖5中藍色點線的位置）。為了解決這種不一致，如果是支持後視圖所描繪的設計，而不是側面描述的設計，將會實質上改變D384專利權所涵蓋之設計標的。因此，D384專利權範圍是無法解決地模糊，因為不明確的而專利無效。

圖5：USD 666,384圖式中的不一致之處

※詳細內容可參考[Times Three Clothier, LLC v. Spanx, Inc. 案件]

圖式不一致不影響專利權範圍明確性的案例

Park v. CHF Industries INC.案件[13]

2006年2月，原告Park B Smith公司認為被告CHF工業公司侵害他的兩個窗簾的設計專利D 505,039及D493,651（如圖7所示，簡稱D651），向紐約州南區地方法院提起專利侵害訴訟。2006年3月，CHF提出專利不侵害及D651專利無效的反訴，CHF主張D651專利是不明確的，原因在於：D651專利的10幅視圖中的兩幅，在設計前面板頂部存在裝飾性水平線，而其他的8幅視圖則無（如圖7中紫色箭頭線條及箭頭虛線所示）。

圖7：USD 431,250圖式中不一致的比對圖

無效推定只能經由明確而令人信服的證據（clear and convincing evidence）來克服。對於設計專利而言，所附圖式不僅是請求設計的一個特徵，而是定義請求之整體計[14]。如果所屬技藝領域中具有通常知識者根據說明書及圖式能清楚且明確的知悉專利所保護之範圍，則滿足專利明確性的法定要件[15]。

※詳細內容可參考[Park v. CHF Industries INC. 案件]

HR v. Mizco 案件[16]

HR美國公司擁有D 431,250「手機基座」的設計專利（如圖8所示，簡稱D250專利），HR在紐約州東區地方法院控告Mizco所供應販賣的產品侵害D250專利，被告Mizco則提出D250專利無效及不構成侵權的簡易判決（Summary judgment）申請。被告主張，D250專利的圖式之間不一致且不完整，無法充分揭露本設計，不符合美國專利法第112條的明確性規定。

圖8：USD 431,250圖式中3個不一致之處的比對圖

※詳細內容可參考[HR v. Mizco 案件]

圖式的不一致影響專利權範圍明確性的案例
Seed Lighting v. Home Depot. 案件[17]

台灣廠商Seed Lighting設計公司有一個USD407,519桌燈的設計專利（簡稱D519專利），2004年6月，Seed Lighting向加州北區地方法院提起Home Depot公司及Trend Lighting公司等製造、販賣的「Hampton Bay Lamp」產品侵害D519專利的侵權訴訟。2005年6月，被告Home Depot等提出簡易判決的申請，其中針對專利侵權部分的反訴是，因為D519專利是不可據以實施的，專利是無效的。

圖9：Seed Lighting的D 519圖式中第1個不一致的比對圖

被告為了履行舉證責任，引用他們的專家Cooper Woodring撰寫的報告，以及桌燈發明人陳先生（Meiric Chen）的某些聲明。Seed Lighting對於Woodring和陳先生是工業設計領域的專家並沒有意見。在報告中，Woodring確認在D591專利的FIG.6中有一些錯誤且模糊不清，Seed Lighting對於這個意見也沒有爭議，還有，陳先生也承認，因為D519專利圖式之間存在某些不一致及模糊，即使是他也無法清楚說明精確的專利權範圍。

法院說明：專利發明人陳先生同意，他無法確定所要保護的桌燈底座是平板還是圓弧錐頂。還有D591專利的FIG.5顯示出無邊緣的堅實表面，這不應該被描繪成堅實的表面，而是下方凹入邊緣陰影的空心燈罩內側。Seed Lighting自己的證人似乎同意專利圖式是有缺陷和不明確的。Seed Lighting沒有提供任何證據、事實或專家證詞，可以排除其專利權範圍不明確而無法據以實施的事實，因此，D591專利因不明確而專利無效。

※詳細內容可參考[Seed Lighting v. Home Depot. 案件]

結語

2014年，在Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.案件[18]中，美國最高法院認為CAFC所採用的「無法解決地模糊」標準並未滿足專利請求項的明確性要件，確立「明確性要件」之判斷標準，如果一專利請求項根據說明書及申請歷程檔案來解讀，未能以合理的確定性（reasonable certainty ）告知所屬技術領域中具有通常知識者該發明想要保護的範圍，則該專利因不明確而無效。設計專利僅有單一的專利請求項，是以圖式所揭露之設計內容來界定專利權範圍。設計專利圖式的錯誤或不一致是否會影響專利權範圍的明確性，法院是以圖式的瑕疵是否會導致整體外觀不清楚作為判斷標準。如果圖式中的不一致，不會使得受過訓練的設計師無法了解所欲保護的範圍，那些不一致會被認為是些微的差異或無關緊要的（如圖11所示）。如果因為不一致而導致該設計整體外觀不夠明確，無法據以實施，則專利可能是無效。

圖11：設計專利圖式間的不一致並非致命的錯誤

我國設計專利的明確性及可據以實現要件之規定在專利法第126條，設計專利的保護範圍係以圖式的揭露予以界定[19]，圖式所揭露的保護範圍是否明確，是以所屬技藝領域中具有通常知識者能否從說明書及圖式之揭露充分了解請求設計的整體外觀，從而能據以實現。因此，在申請時，提交充分、明確且能據以實施的圖式（如圖12所示）及說明書是申請人的責任與義務。然而，申請人及專利業界大都不以為意，認為圖式中有揭露請求設計即可，不太在乎圖式是否充分揭露，視圖之間的揭露是否一致，是否會造成專利權範圍的不明確，無法據以實現。殊不知，設計專利圖式的一致性與專利權範圍的明確性有高度關聯性，專利法第141條規定，設計專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：第一項第一款規定之事由包含，「設計之說明書及圖式的記載違反應明確且充分揭露，使所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現之要件」。因此，如果設計專利圖式中立體圖與六面視圖之間不一致，或前、後視圖的外輪廓不一致，或左、右視圖或俯、仰視圖之間無法對應（如圖13所示），無法充分且明確的揭露，使得所屬技藝領域中具有通常知識者未能了解所請求設計的整體外觀形狀，無法據以實現，而違反專利法第126條之規定，該專利可能是無效的。

圖12：清楚且明確揭露專利權範圍的設計專利圖式

圖13：六面視圖之間無法對應無法充分且明確揭露之圖式

備註：

1. 參見In re Mann, 861 F.2d 1581, 1582 (Fed.Cir.1988); accord MRC Innovations, Inc. v. Hunter Mfg., LLP,  2014 WL 1303368, F.3d , at *3 n. 1 (Fed. Cir. Apr. 2, 2014)。
2. 參見Markman v. Westview Instruments. Inc., 52 F.3d 967, 981, 34 USPQ2d 1321, 1331（Fed. Cir.1995）。
3. 參見Takeda Pharma. Co. Ltd. v. Zydus Pharma. USA, Inc., 743 F.3d 1359, 1363 (Fed.Cir.2014)。
4. 參見Starhome GmbH v. AT & T Mobility LLC, 743 F .3d 849, 856 (Fed.Cir.2014)。
5. 參見Abraxis Bioscience, Inc. v. Mayne Pharma (USA) Inc., 467 F.3d 1370, 1376 (Fed.Cir.2006)。
6. 參見 Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor Int'l, Inc., 711 F.3d 1348, 1361 (Fed.Cir.2013)。
7. 參見Dobson v. Dorman, 118 U.S. 10, 14 (1886)。
8. 參見Crocs, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 598 F.3d 1294, 1302 (Fed.Cir.2010)。
9. 參見O2 Micro Int'l Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co., Ltd., 521 F.3d 1351, 1362 (Fed.Cir.2008。
10. 參見Times Three Clothier, LLC v. Spanx, Inc., 2014WL 683, (S .D N Y Apr 9 )。
11. Times Three公司所主張的6項設計專利是USD 606,285, USD 616,627, USD 622,477, USD 623,377, USD 665,558以及USD 666,384。
12. 同註12。
13. 參見Park B. Smith, Inc. v. CHF Indus., Inc., No. 06-cv-869, 2008 WL 650339, at *6 (S.D.N.Y. Mar.6, 2008)。
14. 參見Amini Innovation Corp. v。Anthony California，Inc.，439 F.3d 1365,1371 （Fed.Cir.2006）。
15. 參見Marley Moldings v。Mikron Indus。，417 F.3d 1356,1359（Fed.Cir.2005）。
16. 參見HR U.S. LLC v.Mizco International, Inc., 07 Civ. 2394 (DGT), 2009 WL 890550 (S.D.N.Y. Mar. 31, 2009)。
17. 參見Seed Lighting Design Co.,Ltd. v. Home Depot, No. 04-cv-2291, 2005 WL 1868152, at *8 (N.D.Cal. Aug.3, 2005)。
18. 參見美國最高法院Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.案件,                    http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-369_1idf.pdf
19. 參照In re Mann, 861 F.2d 1581, 8 USPQ2d 2030（Fed. Cir. 1988）。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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