歐盟共同設計制度[1]（包含註冊設計和未註冊設計，簡稱歐盟設計）依循歐盟設計法（6/2002/EC，簡稱設計法）和歐盟設計指令（1998/71 / EC，簡稱設計指令）的法律規範來運作，這兩種法律也調和歐盟成員國的註冊設計的保護要件，但不包括維修零組件的保護。成員國之間對於維修零組件之設計保護缺乏共識，因此，成員國保留其現有的法律，各自規定維修零組件在國內是否應享有設計保護。

※本文摘錄自[解析歐盟設計法第110條(1)款規定之適用條件]

在汽車製造商的利益與副廠零組件製造商的利益長期對立的環境下，近年汽車維修零件市場的侵權訴訟不斷，尤其對於汽車輪圈是否屬於設計法第110條(1)款中「維修條款」的適用範圍，成員國法院的解釋不一致，因此，義大利米蘭上訴法院和德國聯邦高等法院將C-397/16和C-435/16案件轉介到歐盟法院（Court of Justice of the European Union, CJEU），請求就設計法第110條(1)款適用的解釋作出初步裁決。2017年12月20日，CJEU作出裁決，其中對維修調款的適用範圍做出解釋，也討論了維修調款的適用條件，這解釋除了會影響歐盟設計之外，也會影響歐盟中導入維修條款國家的設計保護。本文中分析維修條款的適用條件與相關法律規定，進一步討論可適用該條款之零組件的條件。

設計法第110條(1)款維修條款之規定

設計法第19條(1)款規定：註冊設計應授予其權利人擁有排他權，並防止任何第三人未經同意使用該設計。上述的使用包括製造、供應、上市、進口、出口或使用結合該設計於產品上，或為此目的而儲存此類產品。這規定造成更換零件市場的壟斷。

設計法第3條(a)項定義「設計」是指產品的整體或部分外觀/或其裝飾的特徵，(b)項定義「產品」是指任何工業產品或手工藝品，特別包括擬裝配成複合式產品的零組件。如果一輛汽車的設計是新穎的且獨特的，可經由申請取得註冊設計的保護，例如：Audi的汽車（如圖1所示），該汽車的零組件也可以通過註冊設計加以保護（如圖2所示之輪圈及後視鏡）。假如車主打破了汽車的後視鏡，他只能購買Audi原廠較貴的後視鏡。設計法第110條(1)款的維修條款，在某些情況下，尋求排除的正是設計權人對複合式產品更換零件的壟斷。

圖1 Audi汽車的註冊設計

圖2 Audi汽車零組件的註冊設計

「與貿易有關的智慧財產權協定」（TRIPS）第26條2款規定：成員國可提供工業設計保護有限的例外。「維修條款」就是一種例外規定，設計法第110條(1)款規定：直到委員會針對「維修條款」議題作出提案而修正規則且生效之前，歐盟設計的保護不應存在於構成複合式產品一部分的零組件設計，在設計法第19條(1)款所指之使用，用於修復該複合式產品以恢復其原有的外觀。(2)款規定：前款提及的委員會提案應與委員會根據第98/71 / EC號設計指令第18條就同一主題提出的任何變更一併提交。該條款規定，權利人的權利不得及於為了維修該複合式產品以恢復其原有外觀而使用的零組件。

CJEU說明：從設計法提案的解釋性備忘錄可以看出，歐盟設計所給予的保護可能會經由消除或限制市場上的競爭，而產生不利的影響，尤其是像汽車這種長期及昂貴的複合式產品。所以，設計法第110條(1)款的「維修條款」，就是對於構成複合式產品的零組件之註冊設計，用於修復複合式產品以恢復其原有外觀時，歐盟設計不提供設計保護。

維修條款的適用條件

維修條款是在一定程度上放寬替換零件的市場，因此，設計法第110條(1)款的適用範圍，沒有「複合式產品的零組件設計需取決於複合式產品外觀」的限制條件。不過，從設計法第110條(1)款的法條用詞上明顯可得知，維修條款的適用還是受到若干條件的約束，首先必須是「一個複合式產品的零組件」，其次，該零組件要有註冊設計保護的存在，最後是必須「為了修復該複合式產品以恢復其原有的外觀」而使用，且是在第19條(1)款的意義上「使用」。以下就這三項適用條件與相關的法律規定予以討論。

一、複合式產品的零組件

設計法第3條規定：(a)「設計」是指產品的整體或部分外觀，特別是產品本身的線條、輪廓、色彩、形狀、材質和/或材料和/或其裝飾的特徵；(b)「產品」是指任何工業產品或手工藝品（如圖3所示），特別包括擬裝配成複合式產品的零組件、包裝、外裝、圖形符號和印刷字體，但不包括電腦程式；(c)「複合式產品」是指是由多數零組件組構而成的產品，可經由拆解或重組而置換零組件。

圖3 手工藝產品之註冊設計

其中定義「複合式產品」為由多個零組件組成的產品，並可經由拆卸和重新組裝來進行零組件的更換。且在「產品」的概念涵蓋擬裝配或組合成複合式產品的零組件，例如：吸塵器是由吸塵器主機、轉接環、吸塵管、各種吸頭及充電底座等（如圖4右上方所示）等零件組裝而成。有些由零組件組合或組裝而成的產品本身雖然是複合式產品，例如：運動鞋（如圖5上方所示）是經由鞋面及鞋底（如圖5下方所示）等零件組裝及膠合而成，不過在通常情況下，運動鞋的鞋面與鞋底無法經由拆解和重新組裝來進行更換，無法適用維修條款。

圖4 吸塵器及其零組件之註冊設計保護

圖5 Nike的鞋類產品與其零組件之註冊設計保護

二、零組件要有註冊設計的保護

根據設計法第110條(1)款之規定，如果符合該條款的條件，則排除對「歐盟設計」的所有保護。維修條款僅適用於作為歐盟設計保護的零組件部分，畢竟，如果沒有這種設計保護，那麼這種例外規定將是多餘的。因此，該零組件設計必須符合第4條規定的保護要件。

設計法第4條規定「保護要件」，(1)款規定：歐盟設計所保護的設計，必須具備新穎性（new）及獨特性（individual character）。(2)款規定：如果一設計應用或實施於複合式產品的零組件，應就下列兩項原則考就該設計是否符合新穎性及獨特性的保護要件：(a)零組件在組合或被併入複合式產品後，該零組件餘留在產品外觀形狀上的部分，在正常使用過程中仍然可見；和(b)以這個零組件在組合後會影響到產品的視覺效果的部分，考量其是否符合新穎性及獨特性的保護要件。(3)款規定，前款(a)中所指的「正常使用（normal use）」是指最終使用者（end user）的正常使用，不包括維護，維修或修理工作。

從設計法第110條(1)款的用語明顯看出，零組件必須用於維修複合式產品之目的。這意味著零件必須是正常使用複合式產品所必需的。維修條款可適用於車體鈑金、保險桿、前後車燈、擋風玻璃、雨刷、輪圈、車門把手等零組件（如圖6所示），似乎並不適用於汽車配件，例如：防撞桿、車頂架或車頂行李箱等（如圖7所示）。其次，佐審官Henrik Saugmandsgaard Øe[2]在2017年9月28日所提出的法律意見書中指出[3]，設計法第110條(1)款只適用於受到歐盟設計保護的零組件，其必須滿足設計法第4條(1)款規定的保護條件，尤其是第4條(2)款的規定。因此，應用或包含在複合式產品的零組件一旦被併入複合式產品，在正常使用該產品期間仍然可被看見。其次，零組件的可見特徵本身必須滿足了第4條(1)款規定的新穎性和獨特性。

圖6 可適用修條款的汽車零組件

圖7 不可適用維修條款的汽車配件

可見性要件（Visibility）

應用於或包含在複合式產品的零組件之設計特徵，如果在該複合式產品正常使用期間不可見，則不適用設計法第4條(2)款之規定。在ICD 4919的無效決定中無效部門說明，「複合式產品」是指由多個可替換零組件組成的產品，可經由拆解和重新組裝產品來更換零組件。如果垃圾箱（如圖8上方所示）在正常使用期間有一部分必須在地下（如圖8下方所示），就不是設計法第3條(c)項所指的複合式產品[4]。

圖8 這種垃圾箱在正常使用時固定在地面上

「正常使用」是指根據複合式產品之預定目的而使用。在ICD 10058的無效案件，無效部門說明：立法說明(12)解釋了設計法第4條(2)款的可見性要件，「設計保護不應擴展到在正常使用產品期間不可見的零組件，也不應擴展到那些不是在正常使用產品期間不可見的零組件，或者本身不能滿足新穎性和獨特的要件」，提供了關於如何評估本案中溜冰鞋部分（如圖9上方所示）可見度的明確指導方針，而將那些在安裝在整個產品中時看不見的零組件排除在保護之外。

在本案中，考慮的產品是安裝有刀片的溜冰鞋，註冊設計的部分完全插入溜冰鞋夾持器中（如圖9下方所示），對於溜冰鞋的外觀毫無助益。因此，評估設計的其他特徵是否滿足保護要件，不應考慮那些被排除在外的設計特徵。

圖9 正常使用時不可見之溜冰鞋零組件[5]

但是，第4條(2)款並不要求在使用過程的每一時刻都要清楚地看到零組件。在T-10/08案件中，普通法院（General Court）第一法庭的判決說明：權利人的註冊設計所應用的內燃機（如圖10右側所示）是設計法第4條(2)款所稱的複合式產品之零組件，普遍使用於割草機，當內燃機安裝在割草機上，在割草機的正常使用過程中，使用者站在割草機後面從頂部看到內燃機，主要看到上側。因此，最終使用者正常使用複合式產品的過程中，保持可見的內燃機零組件主要是上側，然後是前側和左右側面，後側則不太明顯，而下側是不可見的[6]。如果在正常使用複合式產品的過程中，該零組件的設計特徴只是部分是可見的，與先前設計（如圖10左側所示）的比較也必須被限制在可見的部分。

圖10 光陽公司的內燃機註冊設計與Honda美國設計專利比對圖

三、修復複合式產品而使恢復其原有的外觀

根據設計法第110條(1)款的規定，為了修復複合式產品，零組件必須在第19條(1)款涵義範圍之使用，以恢復其原貌。維修複合式產品之目的限制要件，特別排除為了偏愛或純粹方便的原因而使用任何零組件，例如：為了美學目的而替換輪圈。

CJEU註明：設計法第19條(1)款的「使用」的概念被廣義地解釋，並且包括用於維修目的之零組件的任何使用，例如：製造、提供、投入市場、進口、出口或使用設計被應用或納入其中的產品，或為此目的而儲存此類產品。因此，出於偏愛或純粹方便（例如：美學和客製化目的）原因而使用任何零組件，都不屬於維修條款的範圍。

設計法第110條(1)款進一步規定必須進行維修，以恢復複合式產品的原貌。事實上，只有在複合式產品的正常使用過程中保持可見性的零組件可以受益於歐盟設計的保護，可被維修條款所涵蓋。總而言之，為了從設計法第110條(1)款的例外規定中受益，零組件必須「用於維修複合式產品」，不包括由於偏愛或純粹便利的原因等任何用途，為了恢復其原有的外觀，這意味著替換零件必須具有與最初併入複合式產品之部分相同的外觀（如圖11右側所示）。

圖11 GUCCI的手提包及提把的註冊設計

為了將複合式產品恢復到原來的狀態，進行維修更是必要的。因此，為了適用「維修」條款，必須使用零組件將複合式產品恢復到上市時的外觀。任何不是為了上述目的而使用的零組件都會被排除在外，例如：替換零件的顏色或尺寸與原始零件不一致（如圖12中間和右側所示），或者複合式產品的外觀在投入市場以後發生了變化。

圖12 WSP Italy品牌適用Audi汽車的輪圈[7]

結論

「維修條款」對商標權沒有任何影響，CJEU認為：第98/71號指令第14條和設計法第110條(1)款並不允許副廠汽車零件製造商未經商標權人同意，而在其產品上附加原廠汽車的註冊商標[8]。易言之，副廠零件製造商（例如：Acacia）不得以「要恢復汽車原有外觀之唯一方法」的理由，在其所製造的產品上附加原廠的註冊商標。因此，適用「維修條款」的零組件必須是：(1)複合式產品的零組件；(2)可經由拆解而移除和替換的；(3)在複合式產品的正常使用時，該零組件是必要的；(4)且在正常使用過程中保持可見；(5)要有與原有零件一樣的視覺外觀（但不包括原廠的商標）。

依據CJEU的解釋，「維修條款」可適用於整個歐盟市場所銷售用於複合式產品維修的所有更換零件，而不僅是汽車的零組件。不過，副廠零件製造商都必須確保其製造或銷售的更換零件在視覺上與原有零件相同。而且還有責任確保他們銷售的更換零件僅用於維修目的，任何未能履行這些勤勉義務的廠商將無法依賴「修理條款」的免責，有侵權責任的風險。

備註：

1. 歐盟共同設計制度包括註冊設計與不註冊設計兩種制度。
2. Born 1964; graduated in law from the University of Aarhus (1991); master's degree in European Law from the College of Europe in Bruges (1993); lecturer at the University of Aarhus (1991-93) and the University of Copenhagen (1999-2001); visiting professor at the Universities of Copenhagen and Aalborg (since 2008); lawyer at the Danish Bar (1995); Legal Secretary at the Court of First Instance of the European Communities (1994-99); Public Prosecutor at the Prosecution Office, Copenhagen (1999-2000), and Inspector in police districts (2004-06); Legal Adviser to the representative of the Danish Prime Minister during the negotiations for drawing up the Charter of Fundamental Rights of the European Union (1999-2000); Head of Section in the Office for EU Law (1999-2000), Head of Department in the Office for EU Law and Human Rights (2000-01) and Head of Department in the Office for Property and Obligations Law (2001-06), at the Ministry of Justice; Consumer Ombudsman appointed by the Danish Government (2006-14); Judge at the Østre Landsret, Copenhagen (2015); Advocate General at the Court of Justice since 7 October 2015。
4. 參見The decision of the invalidity division of 23/06/2008, ICD 4 919。
5. 圖9下方的圖式來源自 Invalidity Decision of20/12/2016, ICD 10058,Part of ice skates。
6. 參見The judgment of 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 25-27)。
7. Acacia的WSP Italy品牌輪圈的照片來自該公司的網頁, http://www.wspitaly.com/catalogo-lista?lang=en&brand=audi, 參閱日期是03/20/2018。
8. 參見 Order of 6 October 2015, Ford Motor Company (C‑500/14, EU:C:2015:680)。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們