在台灣，依據已於2017年5月1日施行之例外不喪失新穎性及進步性的優惠的新規定（以下亦稱之為優惠期或優惠期規定），申請人申請專利時無須同時聲明主張優惠期，只要申請人有出於本意或非出於本意所致公開的事實，並於該公開事實發生後十二個月內申請發明專利，則該發明即適用例外不（因該公開之事實而）喪失新穎性或進步性之優惠，亦即該公開事實有關之技術內容，非屬判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。

在與台灣專利界密切交流的日本，優惠期期間仍為6個月，而且有權利取得專利之人（以下亦簡稱為申請人）仍須於申請時主動提出優惠期聲明文件並於申請日後30日內提交證明文件，與我國現行申請人無須主動聲明之規定有明顯的差異。

去年（平成29年），日本知的財產高等裁判所（智慧財產高等法院）對於「平成28年（行ケ）第10279号審決取消請求事件」作出了判決。該判例中，論述了日本優惠期程序要件在涉及分割案以及國內優先權主張時的特點，其判決的結果更凸顯出日本專利實務中優惠期主張之程序要件的重要性。

以下，簡單介紹平成28年（行ケ）第10279号審決取消請求事件的上述判決，並說明涉及分割案以及國內優先權主張時的優惠期程序要件的注意重點。

日本的優惠期主張之程序規定

依據日本特許法第30條的相關規定，當符合「發明之公開係因為有權利取得專利之人的行為所致」且「發明之申請案的申請日距離該發明的公開事實發生日6個月內」的規定時，申請人得依據下述程序主張優惠期:（A）申請人必須在申請之時提出記載有關聲明優惠期之文件；（B）申請人必須於申請日起算30日內提出證明文件。上述（A）及（B）合稱為優惠期主張之程序要件。

對於因申請人的行為所致的公開，若沒有在申請時提出主張適用優惠期之聲明文件，或者沒有在申請日起30日內提出相關證明文件，就無法就該公開事實享有優惠期，也無法事後補提聲明或證明文件。

對於非申請人本意的公開，則不需要在申請時提出優惠期聲明文件，也不需要在30日內提出證明文件，另外，關於非申請人本意的公開的證明文件，可以在任何時間提出。例如，若在回覆審查委員對於專利申請的拒絕理由通知書的時候等。

國內優先權後案、分割案主張優惠期時的程序規定

依據日本特許法以及審查基準，在判斷「是否於發明公開日後6個月內提出專利申請」以判定是否適用優惠期時，所謂「提出專利申請」原則上係指申請人將其發明提出發明專利申請案之時點，但若主張優惠期的申請案是主張了國內優先權的後申請案或者是分割案時，則對於「提出專利申請」的時間點之認定，則依下述的規則為之。

就主張了國內優先權的後申請案而言，若其國內優先權基礎案（以下簡稱先申請案）已經在申請時一併提出優惠期聲明文件，並且在申請日起算30日內提出適用優惠之證明文件（亦即，已完成優惠期主張之程序要件），則關於後申請案中的「於先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式已記載之發明」（以下簡稱先申請案之發明），在判斷其「是否於發明公開日後6個月內提出專利申請」當中的「提出專利申請」的時間點是指先申請案之發明的申請日；而關於後申請案中的「於先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式未記載之發明」（以下簡稱後申請案新增之發明），在判斷其「是否於發明公開日後6個月內提出專利申請」當中的「提出專利申請」的時間點是指後申請案新增之發明的申請日。

不過，若後申請案欲承繼先申請案已完成程序要件之優惠期主張，仍須於後申請案申請時提出優惠期聲明文件，並且須於後申請案的申請日起算30日內再提一次相關證明文件（符合審查基準中所列之特定條件時，亦可請求免除再提一次證明文件），才能夠以「國內優先權基礎案的申請日」作為判斷先申請案之發明「提出專利申請」之時間點的計算基準，不然則會因後申請案未完成主張優惠期之程序要件，而使得後申請案中的「於先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式已記載之發明」不能享有優惠期。

相對地，後申請案中的「於先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式未記載之發明」，在判斷其是否可享有優惠期之「提出專利申請」的時間點則仍為後申請案的申請日；後申請案新增之發明亦須於後申請案申請時提出優惠期聲明文件並且在申請日起算30日內提出適用優惠之證明文件，否則會因未完成主張優惠期之程序要件，而不能享有該優惠。

就分割案而言，若其母案已經在申請時提出優惠期聲明文件並且在申請日起算30日內提出適用優惠之證明文件，則在判斷其「是否於發明公開日後6個月內提出專利申請」當中的「提出專利申請」的時間點是指分割案之母案的申請日。而且，分割案的優惠期聲明文件以及證明文件，視為已經在母案申請時提出。因此，分割案不需要在申請時再次提出優惠期聲明文件，亦無須再提出優惠期證明文件。

但是，如果分割案之母案未能依規定時間完成主張優惠期之程序要件，則判斷分割案之發明是否可享有優惠期的「提出專利申請」之時間點則是提出分割案申請之日。而且，既然母案都沒有依規定時間完成主張優惠期之程序要件了，若分割案主張優惠期，自然必須要依規定提出優惠期聲明文件以及證明文件，而不可能享有「分割案的優惠期聲明文件以及證明文件，視為已經在母案申請時提出」的豁免效果。

審決取消請求事件的前提事實概要

本訴訟係為對於「專利申請案的拒絕查定（核駁審定）」之「拒絕查定不服審判請求的請求不成立審決」之取消訴訟。其爭點在於，就主張了國內優先權的後申請案而言，若其國內優先權基礎案已經在申請時提出優惠期聲明文件，並且在申請日起算30日內提出適用優惠之證明文件，但後申請案在申請於並未滿足「提出優惠期聲明文件以及證明文件」的程序要件時，後申請案是否適用優惠期的規定。
首先，說明系爭申請案申請專利的經過。

1. 2003年11月20日，原告於刊物（稱之為刊物D）發表其研究結果。
2. 2003年12月12日，原告就「KN細胞活性化劑」的發明提出了專利申請（稱之為基礎申請案X），同時在申請時一併提出優惠期聲明文件，並且在申請日起算30日內向特許廳提出刊物D，作為優惠期主張之證明文件。
3. 2004年7月9日，原告另提出一專利申請（稱之為申請案A），並以基礎申請案X為基礎案，主張國內優先權。然並未於申請時一併提出優惠期聲明文件，亦未提出優惠期證明文件。
4. 2010年10月13日，原告基於申請案A，提出分割申請案（稱之為申請案A-1）。
5. 2013年3月18日，原告又基於申請案A-1，提出分割申請案（稱之為申請案A-2）。
6. 2015年2月，原告收到申請案A-2的核駁審定書（拒絕查定）。核駁理由書中認為，基於刊物D的內容，申請案A-2所請之發明不具新穎性及進步性。
7. 2015年6月，原告向特許廳提出拒絕查定不服審判請求。
8. 2016年11月，特許廳作出審決，認為原告提出的拒絕查定不服審判請求不成立。

之後，原告針對拒絕查定不服審判請求之不成立審決提出取消訴訟。

審決取消請求事件的審理結果及評析

原告主張，申請案A-2所請之發明應適用優惠期的規定，因此，刊物D的內容無法使申請案A-2所請之發明喪失新穎性及進步性。

判決中指出，雖然基礎申請案X滿足了優惠期主張之程序要件，但基於基礎申請案X主張國內優先權的申請案A並沒有滿足優惠期主張之程序要件，因此申請案A不符合優惠期的規定，無法享有優惠期。至於從申請案A分割出來的申請案A-1以及從申請案A1再分割出來的申請案A-2，則因為其母案（申請案A）未完成優惠期主張之程序要件，而使得申請案A-1以及申請案A-2都無法就刊物D的公開享有優惠期。雖然特許法有規定，分割案的優惠期聲明文件以及證明文件係視為已經在母案申請時提出，但此規定前提為，分割案的母案必須要滿足優惠期主張之程序要件。因此，由於申請案A（母案）沒有在規定時間內提出優惠期聲明及優惠期證明文件，若從申請案A分割出來的申請案A-1要就刊物D的公開享有優惠期，自然必須要依規定提出優惠期聲明文件以及證明文件，才能依法享有優惠期。

據上可知，在日本特許審查實務中，就主張了國內優先權的後申請案中之「於先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式已記載之發明」而言，須於先、後申請案的申請程序中皆完成了主張優惠期之程序要件（即須依規定提出優惠期聲明文件及優惠期證明文件），則關於後申請案中的「於先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式已記載之發明」，在判斷其「是否於發明公開日後6個月內提出專利申請」當中的「提出專利申請」的時間點方能回溯至國內優先權基礎案的申請日；而就分割案而言，關於在其母案申請程序中已完成主張優惠期程序要件之發明，則在判斷其「是否於發明公開日後6個月內提出專利申請」當中的「提出專利申請」的時間點是指分割案之母案的申請日（亦即分割案無須對該發明再完成主張優惠期之程序要件）。

結語

日本知的財產高等裁判所對於平成28年（行ケ）第10279号審決取消請求事件的判決，凸顯了日本優惠期程序要件在涉及分割案以及國內優先權主張時的特點，同時也表現出日本專利實務中優惠期主張之程序要件的重要性。

就主張了國內優先權的後申請案而言，即使其國內優先權基礎案已經在申請時滿足了優惠期主張之程序要件，後申請案在申請時仍要再次提出優惠期聲明文件及證明文件，唯有如此，後申請案中的「於先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式已記載之發明」才能承繼國內優先權基礎案所享有的優惠期。而就分割案而言，關於在其母案申請程序中已完成主張優惠期程序要件之發明，分割案無須對該發明再次踐行主張優惠期之程序要件（亦即，相關文件視為已經在母案申請時提出），因此，分割案無須於分割申請時再次提出優惠期聲明文件，亦無須再提出優惠期證明文件。

在本文簡介之日本判例中，專利申請時關於主張優惠期的程序相關細節，竟成了攸關申請案准駁的關鍵，在進行跨國申請的時候，應注意各國程序之相關規定，以免大意失荊州了。

「本文完成並由本報（北美智權報）接受後，日本「發明新穎喪失之例外」的新規定於2018 年 6 月 9 日 實施生效，將優惠期從 原本的6 個月延長至 12 個月。在 2018 年 6 月 9 日起提出的專利申請案，適用優惠期的新規定。

更新於2018/07/13」

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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