213期
2018 年 06 月 13 日
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美國專利衡平禁反言中的誤導行為:2018年Akeso Health Sciences LLC v. Designs for Health Inc.案
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授

美國專利法中有所謂的「衡平禁反言」(equitable estoppel),相當於我國的誠實信用原則。如果專利權人長期不對潛在侵權人提告,且有某些誤導行為,讓潛在侵權人信賴專利權人不欲行使其專利權,卻在多年後突然提起訴訟,損害潛在侵權人的信賴,則法院將禁止專利權人提告。2018年的加州中區地區法院的Akeso Health Sciences LLC v. Designs for Health Inc.案,就是這種衡平禁反言的典型訴訟。以下介紹這則判決。

本案的專利權人是Akeso,其擁有美國專利號第6,500,450號專利(簡稱’450號專利),該專利乃是用於治療偏頭痛的藥物組合物,其發明人則為Akeso創辦人之一的Hendrix先生。Akeso自己販賣一款實施該專利的藥,名為MigreLief®。被告Designs for Health公司(簡稱DFH),則製造銷售一款名為Migranol的治療偏頭痛的藥。原告於2016年於加州中區地區法院向被告起訴,指控被告藥物侵害其專利[1]

長達十年沒有提告

在十年前,2006年4月18日,發明人Hendrix的律師寄信給被告DFH,告知其為 ’450號專利的發明人,並宣稱Migranol藥與其專利組合物的成分「近似」,希望DFH停止製造與散布Migranol藥,並銷毀所有庫存,回收所有Migranol藥,並在2006年5月1日前以書面回報是否完成上述要求之行為[2]

2006年4月27日,DFH律師回信,為了做更完整的侵害分析,並與客戶討論,所以他們需要更多時間,才能夠回覆上述要求。DFH的律師還說,我們最慢會在2006年5月12日前與你聯繫,並附上聯絡方式,供發明人與其聯繫。但自此之後,原被告雙方就沒有再有任何聯繫,直到原告於2016年10月18日於法院起訴侵權[3]

被告DFH於2018年3月19日提出一動議,認為本案因為原告超過十年沒有起訴,符合美國專利法中所謂的衡平禁反言(equitably estoppel)原則,應該直接駁回其訴,而無庸進入實體審查[4]

衡平禁反言三要件

地區法院指出,要構成衡平禁反言以阻止專利權人起訴,必須證明三個要件:

  1. 專利權人透過誤導行為或沈默(misleading conduct or silence),讓被控侵權人合理的推論,專利權人並沒有想對侵權人實施其專利。
  2. 被控侵權人信賴該行為。
  3. 如果允許專利權人進行請求,被控侵權人將受到實質損害(materially prejudiced)[5]

而所謂的誤導行為,乃指被控侵權人知道該專利權人或專利之存在,且知道或可以合理推論,專利權人已經得知該系爭侵權行為一段時間[6]。至於沈默行為是否算是誤導,根據以前的判決先例,必須存在某些其他的因素,讓該沈默足以達到惡意的程度(bad faith)被認為是誤導[7]其中一種被認定屬誤導性沈默的是,專利權人曾經威脅要立即或積極行使其專利權,但在一段過長不合理的期間,卻沒有任何作為[8]。而法院在判決專利權人是否會因為衡平禁反言而被駁回其訴時,必須考量所有與衡平有關的證據[9]

警告信後十年都沒有起訴,構成了誤導行為

本案雙方並沒有爭執,Akeso公司或發明人Hendrix先生並沒有採取任何積極作為,構成誤導DFH公司的行為。因此,本案的問題在於,在Hendrix先生寄送警告信後,長達十年不起訴,這樣的不作為,是否符合誤導行為,而構成衡平禁反言?[10] 

在1992年聯邦巡迴上訴法院的Hemstreet v. Computer Entry Sys. Corp.案中,原告曾於1983年寄信給被告,內容為:(1)提議協商授權契約;(2)提到其他訴訟和被授權者;(3)提到目前正在對被告相同產業的其他成員進行訴訟;(4)要求被告研究完專利後與原告聯繫[11]。被告回信說會研究專利,並將與原告聯繫。被告並要求提供關於授權的進一步資訊,原告也提供了。但此後沒有任何的聯繫,直到1989年,原告與被告聯繫,提出授權協議[12]

聯邦巡迴法院認為,該案中,六年的沈默並不算是誤導,因為授權的談判仍在持續進行中,且雙方並沒有處於對立地位,因此原告並沒有理由要被告立即回應[13]。法院認為,當聯繫停頓時,應該是被告要與原告聯繫,原告沒有義務與被告聯繫。因此,任何不作為的責任應該歸屬於被告,而非原告[14]

在2010年聯邦巡迴上訴法院的Aspex Eyewear Inc. v. Clariti Eyewear, Inc.案中,原告寄給被告兩封警告信,信中指出「你們所銷售的某些產品,可能被信中所述專利請求項所涵蓋」,要求被告立即停止銷售任何涉及侵害相關專利的產品,並與原告確認[15]。後來被告回信給原告,認為他們相信,其產品並沒有侵害系爭二專利的有效請求項[16]。此後,雙方之間長達三年沒有再有任何聯繫[17]。聯邦巡迴法院支持地區法院,認定本案符合衡平禁反言,認為從相關事證來看,被告會合理認為已經遭到侵權訴訟威脅,而三年的停止聯繫,可認為是行使權利上不合理的拖延[18]

因此,本案加州中區地區法院認為,長期沈默要被認為是誤導,一開始的聯繫必須是「對立的」(adversarial),讓被告合理相信這是「威脅提起侵權訴訟」,而非「授權協商」。因此,本案中發明人Hendrix 先生的用語,要求DFH立即停止製造散布系爭產品,並銷毀所有庫存,相當於Aspex中的警告信內容。信中並沒有提出授權協商的可能。因此Hendrix先生的立場不可能是「非對立的」(non-adversarial);而整封信都隱含著訴訟威脅,縱使沒有明白寫出來[19]

既然認為其屬於誤導性沈默(misleading silence),進一步的問題是,這樣的拖延是否屬於不合理的過長時間(unreasonably long time)。本案中,DFH沒有在其自己要求的延長時間內回信後,發明人Hendrix先生選擇不繼續其威脅。經過一段合理期間後,DFH可以解讀這個決定,是Hendrix要放棄自己的侵權請求[20]

尤其在本案中,原告提起訴訟是在過了十年之後。美國專利法的消滅時效為六年,則起訴前六年以前的請求均無法再請求,則專利權人放棄了前四年的潛在損害賠償,可被合理解釋為放棄其請求。因此,法院認為,專利權人透過誤導行為(或沈默),讓被控侵權人合理的推論,專利權人不打算對被控侵權人行使其專利[21]。 

被告DFH信賴該誤導行為

其次,被告DFH必須證明,其對該誤導沈默有所信賴。只要證明,被告知道有可能被訴訟威脅,就會從事不同的行為,就足以證明具有「信賴」(reliance)。DFH公司宣稱,如果Hendrix先生持續主張其請求,DFH將會考慮更改Migranol的仿單或其組成,以避免侵害系爭專利,或者將投資、行銷、製造、銷售等努力轉移到其他產品上。但因為DFH相信Hendrix已經放棄了其侵權請求,所以DFH選擇在過去十年繼續製造銷售Migranol藥,甚至增加投資[22]

Akeso提出,被告DFH的投資,在2006年到2010年間沒有增加,直到2012年到2017年才有實質成長。法院認為,被告就是等到2006年起算後過了六年,原告都沒動作,表示已經放棄了部分請求權,DFH才決定擴大投資Migranol藥,這一點更證明被告是信賴原告的不作為才擴大投資[23]

被告DFH證明允許提告其將受到實質損害

最後一個要件,被告DFH必須證明,如果允許專利權人進行請求,將受到實質損害。法院指出,在過去六年以來,DFH對Migranol藥的行銷與投資的努力,導致該藥的銷售獲利成長四倍。法院認為,這可以顯示,原告Akeso是看到市場的機會,想要重新主張已經放棄的請求,以剝奪DFH的高獲利。在經過10年沒有提告,在DFH對商品進行實質投資後,若法院現在允許Akeso 提告,必然會損害DFH[24]

具體陳述不控告侵權也是誤導行為

本文所介紹的Akeso Health Sciences LLC v. Designs for Health Inc.案,這個案例說明了,單純的長期不提告,未必構成誤導行為,必須再搭配其他相關行為,例如本案典型的情況是專利權人先寄發警告信,然後長期不作為,讓潛在侵權人以為專利權人不欲行使其專利,這樣才算有誤導行為。相對地,倘若專利權人直接公開告訴大家,其不欲行使專利,這種具體陳述、作為,更可以直接構成誤導行為。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 

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