美國專利法第271條(f)項，將專利侵權的範圍，擴張到出口零件到海外組裝的行為。但是其條文乃是規定，出口零件到海外組裝，假設在海外的組裝發生在美國境內會構成侵權時，則出口的行為也會構成侵權，其並不是直接規定海外行為也侵害美國專利。2018年美國最高法院WesternGeco v. ION案，處理的是出口零件到海外組裝，並在海外的使用行為爭奪了專利權人在海外的市場，可否請求海外所失利益賠償？根據美國最高法院判決結果，可以請求海外所失利益損害賠償。

美國出口零件到海外組裝侵權之相關條文

美國專利法第271條(f)(2)規定：「任何人未經許可，在美國或從美國提供、或使人提供美國專利產品之任何元件，特別是當這些元件係為了該發明而特別製造或適用，並且不會在一般的商業上有其他的不侵權行為的用途，而且明知且希望這些元件在美國境外組合成一產品，而產品如在美國境內是會產生侵權效果，則應被視為侵權。[1]」

而美國專利法第284條規定：「法院認定構成侵害後，應判給請求人適當的損害賠償金額，但不得少於侵權人使用該發明所應支付的合理授權金，以及法院所認定的利息及訴訟費用。若損害賠償金非由陪審團認定，則應由法院審酌認定。不論由誰認定，法院均可將所認定賠償金提高到三倍。[2]」

本案事實

本案的專利權人WesternGeco公司，擁有海底探測系統有關的四項專利。該系統使用橫向導引科技（lateral-steering technology）以產出比以前的探測系統更高品質的資料。WesternGeco公司並沒有銷售或授權這些科技給競爭對手，而是自己用來為石油或天然氣公司進行海底探測。多年以來，WesternGeco公司是唯一使用這種橫向導引技術的探測公司[3]。 

2007年，被告ION公司開始銷售一個與WesternGeco公司系統類似的競爭系統。其在美國製造該系統的元件，然後銷售給海外的公司。海外的公司再將這些原件組裝，形成與WesternGeco公司系統差不多的探測系統，並與WesternGeco公司競爭[4]。

WesternGeco公司控告ION公司，主張其構成第271條(f)(1)的海外引誘侵權與第271條(f)(2)的海外輔助侵權。WesternGeco證明，因為ION的侵權行為，導致WesternGeco喪失了10筆特定的海底探測契約。一審陪審團認定，ION確實構成侵權，且應賠償WesternGeco公司1250萬美元的權利金，以及9340萬美元的「所失利益」（lost profits）。ION不服，要求法院自為判決，認為陪審團不應該判賠所失利益的損害賠償，因為第271條(f)不適用於海外的侵權行為。但地區法院拒絕其請求[5]。 

上訴法院為不可請求海外所失利益損賠

上訴後，聯邦巡迴上訴法院推翻一審判絕對「所失利益」的賠償[6]。聯邦巡迴法院之前曾經判決，符合第271條(a)的直接侵權時，專利權人並不能請求所喪失的海外銷售的賠償[7]。因此其認為，第271條(f)項也該採相同解釋，因為該項設計的目的，是希望讓專利侵權人處於「相同地位」[8]。

WesternGeco公司不服，向最高法院上訴。最高法院於2018年6月22日作出判決，撤銷上訴法院的判決，並發回要求法院要根據最高法院在2016年處理蓄意侵權的Halo Electronics, v. Pulse Electronics案中所提的考量因素，重新為此案判決[9]。
重審後，聯邦巡迴法院的多數意見，仍然重申之前判決的立場，主張第271條(f)是海外侵權，不適用所失利益賠償[10]。因此WesternGeco公司再次上訴最高法院，最高法院於2018年6月22日作出判決[11]。

本案判決為7比2票，由Thomas大法官撰寫多數意見。

禁止域外適用推定

Thomas大法官首先指出，一般而言，美國聯邦法律均推定僅適於美國領土境內，這個原則可稱為「禁止域外適用推定」（presumption against extraterritoriality）。此一推定的基礎在於，國會一般來說都是針對本土考量來制定法律。且這個原則可以避免國內法與其他國家法律的不可預期的衝撞，造成國際紛爭[12]。

二步驟分析架構 

最高法院過去建立了二步驟的架構，以決定域外適用的問題。第一步是問：「禁止域外適用推定，是否被推翻？」。只有法條很明確地指示要適用於域外時，才會推翻該推定。如果排除域外適用推定沒有被推翻，架構的第二步是問：「本案是否涉及法條的國內適用？」法院在做判斷時，要界定該法條的聚焦點（focus），並看該聚焦點所涉及的行為（conduct）是否發生於美國領土內。如果該行為發生於美國領土內，那麼該案件所涉及的，就是所該法條允許的國內適用（permissible territorial application）[13]。 

本案最高法院要處理的是第二步的問題。雖然一般是要從第一步來判斷，但在適當的案例中，法院有裁量權可直接從第二步開始判斷。行使這種裁量權的理由之一是，如果處理第一步驟需要解決不改變該案件結果的「困難問題」，卻會對未來其他案件產生深遠影響時，就可以先跳過第一步。本案就是這種情形。WesternGeco公司主張，禁止域外適用推定絕對不應該適用於第284條，因為該條文只是對國會認定違法的行為提供一般性的賠償救濟規定。要法院處理這個大栽問，會涉及專利法以外的許多條文。因此，最高法院決定行使裁量權，跳過域外適用分析架構的第一步驟，直接進入第二步驟[14]。

第284條損害賠償規定的聚焦點在於侵害行為

在域外適用分析架構的第二步驟下，要界定該法條的聚焦點。一法條的聚焦點，就是其設計的目的，可以包括其想要管制的行為，或者其想要保護的當事人或利益。如果與該條文聚焦點有關的行為發生於美國內，那個該案件就涉及該法條允許的國內適用（permissible territorial application），即便該行為發生於海外。但若該相關行為發生於其他國家，那麼該案件就會涉及「不允許的域外適用」（impermissible extraterritorial application），不管其他行為是否發生於美國領土內[15]。

在判斷一法條的聚焦點時，要從脈絡上來判斷。如果一條文是與其他條文一起搭配使用，就必須與其他條文一起合併判斷。否則，就無法正確的判斷該條文的適用是否為「國內適用」。且判斷這個條文如何真的被適用，是聚焦點檢測的整個重點[16]。

Thomas大法官指出，套用上述的原則，其認為，本條文與條文聚焦點相關的行為，乃是國內行為。先從專利法第284條看起。該條乃是對專利法中所界定的各種專利侵害行為，提供損害賠償救濟。第284條規定：「法院應該應判給請求人就該侵害行為適當的損害賠償金額」（the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement）。因此，最高法院認為該條的聚焦點在於「侵害行為」（the infringement）。最高法院曾經指出，第284條最重要的目的，是要對侵害行為提供專利權人完整的賠償。因此，該條的問題在於，專利權人因該侵害行為受到多少損害？因而，侵害行為很明顯是第284條的聚焦點[17]。

第271條(f)(2)的聚焦點在於從美國提供零件

但是因為專利法所界定的侵害專利行為有很多種。因此，本案還必須看到底涉及哪種侵害行為。因而，法院在看到第271條(f)(2)，即是WesternGeco在本案主張的侵害行為，並請求所受利益損害賠償的依據[18]。

Thomas大法官認為，第271條(f)(2)聚焦的也是國內行為。其規定，如果一公司「在美國或從美國」（in or from the United States）「提供」（supplies）某些專利發明的元件，且意圖「這些元件在美國境外組合成一產品，而產品如在美國境內是會產生侵權效果」。第271條(f)(2)管制的行為，亦即其聚焦點，就是在「在美國或從美國提供」的國內行為。如同過去法院所肯定的，第271條(f)要保護的是國內的利益，其是要直接填補專利法的漏洞，並針對那些在美國製造但在海外組裝的零件。第271條(f)(2)要阻止的，是將零件從美國出口到海外的國內事業[19]。 

因此，整體來看，第284條的聚焦點，若涉及第271條(f)(2)的侵害行為，其聚焦的是從美國出口零件到海外的行為。換句話說，該條文設計的主要目的，是國內的侵害行為。本案中，與該聚焦點相關的行為很明顯發生於美國境內，就是ION公司在美國提供元件的行為，侵害了WesternGeco公司的專利。因此，判給WesternGeco所失利益之損害賠償，是第284條的國內適用[20]。

駁斥ION所提海外損害賠償是域外適用的論點

ION公司所提出的論點，則無法說服法院。ION主張，第284條條文的聚焦點當然是損害賠償（damages），而非侵害行為。但法院認為，第284條雖然是要讓法院有權力提供損害賠償，但給法院什麼權力未必是其聚焦點。所謂的聚焦點是法條設計的目的，亦即是想要管制或保護的「行為」、「當事人」或利益。法院認為，損害賠償只是這個條文想要救濟侵害行為所採取的手段[21]。

同樣地，ION公司主張，本案涉及第284條的域外適用，因為「所受損害發生於海外」，在ION公司行為之後，必須有海外行為才會造成損害。但法院認為這個看法不對，其認為那些海外的後續行為，對於侵害行為只是附帶的。換句話說，這些海外的後續行為，對於域外分析的目的來說，並不是最重要的點[22]。

此外，ION公司也從2016年最高法院的RJR Nabisco 案[23]推論。該案中RICO的損害賠償主張，完全來自於海外的損害，故被認定屬於系爭條文（18 U.S.C. § 1964(c)）的域外適用。ION公司因而推而廣之，認為只要是來自海外損害的損害賠償，都是屬於一損害賠償條文的域外適用。但Thomas大法官認為，這樣過度推論誤解了RJR Nabisco案的意見。該案中在分析系爭條文的聚焦點時，關注的是請求權基礎的實質要件，而非損害賠償規定。該案判決認為，原告不能根據系爭條文提起損害賠償請求，除非他能證明他的事業或財產有損害，且必須是國內的損害。因此，RJR Nabisco 案在適用禁止域外適用推定，以解釋系爭條文損害要件的範圍，而並不是討論損害賠償[24]。 

最終，最高法院支持給予WesternGeco公司的所失利益損害賠償，認為其屬於第284條允許的國內適用。並推翻聯邦巡迴上訴法院的判決，並發回重審[25]。

兩位大法官不同意見

Gorsuch大法官和Breyer大法官提出不同意見。其認為，之所以不應該給予海外所失利益損害賠償的理由很簡單，美國專利法賦予專利權人在美國製造使用銷售的獨占權利，但並沒有賦予其在海外的獨占權利。若允許專利權人利用美國專利、美國法院對海外的所失利益進行求償，將導致其可將美國專利保護的獨占效力，擴及到海外市場[26]。

Gorsuch大法官認為，雖然第271條(f)(2)將侵權行為增加到出口行為，但只是說出口零件到海外，如果海外的組裝發生在美國境內構成侵權時，則出口行為也是侵權。該條文並沒有說海外的組裝是侵害行為，而是說「假設組裝發生在美國境內時會侵害」。因而，該條文只有禁止美國的製造零件與出口零件，而可以請求的救濟，是假設「最終組裝行為發生於美國」會造成的損害。套用在本案中，假設本案的WesternGeco控告的ION的行為，亦即不只是在美國製造零件，而是在美國組裝完所有零件（侵害發生在美國境內），在美國所造成的損害。若以此角度，實際上陪審團確實有對在美國製造零件並假設在美國組裝的損害，判賠1250萬美金[27]；但另外判賠的9340萬美金所失利益，並不是在美國的侵害。

甚至，如果美國法院採取這種立場，那麼其他國家的法院也可以採取相同的理論，加以反制。例如，一專利權人在某外國有專利，但在美國沒有，但專利權人可以利用外國專利、外國法院，對在美國的銷售使用行為請求害賠償。亦即，該專利權人在外國的專利獨占力，可以藉此擴張到美國，即便其在美國不受專利保護[28]。

結語

2018年WesternGeco v. ION案對海外損失利益給予損害賠償，等於認為海外使用組裝後系統的行為，侵害了美國專利。實際上海外的組裝使用行為，並沒有侵害美國專利。如此判決結果，假如真的推廣，那麼確實會如Gorsuch大法官和Breyer大法官所提的，將美國專利法效力擴及到其他國家的不侵權行為，這樣的發展值得繼續觀察。

備註：

1. 35 U.S.C. § 271(f)(2) (“Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.”).
2. 35 U.S.C. §284 (“Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.
   "When the damages are not found by a jury, the court shall assess them.  In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.”).
3. WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 2018 WL 3073503, at 3 (U.S. 2018).
4. Id. at 3.
5. WesternGeco L.L.C. v. ION Geophysical Corp., 953 F.Supp.2d 731, 755-56(S.D. Tex. 2013).
6. WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 791 F.3d 1340, 1343 (2015).
7. Id., at 1350–1351 (citing Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor Int’l, Inc., 711 F.3d 1348 (C.A.Fed.2013)).
8. WesternGeco, 791 F.3d, at 1351.
9. WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 36 S.Ct. 2486 (2016).
10. WesternGeco L.L.C. v. ION Geophysical Corporation, 837 F.3d 1358, 1361, 1364(Fed.Cir.(Tex.), 2016).
11. WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 2018 WL 3073503 (U.S. 2018).
12. Id. at 4.
13. Id. at 4.
14. Id. at 5.
15. Id. at 5.
16. Id. at 5.
17. Id. at 5.
18. Id. at 5.
19. Id. at 5.
20. Id. at 6.
21. Id. at 6.
22. Id. at 6.
23. RJR Nabisco, Inc. v. European Community, 136 S. Ct. 2090, 2111 (2016)
24. WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 2018 WL 3073503, at 6 (U.S. 2018).
25. Id. at 7.
26. Id. at 7 (Gorsuch J. dissenting).
27. Id. at 9-10 (Gorsuch J. dissenting).
28. Id. at 11(Gorsuch J. dissenting).

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們