去年（平成29年），日本知的財產高等裁判所（智慧財產高等法院）對於「平成28年（行ケ）第10185号審決取消請求事件」作出了判決。從該判決中，展現出日本專利實務中對於特許無效審判的請求人的適格性的判斷是採實質認定而不僅僅是形式認定，並且可以藉以理解所謂的「參酌權利的內容以及請求人的事業內容，就個案做實質認定」的判斷邏輯。

前言

在台灣，對核准後的專利提出舉發時，舉發人的適格性很少成為問題的爭點。由於台灣的專利制度中已經廢除異議制度，舉發成為專利核准後主要的公眾審查途徑，因此舉發之提起，除了特定事由或特殊情況下應由利害關係人提起之外，原則上只要是專利權人本人以外的任何人都可以提起舉發。

台灣專利實務中，前述限定由利害關係人提起舉發的情形主要有兩種。其一，當舉發申請案所主張之事由係爭執「專利權人並非專利申請權人」、或「專利申請權為共有而非由全體共有人提出申請」的時候，限定為只有利害關係人始得提起舉發。其二，專利權期滿或當然消滅後，得提起舉發者，僅限於對專利權之撤銷有可回復之法律上利益之利害關係人。至於是否為利害關係人？是否具有可回復之法律上利益？將於實體審查時依法審查相關之證明文件，依個案情形認定。

相對於台灣，日本特許（專利）制度中的無效審判（相當於我國的舉發制度）的請求人適格的限制要嚴格得多。原則上，特許無效審判的請求人必須是利害關係人，其中，對於日本特許法第123條第1項第2款規定的違反共同申請要件，或者是日本特許法第123條第1項第6款規定的冒認申請，更限定只有真正專利申請權人才能夠以此二事由提起無效審判請求。

依據日本的專利實務，特許無效審判的請求人究竟是否是利害關係人，必須參酌權利的內容以及請求人的事業內容，就個案進行實質認定。以下簡單介紹平成28年（行ケ）第10185号審決取消請求事件的上述判決，藉以瞭解日本專利實務中對於特許無效審判的請求人的適格性的判斷方式。

日本的無效審判請求人適格的相關規定

依據日本特許法第123條第2項的規定，原則上只有利害關係人可以提出專利無效審判請求，其中，對於日本特許法第123條第1項第2款規定的違反共同申請要件，或者是日本特許法第123條第1項第6款規定的冒認申請，限定只有真正專利申請權人（有權獲得專利的權利者）才能夠以這兩種事由提起無效審判請求。

日本特許無效審判的請求人適格之規定，隨著修法而幾經變遷（參見下表一）。除了平成15年修法之後直到平成26年再次修法之前的一段期間是規定「任何人」都可以請求無效審判之外，其他的時候都要求必須是「利害關係人」才可以請求無效審判，即使是法律無明文規定的期間，在判例解釋上也是要求無效審判請求人具有利害關係人的資格。

雖然特許異議制度並非本文重點，但是，在表一中也列出特許異議請求人適格的規定，以供讀者參考。同為公眾審查手段的異議制度與無效審判制度，在制度設計上是有關連的，無效審判請求人適格和異議請求人適格可以說是互相配合的存在。從表一中可以明顯看出，平成15年修法之後直到平成26年再次修法之前的一段期間之所以規定「任何人」都可以請求無效審判，其實是因為在那一段期間中廢除了異議制度，因此才特別允許任何人都可以請求無效審判。當平成26年修法恢復了異議制度之後，無效審判請求人適格就又限制於「利害關係人」了。

表一：日本特許無效審判、異議提起請求人適格性變遷

資料來源：作者整理

那麼在日本現行特許法的規定下，於無效審判請求人適格的這件事情上，到底要符合哪些條件才算是利害關係人呢？

依據審判便覽的記載，所謂的「可以請求無效審判的利害關係人」，必須是法律上的利益或者對於其權利的法律地位受到直接影響者，或者是法律上的利益或者對於其權利的法律地位有可能受到影響者。無效審判請求人並不需要在審判請求書上特別記載其所具有的利害關係，審判請求書上也沒有特別設置用來記載利害關係的欄位。特許無效審判的請求人究竟是否是利害關係人，必須參酌權利的內容以及請求人的事業內容，就個案做實質認定。不過，一般來說，如果當事人沒有就無效審判請求人適格有所爭執的話，審理無效審判的合議體並不會特別針對這個問題進行調查。

審決取消請求事件的前提事實概要

「平成28年（行ケ）第10185号審決取消請求事件」中，原告是針對系爭專利提出無效審判請求的審判請求人，被告是系爭專利「褲型可拋棄式尿布」（特許第5225248號，以下稱為專利A）的專利權人花王公司。

首先說明上述訴訟事件中關於原告的事實情況。

原告是個人發明人，針對紙尿布進行了一些開發研究，並且針對名稱為「拋棄式尿布用外層片體以及具備該外層片體的拋棄式尿布」的發明提出了專利申請（特願2015-104616號，以下稱為原告發明），並且也提出了實體審查請求。原告雖然沒有廠房也沒有製造設備，但有計畫想要透過授權或者是委託製造的方式將他的發明付諸實現。為了這個目標，原告透過網路和不織布加工業者以及專利發明實施的仲介業者接觸，探詢其發明實施的可能性。又因為原告發明的特徵是在紙尿布的外層片體上附加新的構造，所以為了快速做出試作品，他直接使用市面上買來的尿布（也包含被告的製品）進行再加工，做出其發明的試作品。

依據原告的陳述，他之所以會對專利A提起無效審判請求，是因為他自己的發明（原告發明）較適用於褲型的紙尿布，並且覺得自己的發明的較佳實施方式有可能會落入被告的專利A的保護範圍內。而且，在與不織布加工業者以及專利發明實施的仲介業者接觸的時候，原告誠實告知了自己對於發明實施可能牴觸到被告專利的疑慮，結果上述業者聽到這個事情之後，都表示要原告把這個侵權疑慮的問題釐清並且排除之後，他們才願意接受委託。再加上，原告諮詢了專家之後，認為被告的專利A有無效理由，所以原告才針對專利A提出了無效審判請求。

在無效審判的原審決中，認為：作為特許法第123條第2項規定的利害關係人，必須要有針對系爭專利有實施準備的事實，而且因為不應該被准予專利的系爭專利不當地受到專利保護，而使得其蒙受不利益。雖然原告針對原告自己的發明提出了專利申請，利用市面上販賣的紙尿布做了發明的試作品，而且實際上也和不織布加工業者以及專利發明實施的仲介業者接觸了，但是，原告發明的內容並沒有和系爭專利A的內容直接牴觸，原告的上述行為算不上是系爭專利A的實施準備，也稱不上是因為系爭專利A受到專利保護而使得原告蒙受了不利益。

無效審判的原審決中，認為原告並非特許法第123條第2項規定的利害關係人，不具特許無效審判的請求人適格。

審決取消請求事件的訴訟判決及評析

原告不服前述審決，向東京知的財產高等裁判所提起審決取消請求事件之訴，在該訴訟的判決中，法院採用和原審決同樣的上述原告事實情況為判斷基礎，但是卻得出了和原審決不一樣的結論。

判決中認為，原告發明的名稱為「拋棄式尿布用外層片體以及具備該外層片體的拋棄式尿布」，其內容主要是關於具有折疊部的外層片體；而系爭專利A的名稱為「褲型可拋棄式尿布」，其內容包括褲型可拋棄式尿布的大致構造和其中的彈性構件和吸收體。原告專利的內容確實沒有和系爭專利A的內容直接牴觸，但是，原告發明僅為可拋棄式尿布中的部分附加結構，光是原告發明本身並不足以製造出一個完整的拋棄式尿布產品，而必須要利用其他的各種技術。而專利A的內容就是原告發明要實現為產品時，所可能利用的技術之一。

因此，判決認為，原告實施原告發明的時候，的確有可能牴觸到專利A的保護範圍，所以認定原告就專利A的無效審判請求一事，具有充分的利害關係。

由上述判決可知，日本專利實務中對於特許無效審判的請求人的適格性的判斷是採實質認定而不僅僅是形式認定。所謂對於系爭專利的實施準備，並不限定為請求人本身已經在實施或已準備要實施系爭專利內容者。像上述判決中的原告那樣的個人事業主，既無廠房也無設備等實質投資，又還沒有和委託製造的業者簽約的情況，若於實施其自有之發明時，有可能會牴觸到系爭專利的保護範圍，也可以符合得對系爭專利提起舉發的利害關係人之規定。

結語

日本知的財產高等裁判所（智慧財產高等法院）對於平成28年（行ケ）第10185号審決取消請求事件的判決，凸顯了日本特許無效審判的請求人的適格性的判斷採取個案事實的實質判斷。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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