大學技轉單位和企業產學合作研發時，別忘記與合作廠商約定為共同專利申請人，因為先前曾發生一起案例，大學教授和企業合作研發，公司僅將老闆申請為專利發明人，教授不服向智財法院提起告訴，要求被列為共同發明人，結果卻敗訴了……

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本案上訴人（A教授）和被上訴人（B公司）有研發合作關係。A教授是某大學化學系榮譽教授，專長在有機化學及天然物化學。B公司出資請A教授研發系爭中草藥萃取物發明，而系爭專利乃該合作關係下的產物。不過，B公司申請系爭專利時僅以該公司的老闆為發明人，故A教授向智慧財產法院起訴，並要求B公司更正其為共同發明人[1]。

中草藥發明和以化合物為主的西藥不同，因為中草藥發明的療效與其成分間的關係不易證明。在專利請求項的描述上，可以「某中草藥之萃取物」的形式主張所請發明。不過，萃取物的發明人是提出萃取製程步驟的當事人，或是鑑定萃取物的當事人，智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決（以下稱「本案」）提供了認定的方法。

系爭中草藥專利

在本案中，系爭專利有二件，一為發明專利第I432191號「分離自藤黃樹脂的化合物以及包含有此等化合物的藥學組成物」（以下稱「系爭專利一」），另為發明專利第I446907號「從藤黃樹脂所得到的分離部分以及含有此等分離部分的藥學組成物」（以下稱「系爭專利二」），而系爭專利二為系爭專利一之分割案。

以系爭專利一為例，其請求項有四項。第1項前言為「一種純化自藤黃樹脂的化合物，其是選自於由下列所構成的群組」，而本體有12個限制條件，各限制條件的基本語法為「一具有下列所示化學式的化合物」。第2項為「一種如申請專利範圍第1項的化合物用於製備一抗癌藥物的用途」。第3項為「一種用於抑制一腫瘤/癌細胞的生長的藥學組成物，其含有一或多種如申請專利範圍第1項所界定的化合物」。第4項附屬於第3項，其指定「該腫瘤/癌細胞」的細節。

A教授參與研發的過程

A教授受B公司負責人C的邀請，而從事藤黃樹脂研究開發計畫。A教授與負責人C並共同為發明專利第I282280號「分離自藤黃樹脂並具有抑制腫瘤／癌細胞生長活性的化合物以及包含有此等化合物的藥學組成物」的發明人，而該I282280號專利為與本案系爭專利一、二有關之前案專利。

對於前案專利與本案系爭專利所揭示之新穎化合物，A教授主導結構分析、及中、英文、與IUPAC名稱之命名等工作。此外，系爭專利一、二內的分析級與半製備級的RP-HPLC（reverse phase high-performance liquid chromatography，反相高效液相色譜）所使用之分析管柱亦為A教授所決定，其並協助B公司解決TSB-14（藤黃樹脂之丙酮萃取產物）之洗提、分離、與純化等實驗過程中之相關問題。另A教授對於系爭專利一、二之技術特徵與實驗結果等內容編寫入專利說明書、及後續專利申請過程的答辯、與相關數據資訊取得等，均有主導之行為。

共同發明人的認定

關於共同發明人的概念，本案法院指出「一發明專利可能是兩位或多位共同發明人所完成，其中每一位共同發明人均必須對發明之構想產生貢獻」。所謂「構想」指「在發明人心中，具有明確、持續一定的想法且應為完整可操作之發明，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究或實驗」。亦即，共同發明人的身分來自於當事人對「構想」的發想是否有所「貢獻」。「貢獻」乃針對可操作的想法，且貢獻的內容必須明確。

本案法院提出三種角度來檢驗「貢獻」的問題。首先，「發明的構想可以表現在專利之申請專利範圍中的每一技術特徵，而對一個共同發明之構想，每一位發明人雖無須對該發明做出相同形式或程度之貢獻，但每一位發明人仍必須做出重要的一部分才能有該發明」。亦即，發明人的貢獻必須對系爭發明有「重要性」。

第二，在釐清發明構想的內容後，如果判斷該當事人「僅僅只是付諸實施之人」，或是「單純提供發明人通常知識或是解釋相關技術，而對申請專利發明之整體並無具體想法」，此二者不能視作共同發明人。亦即，發明人的貢獻必須超越單純執行者的層次，且不屬於通常知識或單純解釋者，提出具體的想法是必要的。

最後，「共同發明人並不需要對每一項申請專利範圍做出貢獻，而是對其中一項申請專利範圍有所貢獻即可」。此外，「共同發明人必須有共同從事合作研究之事實」。如果僅是「個別進行研究之兩人，縱基於巧合而研究出相同之發明，仍不能稱為共同發明人」。

本案法院另討論在發明過程中「非屬發明人」之角色，包括「僅是依他人設計規劃之細節，單純從事於將構想付諸實施之工作」、「從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作」、「使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證」等等。本案法院指出「因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作」，但該些當事人僅從事「付諸實施之行為」，而「縱然幫助發明之完成」，仍無法做為共同發明人。

舉例來說，本案法院認為不能稱為共同發明人者有：（1）計畫助理：其「單純接受計畫主持人之指示，且依計畫主持人所設計之實驗而完成實驗結果」；（2）公司品管部經理：其「提出產品缺點，交由研發部門改進開發新產品」；（3）分析人員：其隸屬於大學之貴重儀器中心，將「大學之實驗室分離出一純化合物」予以「分析確認化合物之具體結構」；（4）公司專利部門或專利事務所之專利工程師：其「協助發明人申請專利時撰寫發明專利說明書」。

A教授不是發明人

以系爭專利一為例，本案法院認為A教授非屬發明人。本案法院對系爭請求項之發明標的界定為化合物，並指出「對於『化合物』之發明構想，倘僅提出化合物之特定『結構』，但欠缺產生該化合物之『方法』，尚不得稱該化合物之發明構想已然形成，故『化合物』之發明構想必須包含特定化合物之化學結構及製造該化合物之操作方法」。

A教授主張其為共同發明人之基礎主要有二項，一是其協助解讀系爭發明成分的化學結構與命名，另是參與專利申請文件準備事務。

針對第一項理由，本案法院認為「工作是否具專業性及困難程度，與可否列名為一發明專利之發明人完全無關」，而「一發明專利即使非常簡單，只要是對該發明具有實質貢獻，即應列為發明人」。因此，雖「新穎化合物之結構解析高度專業且困難」，但其「仍係使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證」，故A教授不是共同發明人。

針對第二項理由，法院認為「將一實際完成之發明轉化為發明專利之說明書或將該發明申請專利之過程，抑或協助發明完成之相關行政工作，亦與是否得列名為一發明專利之發明人無涉」，而「當一發明由產生構想至真正付諸實施，應可謂已完成之發明，而任何人對已完成之發明所產生之貢獻，仍不足以使其列名為發明人」。因此，雖然A教授「協助系爭專利一完成申請專利之工作，亦難謂係共同發明」。

最後，因A教授無法提出參與系爭發明的製造方法發展之證明，法院認為A教授對系爭請求項無實質貢獻，故不應為共同發明人。

本案對大學技轉的負面影響

針對中草藥萃取物的發明，其本質是從既有的中草藥中純化出特定的化合物，特別是當請求項是由各被純化出的化合物所組成時，各化合物的結構確認應屬於完成該發明的必要步驟。確認結構的工作並非單純的儀器操作，事實上涉及學理的分析和判斷，因而該工作的貢獻者理應成為發明人之一。不過，智財法院於102年度民專上字第23號民事判決中否定了這樣的觀點。

本案對於大學技轉而言，是具有負面影響的。假設類似的化合物結構確認工作是在產學合作架構下完成，負責結構分析的學校老師卻無法成為發明人，此將影響學校能否因產學合作取得共有專利申請權之地位。因此，大學技轉單位在處理類似產學合作時，應特別注意與合作廠商約定為共同專利申請人，以免受到本案不利之影響。

備註：

1. 智慧財產法院101年度民專訴字第52號民事判決/事實及理由/一/(二)。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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