CAFC做出有利於系統請求項專利權人的決定：CENTRAK v. SONITOR TECHNOLOGIES案
Johnny Chen／北京科技大廠專利總監
在電腦技術日益複雜並強調分工的今日，已經鮮少有創新功能是透過單一元件所完成，通常必須藉由許多不同裝置的分工，並透過網路將資訊整合後達成最終效果；在申請專利保護時，這樣的創新很多是透過系統項 (System Claims) 或方法項 (Method Claims) 來做保護。然而讓專利申請人較為頭痛的一點是，這種分散實施的專利範圍，最終進行權利主張時的難度相當高，很容易因為單一被告並沒有獨立實施專利範圍中的所有要件，而導致最終主張失敗。好消息是，在近期 (2019年2月14日) 的CENTRAK, INC. v. SONITOR TECHNOLOGIES, INC一案判決中，美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 給出了有利於系統請求項專利權人的判決，撤銷了美國地院根據疑似侵權人並沒有完整實施專利範圍中所有要件的理由、所作出的不侵權簡易判決（summary judgement）的裁定。
圖片來源 : shutterstock、達志影像
案件背景
原告CenTrak, Inc.以美國專利US8,604,909「一種同步超聲波實時定位的系統與方法（Methods and systems for synchronized ultrasonic real time location）」於特拉華州地方法院起訴被告Sonitor Technologies專利侵權，地院針對部份專利權請求項給出了不侵權和無效的簡易判決（summary judgement），不侵權的主要理由是認為被告Sonitor未實施訴爭專利系統項中所有要件，故未滿足全要件侵權判定原則；另外，無效的理由則是基於部份權項缺乏說明書支持而導致不明確。然而，在本案上訴至CAFC後，此裁定被撤銷並發回重審。
引用判例及CAFC觀點
本案討論過程中主要引用了兩個判例：一個是Centillion Data Systems v. Qwest Communications International (Fed. Cir. 2011)，另一個是Cross Medical Products v. Medtronic Sofamor Danek (Fed. Cir. 2005)。
在Centillion一案中，由於被告之生產廠商Qwest並沒有使用 (use)、或控制使用行為 (control the use)、或製造 (make) 所有系統項構成要件，由於本案權項一部份的要件是由顧客所完成，例如個人電腦的資料運算步驟以及安裝用戶端軟體，因此認定被告Qwest不構成35 U.S.C.§ 271(a)中的基於製造或使用之侵權行為。相似的在Cross Medical一案中，權項中部份的要件並非由被告之生產廠商Medtronic實施，而是由身為顧客的外科醫生所實施，也沒有Medtronic引誘或幫助侵權之證據，因此認定被告Medtronic不構成侵權。而地院也基於此兩案，認為由於本案被告Sonitor並沒有完整實施系爭專利中系統項的所有要件、因此得出不侵權結論。
雖然於一審階段地院認知如上，然而於上訴階段，CAFC卻是比較認同原告CenTrak的觀點：若要根據此兩在先判例來進行侵權討論，地院不能只參考判例中被告生產廠商的侵權結論、也要考慮該案中顧客的侵權可能性 (Sonitor stands in the shoes of the surgeons, who acted as potentially infringing final assemblers in Cross Medical, and not in the position of the medical device maker)。換一種比較有趣的說法就是：「如果前案判例中生產廠商的鞋子套不進去 (即產生不侵權結論)，應該嘗試去套判例中顧客的鞋子試試」，因為CAFC認為判例中的被告 (生產廠商) 雖然不侵權，但顧客還是可能侵權的 (we explained, “if anyone makes the claimed apparatus, it is the surgeons” who installed the devices)，要是基於判例中顧客是否侵權進行討論，也許會得出完全不同的結論。
除了針對前案判例的認識不足之外，關於本案的事實部份，CAFC認為雖然被告Sonitor主張有另外的「組裝公司 (installation company)」協助組裝和設定整個系統，但根據Sonitor VP的證言，是Sonitor的人員負責輸入資料、並調整系統及確認其正常運轉 (Sonitor personnel “are the ones who do the data entry for that system and then they go out and tune the system to ensure it functions normally.”)，因此可以合理推測、被告Sonitor有 「組合軟硬體並設定系統而導致侵權 (Sonitor makes a combination of hardware and software that is “configured” to infringe)」的可能性，不應直接認定對於案件事實已無重大爭議而給出簡易判決。
本案其他判決重點─說明書中缺少技術細節不必然導致不明確
本案中另一個爭點是關於說明書內容是否足夠的問題。由於在本案的權項及侵權事實都是建構在超音波 (ultrasonic based) 技術之上，然而說明書的實施例卻主要圍繞在紅外線 (infrared,IR) 技術上進行說明，反而對於超音波技術如何於發明系統上實施的描述甚少，因此在地院給出的簡易判決中也認定訴爭專利說明書中缺乏合適內容支援超音波技術的相關權項。然而，CAFC於判決書中指出，仍有許多事實爭議未釐清，尤其是被告並沒有解釋為何本領域具有通常知識者需要這些發明細節才能理解本發明如何以超音波技術實施 (Sonitor does not explain why a person of ordinary skill in the art would need to see such details in the specification)。此外，從其他事實上也無法得知是否需要這些發明細節的必要性，例如從證言中無法確認這些細節是否特別複雜或無法預測(those details were not particularly complex or unpredictable) ，以及申請當下發明人是否已掌握以超音波實現發明系統的技術、還是其實留給後人來完成此發明 (whether the named inventors actually possessed an ultrasonic RTL system at the time they filed their patent application or whether they were “leaving it to the . . . industry to complete an unfinished invention.”)，因此判定本案明確性與否之事實仍存爭議，地院不應給出簡易判決。
