233期
2019 年 03 月 27 日
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美國專利訴訟地之爭議:
從蘋果考量關閉美國德州東區門市說起
Johnny Chen/北京科技大廠專利總監

自從TC Heartland一案及隨後一系列的管轄權認定結果相繼出來後,開始有美國本土企業進行一些業務調整,以避免在不利於專利侵權被告的法院被迫進行專利官司;但另一方面對於外國企業來說、則未能得利於TC Heartland一案的管轄權認定結果,起訴時只要原告選擇排除外國企業的美國子公司、即可自由選擇起訴法院、而不受註冊地或常規的既成營業場所之限制。


圖片來源:Pixabay

根據多家美國媒體報導[1] [2],蘋果確定於今年四月開始關閉其位於德克薩斯州布蘭諾 (Plano) 和弗裡斯科 (Frisco) 區域之兩家Apple store銷售門市,而改由位於達拉斯 (Dallas) 區域新成立的門市來服務該地區的蘋果顧客。雖然目前蘋果沒有針對此一決定詳細說明,但許多人認為此舉應與近幾年遭遇的專利訴訟有關,尤其可能是針對於來自非執業實體 (Non-Practicing Entities, NPE) 所發起的訴訟。比較具體的說法是:由於NPE偏好選擇更有利於專利權人的美國東德州地區法院(District Court for the Eastern District of Texas) 法院進行起訴,蘋果很可能為了避免此一情形,故選擇關閉了由東德州地區法院所管轄的兩家門店,而另外在北德州地區法院 (District Court for the Northern District of Texas) 所管轄的達拉斯區域成立新門市。

蘋果會這麼做其實也不意外,因為根據報導[1],近年來東德州地區法院對於蘋果被告的案子已經做出了多個有利於原告NPE的判決,包含於2013、2016、以及2018年都判決一間名為VirnetX的NPE勝訴,要求蘋果分別支付368萬、625.6萬、以及502.6萬美金的專利侵權損害賠償。

美國專利訴訟地相關法規及重要案例探討

蘋果此一舉動之所以能影響專利訴訟地,是由於2017年美國最高法院對TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC (2017)一案中所作出的決定。在TC Heartland一案判決作出之前,根據《美國法典》28 U.S.C 1391和1400條規定,專利侵權案件可以在任何對被告具有屬人管轄權 (personal jurisdiction) 的法院提起,這意味著作為專利侵權原告的NPE有廣泛的選擇可以挑選起訴法院,因此訴訟進程快且專利權人勝率較高的美國東德州地區法院自然成為熱門的專利起訴地點,然而此一現象於TC Heartland一案判決後即有所改變。

● TC Heartland LLC  v.  Kraft Foods Group Brands LLC  (2017) 美國最高法院判決

在本案中,美國最高法院明確了專利侵權的起訴地只能於:(1)被告法人的登記註冊地 (place of incorporation) 或是 (2) 被告實施侵權行為且有常規的既成營業場所之地 (where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business)。根據以上規則,蘋果只要將「常規的既成營業場所」、最明顯的就是Apple store銷售門店,移出東德州地區法院的管轄範圍,在加上蘋果的註冊地也不在德克薩斯州,那麼理論上未來NPE也許就只能在其他地區法院起訴蘋果,這也是大家推論蘋果大動作搬遷門市的主要原因。

然而,難道只有Apple store銷售門市會被認定是所謂的「常規的既成營業場所」嗎? 其實不一定,關於「常規的既成營業場所」的認定方式,這裡就必須提到另一個知名的案件:美國聯邦上訴法院 (CAFC) 對In re Cray Inc. (2017) 一案所作出的決定。

● In re Cray Inc. (2017) 美國聯邦上訴法院CAFC判決

由於在前述的TC Heartland案中,最高法院並沒有詳細定義什麼是「常規的既成營業場所 (regular and established place of business)」,因此在本案中,美國聯邦上訴法院進一步確定了這個場所必須是被告所有的實際場所 (physical place),另外也定義了「常規(regular)」一詞代表此場所的運作具有穩定、一致、有序 (steady, uniform, orderly, and methodical) 的特性,而「既成(established)」一詞則代表穩定地安置(settled certainly, or fixed permanently)、而非短期暫時的性質。換言之,只要原告在東德州地區法院的管轄區域內有找到符合以上屬性的蘋果所屬據點,即使不是銷售門市,仍是有可能在東德州地區法院成功起訴蘋果的。

事實上,由於每個案件的案情有所不同,故不同個案中能否認定是「常規的既成營業場所」還須依據實際情況來判斷,因此到目前為止仍不斷有各種不同情況下的認定結果出現。例如在American GNC Corp. v. ZTE Corp. (2017) 案中,東德州地區法院認定「客戶電話服務中心 (call center)」也符合上述「常規的既成營業場所」之規定 - 即使該客戶電話服務中心並非由被告直接運營,而是由協力廠商負責經營,也不影響其認定。

外國企業的起訴地認定方式

那麼,對於台灣公司來說,最切身的問題來了。那就是外國公司是否也適用上述討論的訴訟地認定方式呢?很不幸的,答案是並不適用。根據In re HTC Corp. (2018) 一案的結果,美國聯邦上訴法院CAFC認定,由於28 U.S.C 1400條規定不適用於外國公司,因此對於外國公司的專利起訴可以發生在任何美國司法管轄區。

那麼,要是外國企業已在美國成立子公司、透過此美國子公司的註冊地點,不就能主張TC Heartland一案中的結論了嗎? 是這樣沒錯,但問題是原告們也很聰明,只要直接把外國企業在美國的子公司排除掉、就不用再受TC Heartland一案的結論限制了。例如上述的In re HTC Corp.(2018) 一案,本來在地院階段的被告是HTC母公司 (HTC Corporation)、以及HTC美國子公司 (HTC America Inc.),但當地院認定原本的起訴地對於HTC美國子公司並不合適後,原告就自願撤銷了對於HTC美國子公司的指控,僅保留不適用TC Heartland一案結論的HTC母公司,也因此本案就被原告成功留在了原本的起訴地德拉瓦州地區法院。

在更近期的Vista Peak Ventures v. AUO 一案中,原告更是僅起訴友達光電的母公司 (AU Optronics Corporation),而不將友達的美國子公司列入被告(AU Optronics Corporation America),明顯是為了規避TC Heartland一案結論而欲將案件留在東德州地區法院。雖然友達的美國子公司隨後於加州北區地方法院嘗試主張對於本案的管轄權,但不意外的拒绝理由之一就是引用上述CAFC對In re HTC Corp.一案的論點,最終被打回票了。因此結論是,外國企業們還是必須與東德州地區法院、以及德拉瓦州地區法院這兩個最熱門的地院好好培養感情,至少在現階段看來是難以迴避的。

2018年訴訟地議題經典案例

另外本文最後再提兩個2018年對於訴訟地議題較為經典的案例

● In re ZTE(USA) Inc. (2018) 美國聯邦上訴法院CAFC判決

在本案中,美國聯邦上訴法院確定了關於專利案件中的訴訟地爭議,其舉證責任在於原告。也就是說在專利案件中,如果被告提出管轄權異議,則此時原告必須論述或證明為何目前的法院為合適的。

● In re BigCommerce, Inc. (2018) 美國聯邦上訴法院CAFC判決

在本案中,美國聯邦上訴法院確定了專利案件之原告若要根據被告註冊地所在的州提起訴訟,如果該州有多個聯邦地院的情況下,則只能對於被告之「主要營業場所(a principal place of business)」具有管轄權的法院提起訴訟,並不是在該州內的任一法院皆可提起訴訟。但是若原告並非根據被告註冊地提起訴訟、而是根據上述的「常規的既成營業場所」提起訴訟,則不受此案結論限制。

 

參考資料:

  1. https://techcrunch.com/2019/02/22/apple-confirms-its-plans-to-close-retail-stores-in-the-patent-troll-favored-eastern-district-of-texas/
  2. https://www.dallasnews.com/business/retail/2019/02/22/apple-closing-frisco-plano-stores-opening-new-one-galleria-dallas
  3. https://www.ropesgray.com/en/newsroom/alerts/2018/05/Nearly-One-Year-After-TC-Heartland-Federal-Circuit-Addresses-Unanswered-Venue-Questions-in-Trio
  4. https://www.finnegan.com/en/insights/venue-challenges-after-tc-heartland-move-fast-or-risk-waiver.html

 

※ 本文作者將稿費收入全數捐贈予「財團法人博幼社會福利基金會」

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: Johnny Chen
現任: 北京科技大廠專利總監
學歷: 臺灣大學資訊網路與多媒體研究所
台灣中興大學土木工程學系
專長: 智慧財產權、美國專利法、專利佈局、專利分析

 

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