IPR程序實施至今也有六年多的時間，期間累積了許多判例和運作實務，逐漸形成了美國專利制度的重要支柱之一。若是想要善用這套制度，又該注意哪些細節呢？

本刊在前文（美國專利訴訟近期發展）曾經分析過，美國的多方專利複審程序（Inter Partes Review, IPR）成為專利侵權訴訟中的被告，反制專利權人的有效手段。IPR程序之所以那麼受歡迎，關鍵在於對專利的「殺傷力」：根據統計，進入IPR審理程序，而且獲得最終審定結果的案例中，只有19%的專利能夠全身而退，也就是有將近80%的專利在經過IPR審理後，至少有一個請求項會被舉發無效，而整個專利都被舉發無效的比例，也高達18%（圖1）。換言之，IPR是名符其實的專利殺手。

圖1：歷年來IPR審理結果分布狀況

資料來源：美國專利制度發展趨勢與應對－PTAB、IPR及35 U.S.C.101專利適格性研討會，2019/06/28

儘管IPR的勢頭正熱，但使用上也不是毫無限制。除了必須在專利獲證九個月後才能提出外，飛翰（Finnegan）外國法事務律師事務所合夥律師楊明道提醒，專利侵權訴訟的被告必須在收到訴狀的一年內提出，否則將不予立案。

侵權訴訟被告，須在一年內提出IPR

「千萬不要覺得一年很長，可以慢慢來」，楊明道指出，專利訴訟的程序複雜，當事人很容易就忽略這項時間限制，尤其在實務上訴訟的當事人很容易因為企業併購發生變動，存續公司很可能要一年的期限快過了，才知道自己居然是某個專利侵權訴訟的被告，此時要再發動IPR也是緩不濟急。

此外，IPR也不是目前美國唯一的專利舉發工具。楊明道指出，除了PTAB所管轄的IPR、PGR等程序外，由CRU（Central Reexamination Unit）執掌的單方複審（Ex Parte Reexam）也是選項之一，兩者的相同之處，在於允許任何人就專利的新穎性、進步性提出舉發。其中，IPR的好處除了成功率高，就是進行速度快，從PTAB正式立案到完成審理，最多只需要一年半。「現在美國專利侵權訴訟法官只要知道專利已經在IPR，大多會先停止審判，等IPR結果出來再說，」楊明道表示。

那麼，單方複審程序何時才能派上用場呢？「如果你的證據夠有力，就可以考慮使用Ex Parte Reexam，」楊明道補充，單方複審雖然沒有審理時間限制，但它能夠用匿名的方式提出，也沒有如IPR一般的禁反言限制，代表即使未能成功舉發，後續在專利侵權訴訟中，仍然能再用同一證據進行抗辯。因此，如果舉發人沒有時間壓力，不失為一個好方法

表1：單方複審與多方複審程序比較

資料來源：美國專利制度發展趨勢與應對－PTAB、IPR及35 U.S.C.101專利適格性研討會，2019/06/28

由於IPR是模仿民事訴訟的準審理程序，所以兩造當事人也有自行和解、撤回的空間；但與民事訴訟不同的是，如果舉發人提出撤回的時間沒拿捏好，執掌IPR審理的行政專利法官（APJ）恐怕不會點頭。

如果兩造和解，愈早撤回IPR，風險愈小

就程序來看，舉發人在IPR中提出撤回的機會，包括從提出請求（petition）到正式立案（institution）的六個月內，以及從立案到做出書面決定（Final Written Decision）的一年內。楊明道指出，立案前的和解比率有明顯的逐年增加趨勢，2019年到四月底為止，立案前和解率已經達到18%，至於立案後的和解率也一直在25%至30%左右（圖2、圖3）。

圖2：歷年來IPR立案前和解比率（註：2019年統計至四月底）

資料來源：美國專利制度發展趨勢與應對－PTAB、IPR及35 U.S.C.101專利適格性研討會，2019/06/28

圖3：歷年來IPR立案後和解比率（註：2019年統計至四月底）

資料來源：美國專利制度發展趨勢與應對－PTAB、IPR及35 U.S.C.101專利適格性研討會，2019/06/28

楊明道分析，如果在正式立案前就撤回請求，對專利權人的影響最小，因為既然還沒正式立案，就代表未進入實質審理程序；但若是在立案後、甚至是完成口頭聽證（oral hearing）後才提出和解撤回，行政專利法官還是有可能依據手上的資料發出具法律效力的書面決定。換句話說，如果爭訟的雙方決定和解，就必須盡快提出，否則對專利權人來說很可能落入民事侵權訴訟已經撤訴，而IPR卻因為對造太晚提出撤回，使得專利權被審定舉發成立的困境。

資料來源：
美國專利制度發展趨勢與應對－PTAB、IPR及35 U.S.C.101專利適格性研討會，全球工業總會2019/06/28

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們