於DYNAMIC DATA TECHNOLOGIES v. HTC一案的近期裁定中,美國紐約南區地方法院同意了HTC提出的訴訟地轉移動議 (motion to transfer),其判斷根據一共有九項 ,本案中又以雙方當事人的便利性 (Convenience of the Parties) 以及行為發生地點 (The Locus of Operative Facts) 兩判斷元素對於HTC顯著有利、因此最終裁定同意將訴訟地轉移至華盛頓西區地方法院。
DYNAMIC DATA TECHNOLOGIES (以下簡稱為DDT) 自Koninklijke Philips N.V.取得了影像處理相關美國專利後,於美國紐約南區地方法院對HTC (包含母公司HTC CORPORATION以及美國子公司HTC AMERICA, INC.) 提起專利侵權訴訟。HTC隨後提起訴訟地轉移動議,主張本案應轉移至華盛頓西區地方法院,最終美國紐約南區地院法官GREGORY H. WOODS根據以下九個判斷基準,同意了此動議。
訴訟地轉移之九個判斷基準
● 對於證人的便利性(The Convenience of Witnesses)
本案中HTC主張,由於HTC的三個本案相關證人在其美國西雅圖辦公室工作,距離請求轉移之華盛頓西區地方法院較近,另外對於其他在臺灣的HTC員工而言,前往華盛頓西區地方法院也容易些。相較之下,由於DDT提出的資料無法很好的說明本案相關證人或發明人對於原起訴地紐約南區地院更為便利,因此法院認定此判斷元素更傾向於轉移訴訟地。
● 雙方當事人的便利性(The Convenience of the Parties)
由於HTC美國子公司的主要營業地點 (principal place of business) 即位於華盛頓州西區的西雅圖、因此對於請求轉移之華盛頓西區地方法院非常便利;相反的DDT位於明尼蘇達州、對於前往紐約或西雅圖的區別不大,故法院認定此判斷元素顯著傾向於轉移訴訟地 (weighs strongly in favor of transfer)。
● 相關文件的位置及證據來源的獲得容易性 (The Location of Relevant Documents and the Relative Ease of Access to Sources of Proof)
同樣的 ,考量到HTC美國子公司的總部及相關文件 都在西雅圖,因此法院認定本判斷元素也是傾向於轉移訴訟地。
● 行為發生地點 (The Locus of Operative Facts)
由於被主張侵權產品的行銷、販售、以及進口的相關行為和處裡都是發生在HTC美國子公司的西雅圖總部,故法院認定此判斷元素顯著傾向於轉移訴訟地 (weighs strongly in favor of transfer)。
● 強制無意願之證人出庭的可得性 (Availability of Process to Compel the Attendance of Unwilling Witnesses)
由於本案中雙方當事人都沒提到有證人是不願意出庭的,因此法院認定本判斷元素未偏向任何一邊 (finds this factor to be neutral)。
● 雙方當事人的可用手段/ 資源 (The Relative Means of the Parties)
雖然DDT主張HTC比DDT有錢的多,但由於法院認為DDT並沒有說明為何轉移訴訟地後會加重其財務負擔,因此認定本判斷元素未偏向任何一邊(finds this factor to be neutral)。
● 對適用法律的熟悉程度 (The Forum's Familiarity with the Governing Law)
由於雙方同意、且兩法院都有相似的專利案件處理能力,因此認定本判斷元素未偏向任何一邊 (finds this factor to be neutral)。
● 原告選擇起訴地之權重(The Weight Accorded the Plaintiff's Choice of Forum)
基於原起訴地紐約南區地院並非原告之本地法院(home forum),因此認定此元素僅占了很低的權重(limited weight)。
● 審判效率與司法利益 (Trial Efficiency and the Interests of Justice)
如同前面提到的,由於轉移至華盛頓西區地方法院能提升HTC的作證及文書處裡速度、故能提升審判效率,因此認定本判斷元素傾向於轉移訴訟地。
主張基於TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, 137 S. Ct. (2017).一案結論
In re HTC Corp., No. 2018-130 (Fed. Cir. May 9, 2018)
美國最高法院於TC Heartland一案中明確了專利侵權的起訴地只能於:(1)被告法人的登記註冊地 (place of incorporation) 或是 (2) 被告實施侵權行為且有常規的既成營業場所之地 (where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business)
當然本案的一個重點是HTC之美國子公司也被列為被告。若DDT當初選擇把HTC之美國子公司排除掉、僅保留HTC海外母公司作為被告,這樣一來上述的9個判斷結果就不再那麼偏向於HTC,且排除掉之後DDT還能主張CAFC於In re HTC Corp(2018)一案中的結論:「對於外國公司的專利起訴可以發生在任何美國司法管轄區」,這樣本案的最終結果很可能就會不同了。