專利法第26條第2項規定「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持」，其包含「明確性」要求。另專利法第58條規定專利權人「專有排除他人未經其同意而實施該發明之權」。

侵權人是否有非法實施專利的狀態分別視請求項為「物之發明」或「方法發明」而有不同之定義。實務上曾有智慧財產法院102年度民專上字第35號民事判決認為，如果無法判斷請求項是物或方法，即無法判斷專利權究為專利法第58條第2項之物品專利或第3項之方法專利，進而無法解釋申請專利範圍，以致不能判斷被控侵權物品或方法是否侵害系爭請求項。

事實上，本案涉及明確性問題，其乃系爭請求項的表達方式所致。以下，本文將分析本案判決及其上訴審判決，並解釋相關的法律意涵及提出專利審查基準應如何修正之建議。

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系爭請求項

在智慧財產法院102年度民專上字第35號民事判決中，系爭專利之請求項1為「一種使用反射器解決多點對多點遠距即時串流視訊傳輸及儲存瓶頸之方法，其特徵為：

反射器被設置於包含數位監控（DVR）、視訊伺服器（Video Server）之被監控端與至少包含有串流伺服器（Streaming Server）之伺服端間；

被監控端與伺服端間之即時協定視訊資料，係以建構隧道之方式，在寬網路（WAN）建立獨立之傳輸層與網路層隧道（tunnel）空間傳輸；

反射器設儲存裝置，隨時將輸入反射器之即時協定儲存於儲存裝置內之視訊『raw data』暫○區○○○○○段轉檔成『mp4』檔儲存後，即予刪除；

反射器具有同時將接收到『rtp』即時視訊反射給多個接收區塊，包括串流伺服器、視訊轉碼器、異地備援反射器、即時性監視設備等；

反射器之交互備份具有平衡各伺服端、串流伺服器負載之功能」。

智財法院之見解一：明確性

本案法院認為請求項1不具明確性。其主要理由有二。首先是請求項必須區別物品和方法，例如「物之請求項包括物質、物品、設備、裝置或系統等；而方法請求項包括製造方法、處理方法、使用方法及用途的方法等」，因為「倘無法判斷請求項之範疇為物或方法，將無法判斷專利權究為專利法第[58]條第[2]項之物品專利，抑是專利法第[58]條第[3]項之方法專利，而無法解釋申請專利範圍，致無法判斷被控侵權物品或方法有無落入申請專利範圍」。據此，本案法院認為物品請求項與方法請求項「之具體載明之方式不同」，例如「物之請求項中應載明各構件之結構、材料、功能以及各構件間連接關係等關於物之具體界定；方法之請求項中應載明步驟、動作等關於方法之具體界定」。

至於以功能用語形式撰寫電腦軟體相關之請求項，本案法院認為對物品請求項係採「手段功能用語」（即「手段或裝置用以」之表示）描述其技術特徵，「而發明說明中應記載對應請求項中所載之功能結構或材料」；另方法請求項之技術特徵乃以「步驟功能用語」（即「步驟用以」之表示）描述，「而發明說明中應記載對應請求項中所載之功能的動作」。

其次是請求項1標的為方法請求項但內容卻有物品請求項之技術特徵。本案法院認為請求項1有五個技術特徵：（1）「反射器被設置 …」；（2）「被監控端與伺服端間 …」；（3）「反射器設儲存裝置 …」；（4）「反射器具有 …」；（5）「反射器之交互備份 …」，「僅其中第1、3個技術特徵為步驟之動作，其餘技術特徵均為物之請求項之界定，顯未能明確記載其所請之方法請求項之整體內容」，而「使該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請專利範圍之記載，縱參酌申請時之通常知識，仍無法明確瞭解其意義，而對其專利範圍產生疑義」。因此，本案法院認定「系爭專利申請專利範圍第1項顯有記載不明確之情事」。

智財法院之見解二：回應專利權人之主張

本案法院另以回應專利權人之主張來佐證其「不明確性」的認定。首先，本案法院指出專利權人自提的侵權分析報告中，其「以視訊遠端監控設備、視訊監控平臺、視訊監控系統等物品，而與系爭專利申請專利範圍技術特徵進行比對」，此顯示專利權人也搞不清楚系爭請求項「究為物品專利或抑為方法專利」。雖專利權人試圖將系爭請求項解釋為五步驟，但其無法將各步驟對應至請求項1的技術特徵。

此外，專利權人對步驟4解釋為「伺服端之串流伺服器主要功能，係界定串流伺服器之功能」，對步驟5解釋為「反射器之轉檔功能模組具有之功能，亦屬界定反射器之功能」，而二者皆屬於物之界定。另就專利權人對系爭請求項的技術特徵所做的描述，例如D項為「系爭專利之反射伺服器設有一接收模組」、E項為「系爭專利之反射伺服器設有一儲存模組」等，其「均在界定反射伺服器之結構，屬於物之界定」，而再度印證專利權人無法分辨系爭請求項為物品專利或方法專利。

最後，專利權人主張系爭請求項屬用途發明，但本案法院指出「其請求項仍必須載明使用該物品之步驟，而非如[專利權人]所主張僅載明該物品之功能即可」，因為物品用途之發明其「請求項之標的並非物品本身，而在於應用該物品之步驟」。因此，本案法院認為不論是由系爭請求項的文字或專利權人的請求項解釋，其「均無法判斷系爭[請求項]之範疇，究為物品專利或是方法專利。準此，系爭[請求項]確有未明確之情事」。

最高法院之不同意見

對本案智財法院的不明確性認定，最高法院持不同見解，並因此而廢棄原審判決[1]。首先，最高法院認為「查專利法並無規定或限制方法發明請求項之表現形態」，且「專利審查基準雖有指出方法發明應為條件、步驟（……）來界定技術特徵，惟並無規定在中文的文字或文法上如何表達條件、步驟之型態」，故「只要能表達出方法發明之技術特徵，即應屬符合專利法之規定」。

此外，最高法院指出「原審未說明相關法規之所依憑，並認定依[系爭請求項]之相關記載，是否不能表達方法發明之技術特徵，即遽為[專利權人]不利之論斷，亦嫌疏略」。因而，最高法院要求發回更審時，智財法院應審查系爭請求項1其「不符修正前專利法第二十六條第三項之規定，係因無法明確界定究係物之發明或方法發明？抑或因系爭專利說明書僅將請求項之文字內容複製或改寫？所致」。

本案發回更審後，智財法院於104年民專上更(一)字第4號民事判決並未再就明確性議題討論，而以侵權不成立為由繼續駁回專利權人之訴。雖如此，最高法院不同意智財法院的主要原因是，智財法院並未引用法規來論述為何系爭請求項之技術特徵陳述，不屬於方法請求項之表達。但最高法院並未否定當請求項無法辨明其為物品請求項或方法請求項時，其所導致之記載不明確問題。
因此，智慧財產法院102年度民專上字第35號民事判決所提出之法理，仍有實務上意義，即當無法判斷請求項其為物品請求項或方法請求項時，該請求項即不符合「明確性」之要件。

思考：專利審查基準應修正

最高法院指出，專利法並未限制請求項的表達方式，但智財局實際上以專利審查基準規範請求項的寫作，例如發明專利審查基準第一章（2013年版）之「2. 申請專利範圍」中所列舉的相關規定。

問題在於專利審查基準或專利法施行細則未明訂「方法請求項」的具體內容。不過，根據發明專利審查基準，對於方法發明，實施方式之記載內容「應敘明其步驟，得以不同的參數或參數範圍表示其技術條件」[2]。據此，「步驟」乃方法發明之技術特徵，故自然應為相關方法請求項之技術特徵。

至於智財法院將「反射器被設置於 …」與「反射器設 … 」等限制條件認為是步驟技術特徵。但該些用語事實上是結構性質的用語。如果是強調該技術特徵為「動作」，則「反射器被設置於」會修改為「將反射器設置於」，而「反射器設」則調整為「將反射器設於」或「在反射器內設置」，以張顯動作（「將 … 設置於」或「設置」）本身。

「被設置於」或「設」之用語是受限於中文動詞沒有時態差異的限制。如果從英文文法來說，「被設置於」或「設」屬於分詞片語，用來修飾其所跟隨的名詞。亦即，從英語的角度思考，「被設置於」可翻為”disposed”，而「設」則可翻為“having”，以顯示該二技術特徵之主體是「反射器」本身。

本文建議，未來發明專利審查基準修正時，應多列舉機構類請求項如何描述內部組件或其連接關係之實務案例，以使得物品請求項之技術特徵有具體的寫作規範。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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