262期
2020 年 06 月 10 日
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進口方法發明製成之物的侵權:
2019年美國Syngenta v. Willowood案
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授

美國與臺灣專利法中有一種侵權類型,是在國外使用方法專利製造之物,進口到國內或在國內進行銷售,也會構成侵權。2019年美國Syngenta v. Willowood案,就涉及這樣的問題。由於美國專利法對於多人分工實施一方法專利時,有一個特殊限制,必需要由單一實體負責,才會構成方法專利侵權。因此,2019年美國Syngenta v. Willowood案討論的問題在於,從國外進口方法發明製成之物的侵權,是否要限制,在國外的方法侵權也須限於單一實體規則?

除草劑,阿維尼翁,在稻田中,阿維尼翁一個姓
圖片來源:Pixabay

美國專利法第271條(g)使用方法專利製成之物的侵害

美國專利法的各種侵權態樣中,第271條(g)規定:「任何未經授權向美國進口、在美國提供銷售、銷售或使用在美國獲得專利的方法,所製造的產品,如果進口、提供銷售、銷售或使用行為發生在專利保護期內,行為人應負侵權人之責。...[1]」這一條所指的,是指侵害方法專利所製造的物品,若有進口到美國,或在在美國提供銷售、銷售,一樣構成侵權。

嚴格來說,這一條的侵權態樣,已經有跨域保護的效果。因為縱使在國外使用方法專利製造物品,不管專利權人在該外國是否有申請方法專利,只要該物品進口到美國境內或銷售,都會構成美國境內的侵權。

方法專利是否要限於單一實體規則?

美國專利法對於方法專利之侵害,由於沒有共同侵權之規定,過去都只能夠透過第271條(a),亦即若方法是由多人完成時,必須侵害行為乃是由某個單一實體所控制或指示(direct or control),歸屬於單一實體,才會構成方法專利之侵害。也就是所謂的單一實體規則。2015年的聯邦巡迴上訴法院的Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.案[2],對於如何才會構成控制或指示,是重要的案例。

2019年聯邦巡迴上訴法院的Syngenta v. Willowood案[3],其爭議在於,第271條(g)的使用方法專利製造之物的侵害,是否也要搭配第271條(a),亦即該方法的使用,必須先歸屬於單一實體,然後才能進而使用第271條(g)主張使用方法專利所製成之物的侵害?抑或不需要受到第271條(a)的限制?

亞托敏農藥產品的化合物專利與製備方法專利

本案的專利權人是生產農藥產品的美國先正達公司(Syngenta Crop Protection, LLC),被告也是生產農藥產品美國Willowood公司,包括其在中國大陸的子公司「中國Willowood公司」[4]

先正達公司在本案的訴訟中主張四項專利。前二個是屬於化合物專利。後兩個專利則是調配化合物的方法專利。

表一、先正達公司的四項專利

項目

專利號

名稱與主要內容

到期日

化合物專利

美國第5602076號專利

某些殺菌劑,農藥和植物生長調節劑

2014年2月11日到期。

化合物專利

美國專利第5633256號專利

一組化合物,包括亞托敏(azoxystrobin),一種通常在農業中用於控制農作物真菌生長的殺菌劑。

方法專利

美國專利第5847138號專利(簡稱第’138號專利)

分兩步的製造亞托敏(azoxystrobin)的方法,包括醚化步驟和縮合步驟。

2015年12月到期。

方法專利

美國專利第8124761號專利(簡稱第’761號專利)

專利名稱為「使用DABCO催化劑製備亞托敏的方法以及該製造方法中使用的新型中間物質」。DABCO的學名為「1,4-二氮雜二環[2.2.2]辛烷」,該專利乃指向一種在縮合步驟中使用化學催化劑DABCO來製造亞托敏的方法,在該製造方法中,DABCO必須介於0.1和2 mol%之間

2029年4月到期。

資料來源:Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC, 944 F.3d 1344, 1348-49 (2019).

先正達公司擁有這些與亞托敏有關的化合物專利和製造方法專利,其主要是在配製其銷售用的殺菌劑過程中,將亞托敏當做活性成分[5]

被告Willowood公司等專利到期後製造相同成分的農藥產品

由於原告的化合物專利將在2014年2月到期,2013年時,被告美國Willowood 公司透過中國Willowood 公司,從中國進口了5公斤的亞托敏(azoxystrobin),並請第三方公司協助調配亞托敏相關產品(Azoxy 2SC和AzoxyProp Xtra)與檢測[6]

中國Willowood公司是登記在香港的一家公司,負責在中國大陸製造亞托敏,並銷售殺菌劑給美國Willowood公司。而美國Willowood公司則與第三方公司合作,由第三方公司協助調配亞托敏,製成Willowood的亞托敏終端產品(Azoxy 2SC和AzoxyProp Xtra),並在美國市場行銷與銷售其亞托敏相關產品。而美國Willowood公司所銷售的產品,其實完全是原告先正達公司原本銷售的兩款產品的學名版本,成分一模一樣[7]

美國先正達公司提起專利侵權與著作侵權訴訟

2015年3月7日,美國先正達公司在美國北卡羅來納州中區法院,提起專利侵權之訴。同時,因為被告所製造的農藥產品的成分與原告農藥產品一模一樣,像美國環境保護署遞交的農藥上市申請的仿單中的內容,也與原告的產品仿單一模一樣,故原告也提起侵害著作權之訴[8]

地區法院一審時,就系爭化合物專利的直接侵權,法院認為構成侵權。但就化合物專利部分,比較有爭議的,是中國Willowood公司銷售給美國Willowood公司,這個銷售行為到底發生在中國大陸境內還是美國境內?[9]最後一審陪審團認為,中國Willowood公司是在中國就將利托敏銷售給美國Willowood公司,故是美國Willowood公司的輸入行為,構成侵權[10],而中國Willowood公司並沒有輸入到美國或在美國銷售系爭化合物。

製造方法專利之推定

對於第’761號專利,雙方爭執在於,被告在縮合步驟中使用DABCO作為催化劑,是否真的落入系爭方法專利的0.1和2 mol%的範圍內?

根據美國專利法第295條規定:「因為進口、銷售、提供銷售、使用在美國獲得專利保護的專利方法制造的產品,而主張侵害方法專利的訴訟中,法院若查明存在下述情況,應該推定該產品是按照此方法制造的:(1)系爭產品與專利方法制造的產品存在實質相似性;(2)原告已經盡相當努力確定產品實際使用的生產方法,仍無法確定。若要證明該產品不是由此方法所製造時,舉證責任應由被告負責。[11]

法院認為,舉證責任應由被告Willowood負擔。陪審團認為,由於被告無法證明,其並不是使用系爭方法調製利敏托,故認定構成侵害,並就此一方法專利侵害賠償原告90萬美金[12]

方法專利在國外完成是否需要歸屬於單一實體?

本案最特別的部分,是關於方法專利第’138號專利。由於中國 Willowood公司,是在大陸當地找了一家Yang-cheng Tai He化學公司,協助調製亞托敏產品,尤其’138號專利的二個步驟,是不是都由這個外面的化學公司完成,還是由中國 Willowood公司完成,產生爭議[13]

地區法院認為,根據聯邦巡迴上訴法院2015年的Akamai Technologies., Inc. v. Limelight Networks, Inc.案[14],倘若方法專利的不同步驟是由不同人完成,必須證明所有步驟都可以歸咎於指示或控制之單一實體(attributable to a single entity)。也就是,地區法院認為,必須調查到底二個步驟都是由同一家公司完成?若是由不同公司分別完成,則中國Willowood公司是否屬於「指示」整個過程進行的單一實體?[15]

陪審團審查後,認為Tai He公司並沒有實施’138專利的第一個步驟「醚化步驟」,進而,陪審團也認為,原告並沒有證明,這兩個步驟的實施,是受到單一實體的指示或控制[16]。一審法院在2017年11月做出一審最終判決,尊重陪審團的認定。

聯邦巡迴上訴法院認為不需要歸屬於單一實體

原告先正達公司不服,提起上訴。其認為,第271條(g)的使用方法專利製成之物的侵害,就方法專利的使用並不需要連結到第271條(a),亦即不需要所有的方法步驟都由單一實體實施,或受到單一實體的指示或控制。

其主張,地區法院這樣的解釋,乃違背了第271條(g)法條的明文規定,也違反了國會當初制定此條的目的[17]。甚如果真的要對第271條(g)的侵權加上這個限制,對原告來說增加了幾乎不可能滿足的舉證責任。因為原告很難證明在外國的方法專利被實施時,到底是由一個還是多個實體分工進行,也很難舉證在外國是否都由某個單一實體控制或指示整個製造過程[18]

聯邦巡迴法院支持原告的主張。理由有下:

 一,從第271條(g)的條文表面來看,強調的是使用該方法專利製造之物,然後進口到美國、在美國提供銷售、銷售。法條上強調的是那個使用方法專利製造的「物品」,而不是強調那個「方法」。因此,那個方法到底是單一實體實施或多人實施,在該條的侵權認定中,一點都不重要[19]

二,比較第271條(a)和第271條(g)。之所以認為第271條(a)的方法專利的直接侵權,需要單一實體,是因為該條文講的侵權人與動詞都是用單數,所以直接侵權者一定要單一實體。但是,第271條(g)的侵權人與動詞雖然也是用單數,但是其指的是「進口、提供銷售、銷售」行為必需要單數,所以該條若要說單一實體,只有針對進口者是否為單一實體,並不管使用該方法制造產品時,是否為單一實體還是多人分工[20]

結語

總結來看,Syngenta v. Willowood案的一審法院,增加了實施方法專利必須限於單一實體的規定,對第271條(g)的侵權態樣,增加了國會立法時沒有的限制。而聯邦巡迴上訴法院糾正這樣的見解,應屬正確的解釋。而本案的結果,也提醒我們,此種「在國外使用方法制造之物輸入到美國」的侵權,屬於一種特殊的侵權方式,也帶有跨域侵權的效果。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 

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