在Suprema, Inc. v. International Trade Commission案[1]中，專利權人Cross Match Technologies公司（以下稱CMT公司）於國際貿易委員會（以下稱ITC）申訴Suprema公司及Mentalix公司等因侵害其美國專利第7,203,344號（第344號專利）、第7,277,562號（第562號專利）、與第5,900,993號（第993號專利）而違反美國關稅法337條款（19 U.S.C. § 1337）。

以第344號專利為例，其名稱為「生物特徵影像系統與方法」（Biometric Imaging System and Method），並涉及一種指紋影像的擷取與運算方法。ITC發現Suprema公司的掃描器與其軟體開發套組結合上Mentalix公司的軟體產品FedSubmit的功能，即侵害第344號專利。基本上，ITC認為Mentalix公司是直接侵權人，而Suprema公司是引誘侵權人。

ITC對引誘侵權的決定主要是基於Suprema公司惡意漠視直接侵權行為的發生。Suprema公司不服此處分並上訴至美國聯邦巡迴上訴法院（以下稱CAFC）。不過，CAFC認為ITC的決定有實質的證據可支持。本案判決反映競爭者專利資訊研究之重要性，以避免構成引誘侵權行為。本文以下進一步介紹本案判決的內容。

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法律原則

「引誘侵權」的要件包括：（1）直接侵權、及（2）被告具有特定的意圖而來鼓勵他人的侵權行為。針對第二個要件，原告必須證明被告知道系爭專利、且知道其所引誘的行為是專利侵權行為。關於「知道」認定，美國聯邦最高法院於Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.案[2]判決提出「惡意漠視」基準，有二個要件：（1）被告必須主觀地相信事實的發生是高度可能的；（2）被告必須做出有意識的行為來避免得知該事實。

在Global-Tech案中，最高法院認為被告Pentalpha公司成立「引誘侵權」的相關事實為：

（1）Pentalpha公司在開發其供應Sunbeam Products公司的產品時已做過市場調查，因而其知道SEB公司（專利權人）的油炸鍋是創新的產品，並知道該產品因品質優良而造成銷售量成長持續了一段期間。

（2）Pentalpha公司決定要仿製SEB公司在美國境外銷售的油炸鍋。

（3）Pentalpha公司所開發的侵權物是針對美國市場。

（4）Pentalpha公司的負責人自己本身是美國專利的發明人，也知道銷售至美國境外的產品通常不會標示美國專利號。

（5）關於美國律師所寫的「使用權」（right-to-use）報告，Pentalpha公司的負責人有意地不告知該律師其產品其實是仿製SEB公司的產品。

特別對於第（5）項行為，最高法院認為其無法理解Pentalpha公司的目的，而唯一合理的解釋是一種為未來的專利侵權指控所預備的藉口。另Pentalpha公司對此也無合理的說詞，因而最高法院認為陪審團綜合證據而認定「引誘侵權」成立並非錯誤。

直接侵權

系爭請求項是第344號專利的第19項，其請求：「一種擷取與運算指紋影像之方法，該方法包括：

（a）掃瞄一或多個指紋；

（b）擷取代表一相對應指紋區域之數據；

（c）過濾該指紋影像；

（d）二元化該經過濾的指紋影像；

（e）根據該經二元化的指紋影像上的黑色像素密度，偵測一指紋區域；

（f）根據該經二元化的指紋影像內的近似橢圓形狀上的集中黑色像素之配置，偵測一指紋形狀；以及（g）決定該經偵測的指紋區域和形狀是否屬於可接受的品質。

Suprema公司曾爭執第（e）及（f）步驟是否被系爭指紋掃描器執行，但CAFC除認同ITC對該二步驟的請求項解釋外，亦認為該些步驟被認定有執行是有實質證據可佐證。

與「惡意漠視」有關之事實

ITC所發現的相關事實如下：

（1）Suprema公司自承在研發侵權產品的過程中，對競爭者進行了大規模的市場調查。

（2）Suprema公司自承其研究並CMT公司的專利，包括第993號專利及第562號專利。

（3）第562號專利有引用美國專利申請案第10/345,420號，而該申請案後續成為第344號專利。

（4）經過繁複的研發後，Suprema公司最後成功製造系爭掃描器，而該掃描器所執行的程序乃落入第344號專利第19項的範圍。

（5）因為第562號專利與第344號專利有重複的發明人和共同的申請人，ITC認為以文字檢索即可找出該二件專利。

（6）在研發系爭掃描器的過程中，Suprema公司熟知競爭者的產品、及CMT公司在指紋掃描器市場的領先地位與相關的第562號專利。

（7）Suprema公司的市場分析方式其規模上相似於Global-Tech案的市場分析報告（即匯集大量的資訊）。

（8）第344號專利其公告於2007年4月間，比第562號專利之公告時間（同年10月間）早6個月。因而，如果Suprema公司於其分析第562號專利之際能夠檢視其所引用的專利申請案是否已公告，則其毫無疑問地會發現第344號專利已經核准公告。

（9）Suprema公司未能取得律師意見書（opinion of counsel）；否則其毫無疑問地會發現第344號專利的存在、以及CMT公司是第344號專利與第562號專利之權利人，並且會分析其是否侵害CMT公司的專利。

爭議一：專利檢索深度

ITC的事實認定顯示，其要求應就競爭者專利中引用的專利申請案進行調查。Suprema公司和法庭之友Google公司辯稱此要求乃科以製造商過高的責任，而才能避免落入惡意漠視的認定。不過，CAFC不同意此主張。

CAFC指其並未要求每個案例的被告都要竭盡所能進行專利檢索，且ITC對專利檢索深度的要求並非是被認定為惡意漠視的唯一理由。CAFC認為本案關鍵的事實包括第344號專利與第562號專利間的相似度（包括內容、發明人、和權利人等）、Suprema公司事實上於其大規模的市場分析過程中研究過第562號專利、Suprema公司知悉CMT公司在掃描器市場的活動、以及Suprema公司特別針對CMT公司的市場以發展相關產品等等。因此，基於整體情境的考量，CAFC才認為ITC的惡意漠視認定是有實質的證據所支持。

其次，CAFC認為ITC有充分的證據顯示Suprema公司傾力協助Mentalix公司，將該公司軟體產品FedSubmit與系爭掃描器及軟體開發套組相互整合，進而實施了第344號專利。因此，ITC才會認為Suprema公司行為的整體性，可佐證Suprema公司主觀相信CMT公司技術有極高的可能性是有專利權的保護，因而明顯故意避免讓自己得知該專利保護的事實，及其系爭掃描器有可能侵害該專利的事實。此些認定事實有實質的證據所支持。

爭議二：未能取得律師意見書

ITC認為Suprema公司因未能取得律師意見書而惡意漠視第344號專利的存在，及其本質上是積極鼓勵Mentalix公司去執行侵權行為，CAFC不認為有缺乏證據佐證的問題。

Suprema公司抗辯以情境的整體性來評斷其是否惡意漠視Mentalix公司的侵權行為時，不能考量其未能取得律師意見書之事實。CAFC指出「未能取得律師意見書」涉及引誘侵權要件的「心智狀態」，而該類證據仍與引誘侵權的意圖分析有關連。因此，ITC將Suprema公司未取得律師意見書做為引誘侵權分析之參考因素並無錯誤。

其次，CAFC認為其見解並非要求應取得律師意見書才能避免構成引誘侵權。「未能取得律師意見書」僅是用來評估惡意漠視的諸多事實之一而已。CAFC指出其與ITC一樣而未將Suprema公司未能取得律師意見書之事實視為決定性的因素。況且，聯邦最高法院於Global-Tech案中並未否定於決定引誘侵權的「意圖」標準是否成立時，可考慮「未能取得律師意見書」的事實。因此，CAFC不同意Suprema公司的抗辯。

爭議三：避免客戶侵害專利之義務

法庭之友Google公司另主張。ITC於本案的惡意漠視裁定乃科以創新者不可能達成的任務，即去確認其客戶不會有潛力去侵害專利。Google公司認為本案ITC裁定違背最高法院Global-Tech案判決所創立的平衡狀態，況且對於科技公司而言，去確認其客戶的潛在專利侵權行為所涉及的所有的潛在專利，這幾乎是不可能的。

CAFC表示其意識到這些疑慮，但不認為該些疑慮在本案爭議下是那麼嚴重的問題，而必須讓其做出與ITC不同的見解。進一步，CAFC提醒其依照尊重式的審查基準，而必須尊重ITC有實質證據可支持之事實認定。另CAFC指出其判決僅限於本案所涉及的事實而已，且各項事實個別而言並不會支持惡意漠視的判定。最後，雖CAFC認為本案中各單一因素非具決定性，但其滿意本案的證據實質上支持ITC的事實認定。

本判決之意涵

根據本案判決，企業對競爭對手的相關專利必須要注意，特別不能忽視專利家族的相關專利。如果研發時參考競爭者產品，此專利資訊研究之工作更為重要，以避免陷入引誘侵權行為的問題。一旦研究專利後，迴避設計是必要的，並且「不侵權分析」意見書亦重要。

至於企業是否可委託他人研發，以避免「知道」系爭專利的存在，或設立「專利潔淨室」（clean room）來從事研發，以讓研發者可不接觸實際的商品？這類行為仍有被視為「惡意漠視」之風險，亦即行為人就是因知道有侵權的風險，而刻意讓自己陷入無知的狀態。因此，台商仍須謹慎地透過迴避設計與專利侵權分析來進行產品研發，以準備未來在美國市場面對專利間接侵權的指控。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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