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本案是由被告Apotex Corp.、Apotex, Inc.及Torpharm, Inc. (統稱被告Apotex公司) 和Impax Laboratories, Inc.對原告Astrazeneca AB、Aktiebolaget Hassle、KBI-E, Inc.、KBI, Inc.及Astrazeneca LP (統稱原告Astra公司) 提起的上訴。

本案的訴訟標的是名為Prilosec (一種用於治療與酸有關的腸胃道疾病藥物) 的學名藥，有效成分是omeprazole，涉及的專利是美國專利第4,786,505號 ('505專利) 和美國專利第4,853,230 ('230專利)。這兩項專利涉及含有omeprazole (Prilosec的有效成分) 的藥物製劑。Omeprazole是一種有效的胃酸分泌抑制劑，但在酸反應和中性介質中容易降解。水分和有機溶劑也會影響其安定性。為了保護omeprazole免受胃中胃酸的影響，藥劑可包含覆蓋藥物核心的腸溶衣 (enteric coating)。然而，腸溶衣含有酸性化合物，當藥劑在儲藏時可能導致藥物核心的omeprazole分解，導致退色並隨著時間的推移降低藥劑中的omeprazole含量。為了增加藥劑的儲藏安定性，可將鹼性反應化合物添加至藥物核心。然而，添加鹼性反應化合物可能會損害腸溶衣。慣用的腸溶衣允許水從胃液中擴散進入藥物核心，但是進入藥物核心的水會溶解鹼性反應化合物，這又會導致腸溶衣溶解。

'505和'230專利的發明人通過添加在水中迅速崩解的惰性底塗層 (subcoating) 來解決該問題。底塗層增加了儲藏安定性，並提供了足夠的胃酸抗性 (gastric acid resistance) 以防止omeprazole在胃中降解。一旦藥劑到達小腸，底塗層的溶解度允許藥物核心中的omeprazole迅速釋放。

'505專利範圍涵蓋了含有omeprazole的藥物製劑。請求項1範圍[2]如下：
一種口服醫藥製劑，包含

(a) 一核心區域，包含一有效量的材料，其係選自omeprazole加鹼性反應化合物、鹼性omeprazole鹽加鹼性反應化合物和單獨的鹼性omeprazole鹽；

(b) 一惰性底塗層，放置在所述核心區域上可溶於或迅速崩散在水中，所述底塗層包含一層或多層選自錠劑賦型劑和聚合成膜化合物的材料；和

'230專利範圍更廣泛涵蓋了含有「酸不穩定的藥物活性物質」的製劑，其結構與'505專利的請求項1相同，包含了 (a) 鹼性反應核心、 (b) 惰性底塗層和 (c) 腸溶衣層。本文僅聚焦於'505專利。

被告Apotex的配方含有由omeprazole、povidone (PVP) 、氫氧化鎂和mannitol所組成的微粒核心。Apotex公司將由水、methacrylic acid copolymer (MACP) 和triethyl citrate製成的腸溶衣應用於該微粒核心。即使Apotex公司在製造過程中沒有應用底塗層，原告Astra公司的專家Davies博士作證指出Apotex公司的微粒侵權，因為在腸溶衣中的MACP與微粒核心中的PVP之間的反應原位 (in situ) 形成了底塗層。Davies博士通過共軛焦雷射掃描顯微鏡 (confocal laser scanning microscopy, CLSM) 螢光和反射圖像證明了被告Apotex公司的微粒中存在底塗層。Davies博士的CLSM螢光圖像在Apotex被指控的微粒中顯示了螢光帶。當Davies博士的CLSM螢光圖像與其CLSM反射圖像重疊時，螢光帶顯示在藥物核心的表面，且厚度約2到6微米 (microns)。

此外，Davies博士用丙酮和異丙醇 (acetone:IPA) 洗滌了一些Apotex的微粒以除去腸溶衣。洗滌過的微粒的螢光和反射圖像同樣在藥物核心顯示了螢光層。為了確定螢光帶的組成，Davies博士使用了ATR-FTIR數據。與地方法院的侵權證據調查最相關的，他將洗滌過的微粒表面的光譜與MACP：PVP參考品的光譜進行比較。洗滌過的微粒表面的光譜在1633 cm-1顯示一個峰。Davies博士作證，當PVP與MACP反應時，由於PVP的carbonyl基與MACP的carboxyl基形成了錯合物，因此PVP光譜顯示了1670 cm-1到1630 cm-1的位移 (shift)。Davies博士還表示，通過對這三種化合物進行pH測試，MACP：PVP錯合物的性質不同於單獨的PVP和MACP。根據Davies博士測試的證據，地方法院得出結論，被告Apotex公司的微粒具有原位形成的連續水溶性底塗層。

然而，被告Apotex公司主張，即使原位形成底塗層，該底塗層也不是'505專利所指的「放置在 (disposed on) 所述核心區域上的底塗層」，因為被告Apotex公司在其製造過程中沒有直接應用底塗層。聯邦巡迴法院在先前的訴訟[3]中駁回了該主張，其係基於以下結論，「『放置在 (disposed on) 』沒有指明應用底塗層所涉及的任何方法或結構」。聯邦巡迴法院出於同樣的理由在本案駁回該主張。

聯邦巡迴法院在先前的訴訟中維持地方法院所做的專利範圍解釋[4]。該案被告Andrx公司主張「放置在 (disposed on) 」一詞要求將底塗層「物理上應用於」核心，而不是自發形成。被告Andrx公司的定義試圖將製程限制引進產品請求項中。法院認為，將產品請求項限制到特定製程是不適當的。符合可專利性的新產品不受其製程的限制，且專利說明書不需要描述製造該產品的所有可能方式。被告Andrx公司的專利範圍解釋立場忽略了這一基本原理，且試圖限縮'505專利的產品請求項僅涵蓋以特定方式應用底塗層所製成的那些配方。然而，產品請求項不受產品的製造方式的限制，因此會包括原位 (in situ) 形成底塗層的產品。內部證據清晰明瞭。'505專利包含8項所主張的產品請求項和1項所主張的製程請求項。因此，說明書包含了有關該製程的揭露也就不足為奇了。即使專利僅包含產品請求項，法律也會要求該專利能夠完成該發明[5]。因此，被告將說明書中所揭露的的不同方法作為限制該產品請求項的證據時是錯誤的。「放置在 (disposed on) 」一詞僅出現在產品請求項中，這提供了專利配方組成和結構。諸如，所使用的「放置在 (disposed on) 」一詞在其常規專利法意義上的使用是指結構中元件的位置 (position或location)。與被告的主張相反，法院發現專利權人並未充當其自己的詞典編纂者來以任何特殊含意定義這一普遍理解的詞。在這些產品請求項的上下文中，「放置在 (disposed on) 」一詞的一般含意是指底塗層相對於核心的位置，且是指底塗層與核心區域接觸。地院發現，「放置在 (disposed on) 」一詞並未要求使用任何特定製程來應用底塗層，且不一定需要在單獨的處理步驟中將底塗層「物理上應用於」核心。

本案是由原告美國禮來大藥廠公司及台灣禮來股份有限公司 (統稱原告禮來公司) 對被告西海生技股份有限公司提起的上訴。

本案的訴訟標的是「西班牙禮來鈣穩膜衣錠60公絲」 (適應症為預防及治療停經後婦女骨質疏鬆症) 的學名藥「希鈣膜衣錠60毫克」，有效成分是拉洛希吩鹽酸鹽 (raloxifene hydrochloride)。涉及的專利是中華民國公告第513421號發明專利 ('421專利)。由已用於骨質疏鬆症之第III期臨床試驗之結果及其他數據均顯示拉洛希吩極有潛力用於治療骨質疏鬆症。拉洛希吩之研究進度卻因其物理特性 (包括生物可利用性及製造性質) 而受到一些阻礙。例如：其通常不可溶，因此負面影響其生物可利用性。任何可改良拉洛希吩之物理特性之方法顯然具有提供更有效療法及加強製造能力之潛力。例如，溶解圖形差之化合物可藉由提高所調配粒子之表面積來加強其生物可利用性。當粒子大小降低時，通常每單位體積之表面積則提高。藥物研磨或磨粉之各種不同技術係相關技藝習知者，且此等技術分別常用於降低粒子大小及提高粒子之表面積。

'421專利的請求項1範圍如下：
一種具有改良物理特性以增進生物可利用性及/或製造能力之醫藥組合物,其包含式I化合物：

及其醫藥上可接受之鹽與溶劑化物，與一種或多種醫藥上可接受之載體、稀釋劑或賦形劑調配，其特徵在於該化合物係呈粒狀,該等粒子之平均粒子大小介於5與25微米之間，至少90%該等粒子之大小介於10與50微米之間。

關於專利範圍解釋，本文聚焦於「平均粒子大小」應解釋為「化合物」之粒子大小或「醫藥組成物」之粒子大小。法院認為，'421專利之請求項敘述方式為獨立項二段式撰寫方式，前言部分包含申請專利之標的名稱及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分以「其特徵在於」用語，則敘明有別於先前技術之必要技術特徵。'421專利專利請求項1 主要別於先前技術必要技術特徵為「其特徵在於該化合物係呈粒狀，該等粒子之平均粒子大小介於5與25微米之間，至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間」，而該「化合物」由'421專利說明書第5頁第4段所載「…，經由加工式I化合物，使其粒子大小在特定狹窄範圍內時，所製成之醫藥組合物可使其活性成份同時具有一致之試管內溶解圖形及活體內之生物可利用性。除了產生此等所需之溶解性/生物可利用性特性外，控制粒子大小在狹窄範圍內時，亦可顯著改善製造能力」，第5頁最後1段「熟悉研磨加工技術之專家們咸了解，限制90% 或更多粒子之大小已限制了本發明粒狀化合物，使其進而可與粒子大小分佈較廣之化合物區隔，因為大小變化範圍廣之所有物質均可利用研磨法或粒子縮減法縮小，…」；及說明書第6頁第2段「本發明亦提供醫藥組合物，其包含或採用本發明該粒狀化合物及一種或多種醫藥上可接受之賦形劑或載體調配」。基於以上內容，熟習該項技術者當瞭解本案技術特徵為以研磨等方式對式I化合物進行研磨法或粒子縮減法縮小之加工方式使該粒子呈粒狀，並使該等粒子大小於約25微米，約5 至約20微米之間……，並以該粒狀式I化合物及一種或種醫藥上可接受支賦形劑或載體調配而成醫藥組合物，因此，'421專利請求項1「平均粒子大小」應解釋為調劑前「化合物」之粒子大小。

就舉證方面，原告禮來公司提出由中立第三方出具之「鑑定技術報告」。該鑑定報告中記載，自被告的學名藥樣品中分離「raloxifene hydrochloride」 (拉洛希吩鹽酸鹽) 原料藥成分，並以雷射光散射式粒徑分佈分析儀進行「raloxifene hydrochloride」成分之粒徑量測而由實際粒徑量測結果，顯示被告學名藥「希鈣膜衣錠60毫克」中之「raloxifene hydrochloride」之平均粒徑為24.6微米 (24.1~25.0) 及90% 粒子尺寸為52.3微米 (50.9~53.4)。因此，法院認為，其中「90%粒子尺寸為52.3微米 (50.9~53.4) 」的結果無法讀取到'421專利請求項要件「至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間」之技術特徵。

原告禮來公司進一步主張，被告的學名藥所使用之原料藥拉洛希吩鹽酸鹽在該載體、稀釋劑或賦形劑調配前，平均粒徑為11.2微米、90% 粒子尺寸為20.1微米。但上述鑑定技術報告，並未「實際測量」被告學名藥所使用之原料藥「拉洛希吩鹽酸鹽」之平均粒徑及90%粒子尺寸。該鑑定報告所得出「平均粒徑為11.2微米、90% 粒子尺寸為20.1微米」之結論，實係依據原告禮來公司自行提出之「Raloxifene hydrochloride」原料藥，與由原告禮來公司自行取得之被告學名藥及「鈣穩膜衣錠60公絲」製劑中所抽取之「Raloxifene hydrochloride」成分，進行粒徑差異分析「推算」而得[6]。然而，法院認為這種推算而得的鑑定方式並不可採。

智慧財產局在其公布的專利侵權判斷要點中指出，解釋請求項應以請求項記載之內容為依據，雖得參酌說明書及圖式，惟不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項(禁止讀入原則)[7]。專利權人對於一已知用語得賦予不同於該發明所屬技術領域中具有通常知識者所理解之通常意義的特別意義而描述其發明，但必須於說明書中以合理清楚(reasonable clarity)且精確(precision)的方式予以表明 (例如於說明書中記載「本發明中所使用之「酸」一詞係指「有機酸」)，或參酌說明書中與該用語相關之上下文對於該用語的用法之後，足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者知悉該用語已被賦予新的意義時，始得認定專利權人對於該已知用語已賦予一特別意義[8]。這與前述美國案例法院的見解相同。

在台灣案例中，法院認為'421專利請求項1 「平均粒子大小」應解釋為調劑前「化合物」之粒子大小。然而，該專利說明書中專利權人並未充當其自己的詞典編纂者來特別定義。且該專利說明書僅描述，「處理任何微溶性化合物之最好方法應為儘可能研磨至最小；然而此作法並不一定實際或符合所需，且亦伴隨其他相關因素。例如：極細之物質在膠囊填充上或錠劑製造上均不容易且耗成本，因為物質不會流動，反而在最後加工之機器中結塊。這種最後加工之困難使得終產物不均勻，無法接受為藥物。此外，磨粉過程在物理上會對物質產生熱及壓力，這種條件會造成化合物化學降解，因此通常儘量少用磨粉技術。因此必須在產生最大生物可利用性(粒子表面積)與製造上之實際限制二種性質之間取得動力平衡。達到『最佳解決之道』之妥協點係每一種情況唯一的點，且應單獨決定」。專利權人似乎並沒有將「調劑前」的製程限制加入其產品請求項的意思。

'421專利的申請日為1997年3月26日，在該領域熟悉技藝之人有可能利用於1996年5月30日提出申請，於1996年12月5日公開的專利WO9638131，其所揭露的共沉澱方式 (Co-precipitation)，或於1995年1月10日提出申請，於1996年10月1日公告的美國專利第5,560,932號，其所揭露的微沉澱方式 (microprecipitation) 製成醫藥組合物，來達到減小該醫藥組合物中有效成分化合物的粒子大小的目的。也就是說，藥廠可以採購未經研磨的有效成分，以適當的溶劑先將有效成分溶解，加入適當的聚合物或表面安定劑進行共沉澱或微沉澱，再製成最終的醫藥組成物。此時，縱使能夠以未經研磨的原藥料進行舉證，肯定也不會得到侵權的結果。

在台灣案例中，原告禮來公司是將學名藥「希鈣膜衣錠60毫克」中之原料藥成分分離，並以雷射光散射式粒徑分佈分析儀進行「raloxifene hydrochloride 」成分之粒徑量測的實際粒徑量測結果，這舉證的應該是「醫藥組成物」中有效成份化合物的粒子大小，並非調劑前「化合物」之粒子大小。

我們在美國案例中看到，原廠專家的舉證能力，其技術令人欽佩。同時也反思，被告Apotex公司確實做了減少元件的迴避設計，但化學會反應，您的迴避設計真的迴避了嗎？原廠在美國有強大的研發與分析團隊，調兵遣將上戰場相當容易。但在台灣只有行銷與業務團隊，專利戰場上作戰能力確實有待加強。從這兩個案例應該能讓人體會到，專利訴訟的成敗，除了法律問題(專利範圍解釋)之外，技術能力(諸如分析、逆向工程)也扮演重要角色。

In re Omeprazole Patent Litigation, 536 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2008)
An oral pharmaceutical preparation comprising
(a) a core region comprising an effective amount of a material selected from the group consisting of omeprazole plus an alkaline reacting compound, an alkaline omeprazole salt plus an alkaline reacting compound and an alkaline omeprazole salt alone;
(b) an inert subcoating which is soluble or rapidly disintegrating in water disposed on said core region, said subcoating comprising one or more layers of materials selected from among tablet excipients and polymeric film-forming compounds; and
(c) an outer layer disposed on said subcoating comprising an enteric coating.
In re Omeprazole Patent Litigation, 84 Fed. App'x 76 (Fed. Cir. 2003)
Astra Aktiebolag v. Andrx Pharmaceuticals, Inc., 222 F. Supp. 2d 423 (S.D.N.Y. 2002)
35 U.S.C. § 112
智慧財產法院105年民專訴字第16號民事判決
專利侵權判斷要點，經濟部智慧財產局，中華民國105年2月，頁8。
同前註，頁13。