專利權有行使的限制，台灣專利法是規定在第59條至第61條等各類型專利權效力所不及的行為。其中之一為被告可主張其於專利申請前已在國內實施、或已完成實施所必須之準備者，而免於專利侵權責任。此類抗辯又稱「先使用權」。

「先使用權」屬主張系爭侵權行為不具違法性之抗辯，故主張者就先使用之事實負舉證責任。本文意在從司法實務出發，介紹先使用抗辯的證據性質，以供相關業界人士參考。

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「先使用權」的立意有兩個面向。一是在平衡專利權與營業秘密等類型的保護所對於不同單位的價值。亦即，A單位可選擇以營業秘密保護其技術而未申請專利，但B單位可選擇申請專利；如果A單位的技術發展早於B單位之專利申請日，則A單位可繼續使用其原有技術，而不受B單位專利權的干擾。

另個面向則如臺灣高等法院於95年度智上字第60號民事判決所述之公平性問題。「在採行先申請原則之專利制度下，取得專利權之人不一定是首先實施發明之人」。如果他人在專利申請前「已投入之人力、物力實施或準備實施」，則因為「之後有人申請專利獲得專利權，就禁止先使用者繼續實施」，此「顯然不公平，而且會造成社會資源之浪費」。因此，「有必要賦予先使用人在原有事業範圍內有先使用權，得以繼續利用該發明」。

「先使用權」有公平正義的意涵，並考慮社會整體資源投入的問題。針對同一或相近的發明，先使用人雖未申請專利，但仍應保障其使用權。此外，一般認為該先使用人必須是善意者，而非竊取他人的發明，故對「先使用權人」又稱「善意占有人」，即善意先占有系爭發明者。

證據特性一：商業交易記錄與技術資訊

為證明「先使用」，被告可舉出相關交易用的記錄資料而佐證。但該些資料並非產品本身，故該類交易記錄必須有技術資訊的記載以證實被告的使用行為。例如在臺灣高等法院91年度上易字第2480號刑事判決中，涉及二件專利，包括新型專利第170065號「防噪音耳罩之改良結構」及新型專利第159745號「網狀防護罩之射出模具結構」，而與「先使用權」爭議相關者為新型專利第170065號，其申請日為1999年4月30日。

被告抗辯其在系爭專利申請日前即有販售系爭產品，並在外國就產品的相關認證進行申請。而法院認為有「先使用權」之適用。

法院首先解析系爭專利的重要特徵在於「耳罩頭圈內緣弧面之『加強肋』裝置」。其次，法院指出被告公司於1998年7月間已經開發完成具「加強肋」之模具，其所依賴的證據為模具公司開的統一發票二張，一張項目為「模具」，而另一張項目為「修改模具」；並佐以模具公司人員對模具開發過程的證詞。另法院指出被告最遲至1999年1月15日已銷售具有「加強肋」之耳罩產品，其參酌之證據為被告給客戶公司之統一發票其內容包含產品型號（即系爭侵權物品之型號）、產品特徵說明（即專利技術特徵「加強肋」）；並佐以「營業人銷售額與稅額申報書」以證明交易的真實性。最後，法院指出被告所經營之公司於1999年1月15日已將系爭侵權物之一送請歐盟相關機構測試，並有測試申請表、樣品提出表、測試證書影本等等可佐證，且測試文件內容提及產品技術特徵之「加強肋」。

先使用權人就實施系爭專利之行為可能是因客戶下單生產而開始，而實施後所產出的商品立即給客戶而不會留存，故就舉證責任來說，不宜要求被告必須提出實體物品以證明「已在國內實施」，以免無從舉證。因此，僅提出書證證明先使用之行為即可。但書證必須反映技術實施事實，故本文認為本案可做為司法實務上評價相關證據的證據力時之基準，並根據書證上所揭露的技術資訊來勾稽技術使用之事實。

證據特性二：二審可允許之新攻擊或防禦方法

根據民事訴訟法第447條規定，案件上訴至二審時，「當事人不得提出新攻擊或防禦方法」，亦即當事人不得另起新主張或爭點。但其有例外情況，例如「其他非可歸責於當事人之事由，致未能於第一審提出者」（第1項第5款）或「如不許其提出顯失公平者」（第1項第6款）等二類型。

根據最高法院96年度台上字第2787號民事判決之意涵，如果被告一審時未提出先使用抗辯，其仍可能於二審主張「先使用權」為民事訴訟法第447條第1項但書所允許的「新攻擊或防禦方法」。

在該案中，被告A公司「於原審辯稱韓國申請第[X]號專利早於系爭專利前即已公開，屬系爭專利權之先前技術」，並主張系爭侵權物SMD335S「實施韓國申請第[X]號專利之技術」而「為系爭專利權效力所不及」。被告A公司雖承認此屬「新攻擊防禦方法」，但認為「實不可歸責於伊，且如不許提出更顯失公平」，故依民事訴訟法第447條第1項但書第5款、第6款規定而「應不受提出之限制」，並另「聲請送鑑定機關鑑定」。原審卻不採納。

最高法院指出「原審就此項防禦方法未於判決理由項下說明其不足採取之意見，即認此屬新攻擊防禦方法，不予審酌，尤有判決不備理由之違法」。亦即，最高法院認為「先使用權」之主張可推定為可允許的「新攻擊或防禦方法」。如果法院不允許，其應於判決中充分交代理由。

本文雖支持此見解，但建議其應適用於特定情況。例如當被告的先使用可能是公開使用時，「先使用權」和「新穎性」等議題可能有共同的事實。故如果被告於一審時僅就新穎性爭點抗辯，但證據卻不足證明公開使用，則二審時應允許提出「先使用權」抗辯，對被告的訴訟上權益才有適當的保障。

證據特性三：可能佐證公開實施

被告的先使用行為可能是公開實施，例如公開販賣的行為。在臺灣高等法院89年度上易字第3864號刑事判決中，法院認為被告於系爭發明專利第080520號「一種將顏色附著在PP捆包帶的方法」之申請日（1993年7月2日）前已使用系爭專利方法，因為被告已於1993年1月及4月間行銷「印有字樣之ＰＰ綑包帶」，而其依賴的證據包括刊登廣告之刊物、廣告內容、送貨單等等。

在臺灣高等法院91年度上易字第1625號刑事判決中，系爭專利為新型專利第126708號「溫體切肉機改良」，其申請日為1997年3月13日。法院指出系爭侵權物切肉機於系爭專利申請日之前已完成設計、生產和銷售。在銷售部分，法院認為在1996年8月時被告之經銷商即開始推銷系爭侵權物，並有相關證人、產品型錄、發票與出貨單等證物支持。

在臺灣高等法院臺南分院92年度智上字第5號民事判決中，系爭專利為設計專利（當時稱「新式樣專利」）第081099號「沙發」，其申請日為2000年9月22日。本案法院認定被告有先使用的行為，因為相關會計資料顯示被告於2000年7至9月間有銷售系爭侵權沙發予家具業者之事實。

最後，在臺灣高等法院臺中分院97年度智上字第2號民事判決中，系爭專利為新型專利第M281971號「可伸縮之織物結構」，其申請日為2005年7月25日，而系爭侵權物是鬆緊帶。本案法院認為系爭侵權物已於系爭專利申請日前即存在而有先使用權之適用，因為系爭鬆緊帶至少在2003年時已經被被告的客戶利用在「束腹帶」產品，有採購單、產品型錄、產品等證物支持此事實認定。

如果先使用行為屬公開，系爭專利即違反現行專利法第22條新穎性之規定而得撤銷。根據智慧財產案件審理法第16條第1項，當被告同時主張新穎性和先使用權等議題時，法院應審理系爭專利是否喪失新穎性。

若被告僅提出先使用權主張，但相關事實顯示該使用行為屬公開者時，法院應有民事訴訟法第199條第2項之闡明義務，即「應向當事人發問或曉諭，令其為事實上及法律上陳述、聲明證據或為其他必要之聲明及陳述」；且若「其所聲明或陳述有不明瞭或不完足者，應令其敘明或補充之」。因此，法院必須令被告表達是否針對新穎性議題爭執，否則根據最高法院103年度台上字第1424號民事判決，法院「對於訴訟關係未盡此項必要之處置，違背闡明之義務者，其訴訟程序即有重大瑕疵」，而將導致其判決可能被廢棄。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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