用於顯而易見性分析之引證文獻其作者未必是專家證人
— HVLPO2, LLC v. Oxygen Frog, LLC案判決之介紹
陳秉訓/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授
在美國專利訴訟中,常涉及多種技術問題的判斷,例如顯而易見性(obviousness)問題(即進步性問題)。技術問題有賴專家證人協助事實判斷者(陪審團或地方法院法官)。證人可依知識、技能、經驗、訓練、或教育等角度來判斷其能否視為專家。本文在介紹美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)的HVLPO2, LLC v. Oxygen Frog, LLC案判例 ,其特殊性在於用於顯而易見性分析的資料,該資料的作者被認為僅是一般證人,而非專家證人。
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身為專家證人,其證詞必須有所依據的「理論」。美國聯邦最高法院於1993年的Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc.案判例[1]已揭示四項因素(稱「Daubert因素」)以判斷「理論」是否具「可信賴性」(reliability):(1)該理論能否被檢驗或曾經被檢驗;(2)該理論是否已受到同儕審查並發表;(3)該理論的已知或潛在的錯誤率、以及與該理論所涉及的標準是如何存續與維護;(4)該理論是否已屬於「廣泛接受」(general acceptance)。
「Daubert因素」是很彈性的判斷基準。根據1999年的Kumho Tire Co. v. Carmichael案判例[2],地方法院法官「得」(may)考慮「Daubert因素」以判斷專家證詞是否可信賴。地院法官在認定「證據能力」時不需考慮所有的因素,而每項因素都非決定性因素。各項因素應於不同的案件而有不同的取捨考量,而屬個案適用的問題。
在陪審團聽審後,陪審團裁定系爭專利對熟知此技藝者而言為顯而易見的。HVLPO2公司則聲請另為法律裁定(a motion for judgment as a matter of law)、或重啟陪審團審議(a motion for a new trial)。但是本案地院皆駁回聲請。因此,HVLPO2公司向美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)提起上訴。
上訴審爭議
上訴審的爭議為本案地院駁回HVLPO2公司之重起陪審團審議之聲請。對此爭議,CAFC指出審查基準為檢視地方法院是否「濫用裁量權」(an abuse of discretion)。
CAFC並闡述《聯邦證據規則》和《聯邦民事訴訟程序規則》(Federal Rules of Civil Procedure,FRCP)中涉及專家證詞之規範做為支持其見解之基礎。首先是FRCP第26條規定一方揭露專家證人給對造時,應檢附一份書面報告,其內容包括該專家證人的全部意見、該些意見的理由與依據、及形成該意見所依賴的所有事實。然而,HVLPO2公司並未收到關於Piebes先生的專家證人揭露。