Fed. Cir.發布​Hyatt v. Hirshfeld案判決，即使申請人申請策略及做法並未違反美國專利法規，但若明顯濫用USPTO專利審查制度，此一濫用行為及其影響，即構成專利申請懈怠的權利損害要件。

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美國專利審查罕有專利申請懈怠（Patent Prosecution Laches）核駁事由，在訴訟案件也相對不常見到類似抗辯，但罕有、不常見，表示偶有引用、依舊可見，事實上，一有這類案件出現，通常都會引發討論。美國聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，Fed. Cir.）2021年6月1日針對​Hyatt v. Hirshfeld案發布判決結果[1]，本案同時涉及潛水艇專利問題，應是近期較受矚目的申請懈怠案件。

GATT泡沫

1861至1994年期間，美國原規定發明專利可自授權公告日起享17年保護，故申請人可藉由連續案申請策略，也就是在放棄母案前另提子案、放棄子案前另提孫案之類的操作，與USPTO審查官打持久戰，爭取更大的保護範圍，並利用申請案保密規定，等到相關技術及市場發展成熟，才讓依對手產品量身打造的申請案授權公告、像潛水艇一樣浮出水面狙擊對手。

關稅暨貿易總協定GATT烏拉圭回合談判時，美國即決心一併根除潛水艇專利問題，依當年配套修法調整後的新法，1995年6月8日起申請的美國專利案件，其專利權存續期間改為自所主張最早美國正式案申請日起計算20年。

然而，修法還是留了道後門。為幫助申請人過渡適應，凡專利權期間在1995年6月8日尚未屆滿的舊有專利或申請案，其專利權期間可能是授權公告日起17年，也可能是自所主張最早美國正式案申請日起20年，取兩者較晚結束、新舊制中較有利專利所有人者。

於是，1995年春夏之交，大量過渡期的美國專利新申請案送件，據USPTO統計，在期限日前9天之內，該局收到超過5萬件的新申請案，為全年預估量的1/4，即所謂GATT泡沫。

Hyatt申請案

GATT泡沫是眾人合力造成，Gilbert P. Hyatt就是其中一位。根據Fed. Cir. Hyatt v. Hirshfeld案判決文描述，當時他複製11件既有申請案內容遞交381件過渡期申請案，1995年10月24日，當時負責處理相關案件的技術部門主管Nicholas Godici曾為此與Hyatt會晤，Hyatt同意讓每一申請案聚焦不同發明，但在這場非正式會議之後，Hyatt申請案少少幾項請求項經修正補充，每案擴增到約300項請求項，總項數達11.5萬項，其中4.5萬項為獨立項。無論是件數規模或內容複雜度，其他GATT泡沫申請人無出其右。

USPTO曾估計，Hyatt這近400件的GATT泡沫申請案，可能需花532年的審查時間才能處理完，而美國自1790年通過制定專利法，其專利制度發展迄今也不過二百餘年。以本次訴訟涉及的08/457,211、08/456,398、08/472,062、08/431,639共4件申請案為例，4案總項數為1592項，平均每件有398項請求項。

2003至2012年間，因Hyatt提出多件訴訟，指控USPTO書面敘述（Written Description）核駁有誤之類，因部分訴訟結果可能左右相關案件的審查判斷，審查後若法院有不同意見，還需撤銷原核駁處分從頭來過，故USPTO暫停Hyatt部分申請案審查作業。

2013年USPTO整理Hyatt各件申請案，依其說明書內容劃分為11個申請案家族，並寄發11份官函，要求Hyatt (1)每組最多選600項請求項，(2)提示所選每一請求項的優先權日及母案內容支持依據，並(3)提交乾淨本請求項內容。

但Hyatt遲遲沒有回音，在申請人不願主動配合的情況下，同年USPTO徵召12名資深審查官組成專責單位Group Art Unit 2615，開始處理Hyatt積案。據USPTO描述，當時審查官希望1st OA能盡可能完善，好在下一OA就標Final OA審結，所以每案光1st OA就用去4-5月時間（一般案件約2-3個工作日可完成），且每份1st OA長達數百頁。可是Hyatt收到OA後往往又大改或全改請求項，實質重啟整個流程，甚至回收Interference程序打輸了的請求項默默再挑戰。如此地獄模式的審查作業，5年即花費USPTO超過1000萬美元，而Hyatt為這些案件所繳規費約700萬美元。2015年USPTO開始在其他Hyatt申請案引用申請懈怠事由製發核駁。

地院攻防

USPTO指控Hyatt的申請模式實際是放棄取得專利權，比方主張數十年前舊案的優先權，在1995年6月8大限之日前利用11件申請案大量複製提交近400件過渡期申請案，未按協議讓每一申請案聚焦不同發明，後並承認從無Master Plan，打開始就沒想過如何劃分各申請案。自1969年開始申請的近400件申請案，其申請策略只一個拖字。

Hyatt主張其他申請案的操作與系爭4件申請案無關，並指USPTO處理他的申請案時嚴重延誤[2]，從未警告他有可能因此喪失專利權，且構成申請懈怠需先證明有中用權（Intervening Rights），但USPTO並未證明存在此一中用權。此外，Hyatt自認他的時間延誤有正當理由，因為USPTO法規本就准許申請人增修請求項，以正確界定發明特徵、與先前技術區別開來。

地院認為2003-2012停審的責任方為USPTO，拒絕考慮2012年後Hyatt其他申請案的申請審查情況，並指Hyatt巨量申請案情況特殊，USPTO未採取非典型程序加以應對處理，使其專利申請懈怠指控無法成立，畢竟USPTO主管人員作證時曾坦承，要USPTO在當時挪用更多資源處理Hyatt申請案並非不可能。因此，地院命令USPTO就系爭4案中符合各項專利要件的請求項直接授予專利。

Hyatt、USPTO皆再提上訴。

Fed. Cir.攻防

Fed. Cir.認為地院錯誤套用申請懈怠判斷標準，一則無視USPTO所提證據，偏重2002年前的狀況，且只看系爭4件申請案，排除其他過渡期案件，明顯未作通盤考慮，不符申請懈怠判例原則；二則一再指責USPTO行為，卻對Hyatt作為輕輕帶過，忽略過去判例即已明白教示：申請人延誤不會因USPTO延誤而獲寬免。

若就整體情況考慮，Fed. Cir.認為USPTO在地院已就Hyatt不合理且未解釋的審查懈怠行為提出充分論證，而Hyatt的說詞舉證都不足以合理化其作為。例如自系爭4件申請案優先權日算起，Hyatt拖了12-28年，才真正提出要審查的申請專利範圍；再比方Hyatt近400件申請案及其請求項層層交織，優先權主張龐雜，申請案本身及複數優先權案超長文說明書、巨量請求項，內容多所重疊，甚至重覆，加上申請人數年間皆未回應官方要求，沒有提示各請求項的書面敘述依據及優先權日，審查官連先前技術比對基準日都難以掌握，何況2003年以前USPTO案卷尚未數位化，為考慮有無重覆授權（Double Patenting）問題，必須比對一疊疊數公尺的紙本資料。Hyatt這種申請操作勢必會無限期拖延審結時間。

Fed. Cir.認為，即使USPTO審查期間未曾以申請懈怠事由針對系爭4件申請案作出核駁，仍可在35 U.S.C. 145訴訟程序主張申請懈怠抗辯，惟需佐以中用權證據，以證明確有權利損害事實。而就這點分析，不合理且未解釋的申請人延誤長達6年以上，如USPTO前述論證，即可作確有權利損害之推定。甚至像本案這種較罕見的情況，若專利申請人明顯濫用USPTO審查制度（譬如申請人行為不合理增加USPTO行政負擔，致使其他制度用者形同因此被課徵稅捐，甚至可能傷害公眾利益、有損專利制度的良善本質、抑制有用技術的創新創造），此一行為及其影響，即可滿足35 U.S.C. 145訴訟中申請懈怠抗辯所需滿足的權利損害要件。而本案USPTO已滿足Hyatt濫用其審查制度的舉證責任，應由Hyatt舉證無權利損害情事、申請懈怠問題。

Fed. Cir.決定暫不就新穎性、說明書書面敘述等議題出具審判意見，僅先撤銷地院關於申請懈怠問題的判決，並將案件退回地院重新審理，讓Hyatt有機會針對申請懈怠問題提出新的論辯證據。

餘波

根據報導，Hyatt還有繫屬於USPTO程序的申請案尚未審結，Fed. Cir.發布Hyatt v. Hirshfeld案審判意見，只是雙方鬥法又一章的結束，這個超長篇的潛水艇專利及申請懈怠訴訟故事未完待續。

誠然，Hyatt巨量申請的形成背景及使用策略極端特殊，不容易再有人複製，但有專利律師指出[3]，本案Fed. Cir.判決顯示，即使USPTO審查期間未曾動用的核駁事由，仍有機會在35 U.S.C. 145地院訴訟程序中援引抗辯，且USPTO也可提出新證據，只不過為證明申請人行為構成申請懈怠，USPTO需證明有權利損害情事。就像不是太陽下一切人所造的都能符合專利適格性，申請人也不能無限制鑽美國專利法規的漏洞，申請懈怠少見引用，不代表不會被引用。

另有專家建議繼續觀察Hyatt申請案其他訴訟案件的判決走向[4]，儘管機率不高，但萬一申請懈怠抗辯廣泛運用到其他常見狀況，例如無明確規畫僅就先提連續案子案卡位、短時間內大量提交新案、申請案（家族）內容被認定過長或過於龐雜、申請期間新增獨立項、沒有回應官方未引用法條所做的非正式要求、官方審查成本高於申請人所繳規費之類，仍可能引發較大衝擊。

備註：

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