人工智慧是否聰明到可以自己發明？並作為發明人參請專利？Abbott教授領導的「人工智慧發明人專案」（Artificial Inventor Project），宣稱由Thaler博士所開發之AI人工智慧系統（名為DABUS），自行完成兩項發明，並自2018年10月起，陸續在世界各地申請專利。

此二項專利申請案，2020年初陸續被歐英國智財局、歐盟智財局、美國專利局，認為發明人應該是自然人，而以程序不符合駁回申請。但在2021年7月28日，南非智財主管機關公告食物容器獲得南非專利。更令人意外的是，兩天後，澳洲聯邦法院Beach法官亦判決，人工智慧DABUS可以做為發明人，該案應可申請專利。此一判決理由為何，值得深入瞭解。

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專案團隊以PCT申請案，進入南非及澳大利亞審查

由Ryan Abbott教授領導的專案團隊，根據專利合作公約，以2018年10月之歐洲申請案作為優先權案，於2019年9月17日提出PCT申請案[1]，2020年9月9日申請進入澳洲國家階段審查[2]。

在專利合作條約中，並沒有明確規定，發明人是必須為自然人；僅有規定，若各會員國國內法有相關要求，在進入國家階段時再符合各國法律之要求。在申請PCT案時，PCT受理局不會審理發明人資訊與申請權問題，只會要求提交一發明人聲明。因此，本案的PCT申請案並沒有問題，且已經被公開。

南非申請案之所以順利通過，倒不是因為南非採取專利形式審查，因為若是形式審查，還是會對發明人資訊或申請人申請權進行形式審查。真正原因在於，因為專案團隊是以PCT申請案，進入南非國家審查階段，而南非對PCT案在形式審查上，不會再處理申請人申請權之問題[3]。相對地，澳洲專利條例在PCT申請案進入澳洲階段後，就會要求補提交發明人資訊。

澳洲專利法第15條

澳洲之專利法，在法律位階上主要有二，一為1990年專利法（Patent Act 1990），一為1991年專利條例（Patents Regulations 1991）。澳洲專利法與專利條例中，並沒有一條文明確規定，發明人必須為自然人。

澳洲智財局怎麼認定發明人必須是自然人，主要是依據專利法第15條規定誰可以獲得專利（Who may be granted a patent?）。第15條(1)規定：「在本法限制下，發明專利只能授予以下之人（a person）：

(a) 發明人（inventor）；或
(b) 在授予發明專利時，有權要求將專利轉讓給該人；或
(c) 從發明人或 (b)款之人處獲得發明之權利（derives title to the invention from）...[4]」。

澳洲智財局不受理之理由

澳洲智財局於2021年2月做出決定，認為該申請案因修正遲延而失效。首先就「發明人」，澳洲專利法本身沒有任何定義[5]，但智財局認為，應該採取一般意義之解釋。其認為，從一般的英文意義來看，發明人應該是人，且從1991年專利法開始實施當時，當時的理解發明人一定是自然人，機器只是人可以利用作為發明之工具[6]。

根據前述第15條(1)規定，澳洲智財局認為，專利權人的權利必須來自於發明人；倘若非來自發明人，則發明人就是專利權人[7]。澳洲智財局認為，第15條(1)(c)之所謂從他人處獲得（derive title from），應該只限於繼受取得[8]，Thaler博士所主張之「因占有和控制DABUS」而原始取得該發明，並不符合此處之「從發明人處獲得」。

澳洲專利條例第3.2C條之PCT申請案要求提交發明人資訊    

由於專案團隊是利用PCT申請案，進入澳洲國家階段之審查。因此，適用澳洲專利法中關於PCT案之相關規定。

專利條例第3.2C條規定PCT申請案之形式審查：「(1) 本條例適用於PCT 申請案，只要申請人符合專利法第29A條(5)之要求。(2) 申請人必須：...... (aa) 提供與申請相關的發明的發明人姓名。......[9]」
澳洲智財局乃引用專利條例第3.2C條(2)(aa)，關於PCT申請案之形式審查時，要求申請人提供發明人姓名，但因專案團隊所提出的DABUS不是自然人，故智財局根據第3.2C條(4)要求其補正。但專案團隊拒絕修正發明人姓名，因而智財局根據第3.2C條(5)，認為該申請案因遲延而失效[10]。

澳洲聯邦法院Beach法官理由

專案團隊對澳洲智財局決定不服，提出上訴。澳洲聯邦法院由Beach法官於2021年7月30日做出判決，推翻智慧財產局之決定。判決中最關鍵的論述，在於對專利法第15條(1)的解釋。

1. 第15條(1)(b)獲准專利時有權要求他人轉讓

首先，Beach法官認為，第15條(1)(a)的是規定當發明人是人（person）時可成為專利權人；但是，若發明人不是人（既非自然人也非法人），只是不能作為第15條(1)(a)成為專利權人，但並不表示，不能成為第15條(1)其他款中的發明人[11]。

專利法第15條(1)(b)乃規定，在核准專利之時，有權要求轉讓權利之人。這一款典型的情況是，公司的受雇人完成職務上之發明，而由公司提出專利申請，在核准專利之時，公司有權要求員工將該權利轉讓給公司[12]。

但Beach法官認為，該款並沒有說一定要來自發明人的轉讓。其舉例說明，由於Thaler先生擁有該人工智慧DABUS，故也擁有DABUS完成之發明，假設有一個人偷搶走該發明並提出專利申請，當該專利獲得核准時，Thaler有權要求該人將該發明「轉讓」回給Thaler[13]。Beach法官認為，15條(1)(b)並不要求是從發明人那邊轉讓，只規定在核准專利時，有權要求轉讓給申請人就足矣[14]。

2. 第15條(1)(c)申請人從發明人處獲得發明之權利

其次，Beach法官認為，Thaler更有力的主張，是主張澳洲專利法第15條(1)(c)規定：「申請人從發明人或(b) 款之人處獲得發明之權利」，此處的獲得方式，不僅限於申請專利前的轉讓，還可能包括其他賦予利益之方式[15]。法院認為，這裡所謂的獲得，在一般意義上，包括從源頭、來源接收、取得、獲得、收穫、源自、源於等[16]。

Beach法官說明，假設一發明本身就有財產利益（proprietary rights），可以被占有和擁有。Thaler博士作為 DABUS 的所有者和控制者，當占有DABUS所為之發明時，就擁有該發明。在這種情況下，Thaler 博士是透過 DABUS獲得了該發明的權利[17]。
在此處，Beach法官有一個預設，人們可以透過占有無體財產而取得權利。Beach法官認為，Thaler博士因為占有DABUS、擁有DABUS原始碼之著作權、擁有且占有DABUS運作的電腦，因而可以從DABUS這個發明人處獲得其權利（derive title from inventor）[18]。

用另一個觀念來表述，前述澳洲智財局認為，所謂的從發明人處獲得（derive title from），必須是「繼受取得」；但Beach法官認為，「獲得」可以是「原始取得」，亦即，不需要發明人先取得權利，而可經由控制、占有AI之方式，原始取得其專利權利[19]。

澳洲判決之後續展望

Beach法官之所以能推論，在澳洲AI可以做為發明人申請專利，而與美國、歐盟、英國等國家不同，最關鍵點在於，澳洲專利法第15條關於申請權人的條文寫法，與這些國家略有不同。澳洲專利法第15條(1)(b)只有寫「申請人有權要求轉讓給他」，而不是寫「有權要求發明人轉讓給他」；第15條(1)(c)寫「申請人從他處獲得權利」，用的是「獲得」，而不是寫「移轉取得」，導致法條有較大的解釋空間。

除了此一申請權規定之寫法不同外，美國、歐盟還搭配其他條文，認為從其他條文中的用語，均可以推論發明人應為自然人。一方面，澳洲專利法恰巧沒有使用這些比較帶有人味的用語；二方面，少數條文提到「權利繼受人」（successor），Beach法官認為那只是說，若發明人是自然人時可適用該條文；但若發明人不是自然人時，就不適用那些條文。

Beach法官這樣的解釋跌破眾人眼鏡。因此一般預期，澳洲智財局仍會繼續上訴，至於上訴後其他法官會採取何種法律解釋，我們可繼續追蹤。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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