損害賠償計算中有所謂「所失利益」（lost profits）法，其估算「若不是」（but for）侵權行為時專利權人所早已獲得的銷售利益。基本上，專利權人必須舉證：（1）專利產品的需求；（2）沒有可接受的非侵權替代物；（3）其生產與行銷的能力，以能開拓該需求；（4）其所早已獲得的利益金額。

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不過，當民事訴訟過程中，有部分的系爭請求項遭無效，則原所失利益法賠償金是否應重新計算？本文在介紹美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的WesternGeco L.L.C. v. ION Geophysical Corporation案[1]判決，供實務界參考。

背景

本案原告暨專利權人為WesternGeco L.L.C.（WesternGeco公司）控告被告ION Geophysical Corp.（ION公司）侵害其專利；CAFC將所失利益計算所涉及的專利稱為「Bittleston專利」（以發明人命名），包含美國專利第7,293,520號（520號專利，系爭請求項有第18、19與23項）、第7,162,967號（967號專利，系爭請求項為第15項）、及第7,080,607號（607號專利，系爭請求項為第15項）。

系爭專利技術涉及海上震測（marine seismic survey）其用來發掘海底下石油和天然氣的礦床。系爭專利請求項指涉控制長型漂浮拖纜（streamer）的移動與定位之技術，而該長型漂浮拖纜係經船隻所拖曳。沿著該些漂浮拖纜的長度有設置感測器，其偵測回傳聲波，而該聲波係以空氣槍向海底射擊所反射者。所蒐集的資料接著用來製作海洋的地下地質（subsurface geology）地圖。控制在陣列中不同的漂浮拖纜之定位對地圖的品質而言是重要的；此對確認石油或天然氣的鑽孔位置亦屬重要。

當事人雙方皆屬美國國內的海上震測儀器製造商，該儀器以引導漂浮拖纜的方式來執行海上震測；原告WesternGeco公司的產品為Q-Marine，而被告ION公司的產品為DigiFin。不過，原告WesternGeco公司並非銷售Q-Marine，而是替石油公司在境外使用Q-Marine來進行海上震測任務。但被告ION公司則將DigiFin銷售給在境外從事海上震測任務之公司。

本案歷經兩次美國聯邦最高法院的審查；而最高法院在第二次判決中指出CAFC在「所失利益」法的操作上有錯誤，而於2018年時廢棄前次CAFC判決。另在民事訴訟進行過程中，於2015年12月間USPTO裁定520號專利請求項的第18與19項、967號專利請求項的第15項、及607號專利請求項的第15項等為不具可專利性；而該裁定於2018年間經CAFC所維持。

應注意的是，僅520號專利的第23項請求項與「所失利益」（lost profits）法損害賠償計算有關。另與所失利益相關之爭議不涉及於美國境內所從事的海上震測活動。

法律爭點

本案爭點之一為既然原有四項系爭請求項已經無效，則此是否影響「所失利益」法的計算結果。本案於地院階段時，陪審團審酌Bittleston專利的原始系爭請求項等皆受侵害，並給予單一的所失利益賠償金；另地院所給陪審團的指引、與陪審團所給的決議（verdict）等，皆未區分不同的系爭請求項與侵權認定，來做為損害賠償核定的依據。因而，被告ION公司主張原本的所失利益法賠償金不應維持，因為系爭請求項已經有四項被宣告無效。

基本法理

CAFC指出陪審團所核予的賠償金可基於對現已經無效的請求項所做的侵權行為，但該賠償金核予即不能於上訴審時維持。CAFC認為，基本規則是當陪審團經告知其可依賴二個或以上的獨立法律理論之一而決議，但其中一理論有瑕疵時，則該陪審團決議必須被廢棄。CAFC提到其判例已確立一個規則，其所適用的情境（如同本案者）為，陪審團僅做出單一的賠償金決議，且未將賠償金拆解成以個別專利為原因之金額項目，但在該些專利請求項中至少有一項被裁定有缺陷者。

不過，CAFC並不覺得本案有當然啟動新陪審團審理之必要，如果原陪審團必須已發現520號專利請求項第23項所涵蓋的技術係屬執行系爭海上震測任務所必要者。於此時，CAFC認為其審查基準為「無所損害分析」（harmlessness analysis），即如同在檢驗陪審團指引是否有誤時所採取之方法。

爭點一：被告專家證人之證詞

原告WesternGeco公司主張雙方的損害賠償專家都對陪審團告知，對Bittleston專利的任何系爭請求項之侵權行為等皆可支持全額之所失利益賠償金。特別是原告WesternGeco公司引述被告ION公司的專家證人Gunderson先生的證詞，而該證詞為其假設系爭專利並未有無效之情事，且至少有一個有效的請求項遭侵害，但此對損害賠償專家而言屬基本假設之一。

不過，CAFC指出原告WesternGeco公司乃過度解讀Gunderson先生的證詞。CAFC表示Gunderson先生僅在確立其專利損害賠償計算的基本假設，況且其證詞係導向以佐證就任一件系爭專利之侵權行為，原告WesternGeco公司都不應獲得其所請求之所失利益法賠償金。因此，CAFC認為其不會將Gunderson先生的證詞詮釋為支持原告的理論，即對任一項Bittleston專利請求項之侵權行為都可支持整個所失利益法賠償金。

爭點二：原告專家證人之證詞

原告WesternGeco公司又依賴自己的專家證人Sims先生，其作證指出必須要有Bittleston的「側向駛引」（lateral steering）技術才能執行系爭海上震測任務；另Sims先生陳述其認知是因為每件Bittleston專利會讓被告ION公司不能銷售與供給，因而承包商等不能使用側向駛引技術，故相關利益係導因於每件Bittleston專利。

不過，CAFC表示這些證詞清楚顯示Sims先生僅提出假設，並非做出獨立決定，而認為系爭請求項所代表的技術係執行系爭海上震測任務所必備者。CAFC指出Sims先生是損害賠償專家，其拒絕承認有技術方面的知識，且明確地依賴其他專家以支持其假設，即就所失利益法賠償金而言，對任一個Bittleston專利請求項之侵權行為早已是執行系爭10件海上震測任務所必須的行為。CAFC又提到Sims先生作證說其依賴Walker先生的幫助來確認需要系爭專利技術之海上震測任務，但Sims先生拒絕承認有系爭專利範圍之知識。因此，CAFC認為Sims先生的證詞不能佐證陪審團所核定的所失利益法賠償金。

爭點三：是否侵害520號專利請求項的第23項

原告WesternGeco公司於言詞辯論時指出，本案陪審團基本上已經被告知側向駛引技術是執行系爭海上震測任務所必要者、且520號專利的第23項請求項係涵蓋該技術之一部分。不過，CAFC指出WesternGeco公司並未引用特定的證詞，以佐證侵害該請求項之行為乃執行系爭10件海上震測任務時所必須之行為。

CAFC認為側向駛引技術亦反映在現已經無效之其他四項系爭請求項，即520號專利的第18與19項請求項、967號專利的第15項請求項、及607號專利的第15項請求項等。CAFC舉二例。首先，520號專利的第18項請求項，其為「一設備，其包括：

(a) 一漂浮拖纜之陣列，而每一漂浮拖纜各自具有複數個漂浮拖纜定位裝置；

(b) 一控制系統，其配置來使用一控制模式，該模式係選自於水羽（feather）角度模式、同轉（turn）控制模式、漂浮拖纜分離模式、及二個或以上的該些模式」。

其次為520號專利的第19項請求項，其為「如請求項第18項之設備，其中該控制模式為該水羽角度模式，及該控制行為包括該控制系統其試著將每一漂浮拖纜維持在一直流線上、且偏移於一拖曳方向為一水羽角度」。

CAFC再指出唯一存活的520號專利的第23項請求項，其為「如請求項第18項之設備，該拖曳行為包括停止一航道（pass），將一附著有該些漂浮拖纜之拖曳船隻轉向但於開始另一航道前投擲該些漂浮拖纜，在轉向行為與投擲行為期間以利用該控制模式於該同轉控制模式中」。據此，CAFC表示為維持所失利益之賠償金，訴訟記錄必須能構成該第23項所涵蓋之系爭技術係獨立於由現已被無效之請求項所涵蓋之技術（例如520號專利的第18與19項請求項），並須要用來執行系爭海上震測任務，且該認定是無爭執的。此外，CAFC認為該認定必須基於現有的訴訟紀錄。

最後，CAFC決定將此爭點發回給本案地院重審，以斟酌是否要重組陪審團來審理所失利益之損害賠償。主因是CAFC認為該爭點於言詞辯論前未適當釋明，且本案地院具最佳的位置而能首次考量該爭點。然而，CAFC表示本案地院可拒絕重組陪審團，若且唯若其認定WesternGeco公司於原陪審團審理時已建構無可爭執的證據，以佐證520號專利的第23項請求項乃涵蓋執行系爭海上震測任務所需之技術，且以該些海上震測任務為基礎來計算所失利益之賠償金。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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