本案[1]爭議源自原告Swiss Interprofession du Gruyère與French Syndicat Interprofessional du Gruyère在2015年向美國專利商標局(USPTO)申請將「GRUYERE」註冊為證明標章,用以證明產自瑞士及法國Gruyère地區的乳酪。惟遭到被告United States Dairy Export Council、Atalanta Corporation與Intercibus Inc.提出異議,指稱該詞彙已成為特定乳酪類別的通用名稱,而與產地無關。商標審理暨上訴委員會(TTAB)最終以美國乳酪收購者及消費者認為「GRUYERE」一詞係通用名稱為由,駁回該申請案;原告因而向維吉尼亞州東區地方法院提起訴訟。
判斷通用性所需審酌的證據
法院指出,通用名稱與商標係屬互斥的概念,因而通用性測試(test for genericness)的關鍵在於:就相關公眾而言,涉訟商標之主要意義是否仍為購買動機(在本案即指特定地理來源)而非僅指稱商品或服務之性質或類別;換言之,相關公眾如何認知乃是首要考量因素。
根據美國食品藥物管理局(FDA),有關GRUYERE的身分標準(standard of identity)描述僅提及風味溫和(部分原因為表面固化劑)、包含許多小孔洞、熟成至少需90天,以及最低乳脂含量為固體重量的45%且最高含水量為重量的39%,並未設有任何產地限制。USPTO商標審查指南(Trademark Examination Guide)進一步指出[2],FDA身分標準內含的乳酪名稱無法作為單一來源指示,而且該詞彙被列入乳酪類別清單正是說明通用性的強有力證據。
儘管原告正確地反駁該指南係不具法律效力的非拘束性規範,但法院認為,政府機關若能以具說服力的論理解釋相關準則,則得適用Skidmore遵從法則(doctrine of Skidmore deference)予以採納,因而,FDA有關GRUYERE的身分標準便成為證明其已成為通用名稱的關鍵證據。更何況,該標準自1977年發布之後,原告也未曾提出質疑或要求修改。
以「GRUYERE」為名銷售的乳酪絕大多數並非來自瑞士
及法國Gruyère地區或本即產自美國境內
在美國,有許多規模不一的乳酪製造商皆以「GRUYERE」販售產品,例如Glanbia、Red Apple Cheese、Burnett Dairy等,而且不少產品也明確標示其產地為威斯康辛州。雖然原告指摘被告並未提供非瑞士及法國Gruyère地區的乳酪市占率為何,但法院認為,被告提交的非瑞士及法國乳酪的進口數據以及在美生產乳酪的具體銷售數據,已足以說明美國消費者更常接觸、購買的絕非產自瑞士及法國Gruyère地區的乳酪。誠如聯邦第一巡迴上訴法院所言[3],如公眾越常見到競爭對手使用特定詞彙,便越不可能認為該詞彙係與特定生產來源有所關聯。
● 字典釋義 根據原告引述的線上字典(包括Encyclopedia Britannica、The Free Dictionary與Random House Kernman Webster's College Dictionary),Gruyère確實係指與特定產地相關的乳酪,但反觀被告援引的字典解釋(包括American Heritage Dictionary of the English Language、English Oxford Living Dictionaries與Merriam-webster.com),則未明確提及產地,僅泛稱為由牛奶製成、具堅果風味、淡黃色、帶有小孔、質地堅硬的乳酪。