專利侵權行為若導致專利權人的損害，侵權人有賠償責任。本文在介紹美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的Central Soya Co. v. Geo. A. Hormel & Co.案判決[1]，其揭示如果涉及方法專利，損害賠償金的計算可基於侵權方法所製造之物品之銷售量。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

本案背景

Central Soya Company, Inc.（稱「Central Soya公司」）於美國聯邦地方法院奧克拉荷馬州西區分院起訴Geo. A. Hormel & Company（稱「Hormel公司」），並請求禁制令與賠償為專利侵權之救濟。本案地方法院在無陪審團陪審的情況下，裁定Central Soya公司有權從Hormel公司獲取：100,000元美金的律師費、29,000元美金的裁判費、152,980元美金的補償性損害賠償但乘以兩倍而得305,964元美金、與以41,116.93元美金為總數之6%利率（以該補償性損害賠償為基礎）；而本次上訴乃針對該裁定。CAFC維持該裁定。

系爭專利為美國專利第3,209,856號（稱「856號專利」），名稱為「製造肉類製品的方法」；於本案前已經地方法院於判定為有效、且遭Hormel公司所侵害；該裁判亦經美國聯邦第十巡迴上訴法院所維持。

856號專利僅有單一請求項，其內容為：一個製造食物產品為肉排狀型態之方法，其包括將麵包式材料的屑狀物之塗佈層應用至生肉片體上、及接著以大到足夠能強制將該些屑狀物深入至該肉體內之壓力來壓緊該片體，以實質上減少該片體的厚度、擴增該片體的面積約百分之一百至一百五十、與使該片體受到該些屑狀物浸漬而實質上擴至該片體厚度的各處。

在當事人就系爭專利之商業應用中，肉品為豬後腿肉，而經烹煮的肉排產品為所謂「豬後腿肉油炸餡餅」。

爭點

Hormel公司否認侵權行為，並反訴856號專利為無效。本案地方法院將本案分流處理，而裁定系爭專利為有效且受侵害，核定永久禁制令以拘束Hormel公司不能繼續侵權，且裁判原告能夠享有侵權行為於會計上之利益；該裁定後經上訴審維持。在採分開的審查庭以決定損害賠償金後，本案地方法院做出裁判而認定Hormel公司惡意且有意地親侵害856號專利，並核予Central Soya公司總共476,080.93元美金之賠償金。

上訴時，與損害賠償有關之爭點為：以所失利益的核予為方法專利侵權之損害賠償金計算，是否屬明顯之錯誤。

基本法理：Panduit基準之採用

關於損害賠償金之計算，CAFC先討論美國專利法第284條之相關部分，其規定「法院應核予控訴者損害賠償金，其屬適當而能補償侵權行為」；而CAFC表示如其近期所裁示根據第284條，只有損害賠償金可讓專利權人所復得，因為損害賠償金代表對該專利權人補償因侵權行為所遭受的金錢上損失。

另CAFC引用美國聯邦最高法院之Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.案判決[2]內容，其陳述：關於「損害賠償金」，其已經說過該金額所構成者為專利權人的在侵權行為後之金錢上狀態、與如果侵權行為沒有發生時其可能處於的何種狀態間之差異。Aro案最高法院表示於決定損害賠償金所應問的問題是，專利權人與被授權人遭到侵權行為的傷害到底有多少；而該問題主要是：如果侵權人沒有侵權，則專利權人或被授權人能夠達成什麼？

於裁定專利權人能以所失利益的型態而復得因侵權行為之損害賠償金時，本案承審法院提到：原告（即Central Soya公司）必須就下列四項因素進行積極的證明：

1. 於市場情勢上有專利產品的需求；
2. 原告的生產與行銷能力可滿足該需求；
3. 缺乏可接受的、且非侵權的替代物品；及
4. 就利益損失的細節計算。

CAFC表示該承審法院之陳述實質上乃取自於Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.案判決[3]之見解。

Hormel公司於上訴時主張Central Soya公司並未滿足Panduit因素的第三項與第四項；至於第一項與第二項因素，Hormel公司認可Central Soya公司已盡其舉證責任。

見解一：缺乏可接受的、且非侵權的替代物品

關於缺乏可接受的替代物（因素三），於裁定原告已盡其舉證責任時，本案承審法院判定：就以原告的專利方法所製造之有包裹麵包屑的豬後腿肉油炸餡餅，並無可接受的、且非侵權的替代物，因為沒有其他有包裹麵包屑的片狀豬肉產品會有外觀與口感，是如同原告的將麵包屑嵌入片狀肉之方法所發展的外觀與口感。被告的證據有提及一些其他所稱之製造商，其亦生產有包裹麵包屑的豬後腿肉油炸餡餅；但本院未發現有任何證據佐證關於有包裹麵包屑的豬後腿肉油炸餡餅，該些商家為非侵權製造商，以及最多該些商家的營運規模在市場上屬微不足道者。

Hormel公司抗辯Central Soya公司有責任證明，該些公司之有包裹麵包屑的豬後腿肉產品係根據856號專利的唯一製程請求項所製作；但CAFC表示其不同意Panduit公式的第三要件係採該解釋。

CAFC認為於審判時具決定性的決議（Central Soya公司對此有舉證責任）乃是否在市場上有可接受的替代物；而要求Central Soya公司額外證明侵權或非侵權則屬多餘的；且該些決議於決定可接受的替代物存在或不存在時是不須要的，雖然Panduit案判決有說什麼。另CAFC表示Hormel公司有責任去呈現為何本案承審法院於裁定可接受的替代物並不存在一事是明顯的錯誤；但Hormel公司未能達成該佐證。

見解二：就利益損失的細節計算

關於因素四，Hormel公司抗辯所核予之所失利益型損害賠償金係根據Hormel公司的有包裹麵包屑的豬後腿肉產品，但該產品並未受系爭製程專利所涵蓋，此乃對該專利下所授予的權利有不適當的延伸；而CAFC指出該抗辯為因為系爭專利於申請專利時自願放棄所有與物品有關的請求項，所失利利益之核予即為不適當。

CAFC認為Hormel公司把損害賠償金的計算與侵權行為爭點混淆；而適當的損害賠償金計算乃可補償專利權人導因於侵權行為之金錢上損失。

CAFC指出本案承審法院認定：（1）對於原告製程所製造之產品之需求，以致於排除其他有包裹麵包屑的豬後腿肉油炸餡餅，是有證據佐證，即被告銷售量的80%是給兩個原告的前客戶，且當被告開始侵害原告的專利時，該些原告的前客戶為被告所得到以做為其客戶（同樣買有包裹麵包屑的豬後腿肉油炸餡餅）；（2）該證據顯示該些客戶促使被告去製作像原告產品一樣的有包裹麵包屑的豬後腿肉油炸餡餅；（3）有合理的可能性是若非被告的侵權行為，原告原本也會銷售被告銷售量剩下的20%之至少一半。

CAFC表示本案承審法院於決定Hormel公司的銷售量原本有90%是由Central Soya公司所達成，其認定Central Soya公司就有包裹麵包屑的豬後腿肉油炸餡餅之利潤，於商業上常態過程中有保存細節的計算。另CAFC指出該法院更認定該些記錄符合第四項Panduit因素的要件，並基於Hormel公司的侵權有包裹麵包屑的豬後腿肉油炸餡餅之銷售量的90%，而核予152,982元美金的所失利益給Central Soya公司。

最後，CAFC認為Hormel公司並未呈現該承審法院的計算方法，明顯錯誤地適用了專利法第284條。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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