參、Karen Millen Fashion公司控告Dunnes商店的侵權訴訟（註1）

一、事實背景

英國Karen Millen Fashion公司（以下簡稱KMF）經營婦女服裝的設計、製造及銷售，其中包括：直條紋襯衫（striped shirt,如圖1左側所示之藍色與棕色石紋）與黑色針織上衣（a black knit, 如圖2左側所示）。在愛爾蘭，Dunnes商店（以下簡稱 Dunnes）是一家大型零售連鎖商店，2005年Dunnes的代表從KMF在愛爾蘭的暢貨中心（outlet）購買的KMF服裝的樣本。2006年Dunnes開始在境外生產仿冒KMF的條紋襯衫（如圖1右側所示）與黑色針織上衣（如圖2左側所示），並貼上「Savida」的標籤在市場上銷售。

2007年1月，KMF主張自己是前述的襯衫與針織衫的不註冊共同設計的所有權人，向愛爾蘭高級法院（the Irish High Court）提出侵權訴訟程序，控告Dunnes侵害其所擁有的襯衫與針織衫的不註冊共同設計權，請求禁止Dunnes繼續使用前述兩項設計。愛爾蘭高等法院同意KMF的主張，作出有利於原告的判決。

Dunnes不服，上訴到愛爾蘭最高法院（the Supreme Court），Dunnes承認仿冒KMF的服裝，也承認該服裝設計是新穎的。不過，Dunnes挑戰KMF服裝設計的不註冊共同設計權的有效性，主張該服裝設計缺乏獨特性。顯然，Dunnes認為KMF的服裝設計只不過是將一些早期設計的設計特徵拼湊而成，例如：灰色的Dolce、Gabana針織上衣及Paul Smith的藍色條紋襯衫。除此之外，Dunnes又主張，依據CDR的規定，KMF必須證明其所主張的不註冊的服裝設計是具有獨特性的。然而，這是個事實認定的問題（a matter of fact），最高法院決定先擱置這些法律程序，並就下列兩個問題尋求歐盟法院（CJEU）的指引：

1. 在評估共同設計的獨特性，先前技藝之比對應如何著手。特別是，應被考量的整體印象是共同設計與任何單一或個別的先前設計比對，或是與一個以上的先前設計的設計特徵組合一起比對。
2. 不註冊共同設計之有效性的舉證責任。特別是，權利人是否僅需指明什麼是該設計的獨特性即可，抑或是有義務要證明該設計是具有獨特性。

二、歐盟法院（註2）的決定與法理分析

歐盟法院依據愛爾蘭最高法院的請求，探究不註冊設計的獨特性的比對與評估，以及舉證責任的分配問題。歐盟法院決定從工業設計保護之國際條約，與歐盟設計法的法律架構與法條條文、立法理由、立法目的與立法沿革等著手開始分析，希望能清楚且正確地解釋歐盟設計法中與不註冊設計的獨特性及舉證責任相關的法律規定。

（一）法律結構的分析

1. TRIPs協定

1994年4月，世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）成立時所通過的「與貿易相關之智慧財產權的保護協定」（簡稱TRIPs），在TRIPs的第25條規定關於工業設計的保護要件：（1）會員國應對獨創之工業設計具新穎性（new）或原創性（original）者，予以保護。會員國得規定，工業設計與習知設計（known design ）或習知設計特徵之結合（combinations of known design features）無顯著差異時，為不具新穎性或原創性。會員國得規定，此種保護之範圍，並不及於基於技術或功能性之需求所為之設計。

2. 歐盟設計法中相關規定之的立法理由（註3）

歐盟設計法立法理由（14）：評估該設計是否具有獨特性，應以一個具有適度認知的使用者的觀點來評估，該使用者在觀察該設計所產生整體印象是否明顯不同於（clearly differ from）同領域的先前設計所產生的整體印象，如果是明顯不同，則該設計具有獨特性。另外，要考量到應用或實施該設計的產品的性質，尤其是製造該類產品的產業界，能給設計師有多少創作自由度（the degree of the freedom of the designer in developing the design），設計創作可能受加工方式、限制因素、製造方法、產品的成熟、材料的改良等因素影響其自由創作的空間。

立法理由（16）：有一些產業會在同一時間推出大量的產品設計，而該等設計的市場壽命很短，對這些產品設計而言，保護期限比較短且無需註冊的設計保護是一種優點。在另一方面，也有些產業他們的產品的市場壽命較長，需要一種保護期間較長的設計保護，他們看重註冊設計的優點，因為註冊制度提供更大的法律確定性。

立法理由（17）：有兩種不同的保護制度，一種是保護期間較短的不註冊設計制度，另一種是保護期間較長的註冊設計制度。

立法理由（19）：共同設計不被保護，除非該設計是新穎的，且具有不同於其他先前設計之獨特性。

立法理由（25）：有些產業會在短期之內，推出大量曇花一現的短命的產品設計（short-lived designs），而這些設計最終只有一些可能會商業化，這些產業比較喜歡不註冊設計的優點。此外，有些產業需要比較容易的註冊設計的形式。因此，選擇一個申請案多設計的合案（併案）申請方式可滿足這種需要。然而，合案（併案）申請中的每一個設計的設計權都可獨立執行、授權、權利的目的，執行破產程序，放棄，延展，轉讓，延緩公告或宣布無效。

（二）關於不註冊設計之獨特性的審理原則

1. 愛爾蘭國內法院提出的第一個問題，歐盟設計第6條規定：一個設計要被認為具有獨特性，這設計必須讓有適度認知的使用者可產生不同於其他的先前設計的整體印象。這法條應解釋為（1）系爭設計與一個或一個以上的先前設計單獨比對，或是（2）系爭設計與許多先前設計的設計特徵組合一起比對。
   
   
2. 被告Dunnes在上訴理由書中說明，獨特性的比對會有兩種情形，第一種情形是，如果有三個先前設計（X，Y和Z），有適度認知的使用者將系爭設計與先前設計X、Y和Z分別比較，所產生的整體印象都不相同，系爭設計會被認為具有獨特性。第二種情形是，將先前設計X、Y和Z的某些特徵結合在一起（例如：條紋或縫線或顏色的組合）所形成的整體印象，而這整體印象與系爭設計所產生的整體印象沒有差異，系爭設計就會被認為不具有獨特性。原告KMF、英國政府與歐盟委員會都支持前者的解釋，而Dunnes則支持後者的解釋。
   
   
3. 立法理由（19）僅說明，共同設計不會被保護，除非該設計是新穎的，且具有不同於其他先前設計之獨特性。我們無法看出，其中有提及系爭設計與許多先前設計之特徵的結合比較的概念。相反地，立法理由（19）中所用的措詞「許多設計（several designs）」似乎暗示著，系爭設計應該是與多個其他的設計分別比較所產生的視覺印象，而不是與許多先前設計的特定或分離的特徵的結合一起比較。「許多先前設計的特定特徵的結合」是一種實際上不存在的東西（does not actually exist in real life），為了比較而創造出來的理論上的比較對象。
   
   
4. TRIPs協定第25條規定僅說明會員國，必須對於獨創的工業設計提供一種保護系統，那些工業設計必需是新穎的或原創的。至於後段所提及的「習知設計特徵的組合」是提供給會員國在設計保護制度時可自由裁量的選項。然而，歐盟設計的立法者在評估設計的原創性，選擇不需與許多先前設計的設計特徵的組合比對。因此，法院認為，評估一個設計是否具有獨特性，必與一個或多個特定的、獨特的且可為公眾所知悉的先前設計單獨進行比對。
   
   
5. 在歐盟設計的Taiden v. OHIM 上訴案件（註4）中，Taiden的通信設備外觀設計(Communication equipment)被宣告無效，上訴委員會維持無效部門的決定，Taiden不服上訴到普通法院（General Court），普通法院在判決中說明：評估系爭設計是否具有CDR第6條所規定的獨特性，是依據系爭設計與先前設計之間所產生的整體印象來做判斷，而不是依據多個先前設計的某些特定特徵或其組合。亦即，系爭設計與先前設計之間的比較，是依據系爭設計與每一個先前設計所產生的整體印象予以比對，檢視所產生的整體印象是否有明顯的差異，如果沒有明顯的區別則不具獨特性。
   
   
6. 綜合KMF、英國政府與歐盟委員會所提出的解釋以及歐盟設計的案例分析，歐盟法院認為，在評估不註冊設計是否具有獨特性，是依據有適度認知的使用者所產生的整體印象予以評估，前提要件是系爭設計與一個或多個的先前設計單獨比較，而不是與多個先前設計的設計特徵的結合比較。

（三）關於不註冊設計之獨特性之舉證責任分配原則

1. 國內法院提出的第二個問題是，關於共同設計法院如何處理不註冊設計有效性的問題，依據CDR第85條第2款之規定，權利人僅需表明什麼是構成不註冊設計之獨特性，或者是依據RCD第6條之規定，權利人必須證明該不註冊設計是具有獨特性。KMF、英國政府和歐盟委員會都主張前者的觀點是正確的，而Dunnes則主張後者的觀點是正確的。為了給會員國的國內法院一個有用的答案，歐盟法院認為，必須適當的檢視CDR第85條規定的有效性推定的立法目的與緣由。
   
   
   
2. CDR第85條規定的標題寫著：有效性的推定--可作為防禦的優勢。第85條第2款規定，在侵權訴訟或不註冊設計侵權威脅的訴訟程序中，共同設計法院應推定共同設計是有效的，如果權利人可證明該設計已符合CDR第11條所規定的要件，並指明什麼是構成該設計的獨特性。接著陳述，被告可透過請求無效宣告或與反訴的方式質疑該設計的有效性。
   
   
   
3. CDR第11條第1款規定是，一設計必須符合歐盟設計法第一篇的規定，才能取得歐盟不註冊設計為期三年的保護，自其首次在歐盟的領域內公開之日起算。第2款規定，針對前款之規定，如果設計是在歐盟境內已為公眾可知悉，則應視為該設計已公開。公眾可知悉的形式包括有印製日期的出版、廣告、展示、商業上使用或以一般正常的商業程序、或以其他的方式在特定相關的商圈中執行。不過，如果該設計是在特定相關的商業領域，而不是經由一般正常的商業程序合理地被公開，則該設計不應被視為公眾可知悉。除此之外，如果設計是被明示或暗示應該保守機密的第三人所公開時，該設計亦視為未曾公開。為了要取得CDR第85條第2款規定之有效性推定的優勢，因此，KMF首先必須證明在該不註冊設計在歐盟境內的第一次公開揭露的時間，絕不能早於三年以前，否則該設計將不再受到保護。
   
   
4. 依據Dunnes的主張，因為要符合CDR第11條中所規定的保護要件，在相關的侵權訴訟或威脅侵權的訴訟程序中，系爭設計的權利人必須證明他所主張被保護的設計是新穎的並具有獨特性，才能符合CDRE第4條所規定的保護要件。
   
   
5. 這個解釋似乎是違反CDR第85條第2款的立法理由及立法目的。首先，如果不註冊設計的持有人被要求不僅要證明首次公開揭露的日期，還要證明該設計是新穎的且具有獨特性，這種解釋是將第二個要件（該設計的持有人必須說明什麼是該設計的獨特性）併入CDR第85條第2款第一句的句尾去解讀。此外，歐盟委員會在書面意見中特別註明，如果法院採取Dunnes的解釋，不註冊設計的權利人不僅要證明該設計是新穎的且具有獨特性，同時也要證明該設計已符合CDR第4條2款規定的可見性，CDR第8條規定非功能性，或CDR第9條規定的公共政策和善良風俗。毫無疑問的，這種舉證責任與立法目的並不一致。
   
   
6. 立法理由（16）說明：有一些產業會在同一時間推出大量的產品設計，而該等設計的市場壽命很短，對這些產品設計而言，保護期限比較短且無需註冊的設計保護是一種優點。在另一方面，也有些產業他們的產品的市場壽命較長，需要一種保護期間較長的設計保護，他們看重註冊設計的優點，因為註冊制度提供更大的法律確定性。因此，Dunnes的解釋似乎違背了不註冊設計制度所強調的簡潔（simplicity）與速度（speed）的優點。
   
   
7. CDR第85條規定對於註冊設計與不註冊設計兩種制度的權利人的要求是有差別的，事實上，該法條只是要確定被保護的對象以及開始保護的日期。在註冊設計制度中，可經由註冊的形式要件得知且確定被保護的對象及開始保護的日期，但在不註冊設計制度則不然，這就是為什麼CDR第85條第1款規定不同於第85條第2款規定，不附加任何條件去推定註冊設計的有效性。
   
   
8. 其次，第85條規定的標題是「有效性的推定--- 作為防禦的優勢」，如果增加不註冊設計權利人在侵權或威脅侵權的訴訟中舉證證明不註冊設計是新穎的且具有獨特性，這種舉證責任的要求違背當初的立法理由與決定。因此，根據立法理由該法條應被解釋為，在一個不註冊設計的侵權或威脅侵權的訴訟中，權利人有限的舉證責任僅是證明該主張設計公開揭露的日期（註5）。
   
   
9. 還有，Dunnes的解釋會使得CDR第85條第2款最後一段的規定（允許被告可選擇以請求或反訴的方式宣告不註冊設計無效）變得毫無意義。如果權利人被要求去證明系爭不註冊設計是新穎的且具有獨特性，事實上，這就表示他有證明有效性的義務。如此，被告則不再有以請求或反訴方式請求宣告系爭設計無效之需要。
   
   
10. CDR第85條第2款對於不註冊設計取得有效性推定利益的兩個要件的用詞是明確的。嚴格說來，兩個要件是不同的，否則就沒有必要在句子中使用連接詞（and）以及不同的動詞。第一個條件是，立法機關需要「權利人證明系爭設計已符合CDR第11條所規定的條件」；第二個條件只是需要權利人說明，系爭該設計的獨特性是由什麼所構成。正如歐盟委員會在書面意見中的解釋，透過權利人指明什麼是構成系爭設計的獨特性，才能確定他想要保護的對象，同時也定義系爭設計可供比較的範圍，使得被告可準備一個合適特定的無效宣告之反訴。相較於註冊設計的權利人，這種不同的處理方式是因為沒有辦理註冊手續。

（四）歐盟法院的結論

鑒於前面的分析與考量，歐盟法院對於愛爾蘭最高法院提出關於C-345/13案件初步裁決的兩個問題的回答（註6）如下：

1. 歐盟法院認為：CDR第6條的規定必須解釋為，有適度認知的使用者應將共同設計視為一個整體（design as a whole），系爭設計與一個或一個以上的先前設計單獨進行比較，所產生的整體印象是明顯不同，該設計即被視為具有獨特性。並不是將許多先前設計的特定特徵的組合進行比較。
   
   
2. 歐盟法院認為：從前期的準備工作與立法過程中對內容所做的修改可以推斷出，要求不註冊設計權利人出示證據證明他的設計具有獨特性，這種作法是有違立法原意的發展。因此，就CDR第85條規定而言，如果權利人已證明他的設計是第一次公開的時間，並指明該設計獨特性的構成元素。因此，歐盟設計法院必須將該不註冊設計視為是有效的。另外，被告Dunnes根據CDR第85條第2款第二句話去挑戰系爭設計的有效性，這是毫無意義也不可能的。

肆、結論與後續影響

過去7年，國際時裝業界與愛爾蘭最大的零售商（Dunnes）之間展開長期的侵權訴訟程序。2014年6月19日，歐盟法院宣布C-345/13案件的決定，已經清楚劃分出設計師與那些挑戰不註冊設計權的有效性的其他廠商之間的戰場範圍。在愛爾蘭最高法院作出最後決定之前，對於一向發展創意的流行產業的設計師們而言，這個決定是個令人期盼、鼓舞的好消息，也是提供流行產業計繼續向前發展的有用指導原則。以下進一步說明這個決定對於歐盟境內流行產業界的影響（註7）：

1. 不註冊設計制度對於產品壽命較短的流行產品提供了必要且符合成本效益的智慧財產權保護，這個決定增加不註冊設計的保護強度，使得時裝、流行飾品的設計師對於歐盟不註冊設計制度的權利更有信心。
   
   
2. 當設計師主張不註冊設計的設計權時，只需要指明構成該設計的獨特性之設計特徵或設計元素，而不是實際上去證明該設計是具有獨特性。
   
   
3. 那些挑戰不註冊設計的獨特性的廠商或人士，必須以該設計領域的一個或數個特定的先前設計作為比對的證據，而不是將不同先前設計之設計特徵的組合作為證據。
   
   
4. 流行產業的零售商務必更加謹慎，當他們要生產且銷售與不註冊設計相近似的產品，他們挑戰不註冊設計權的有效性的門檻，一直是被維持在一個較高的標準。

備註

1. Karen Millen Fashions designed and made some much-admired clothing for women. Dunnes, a major retail chain in Ireland, sold women’s clothing. Back in 2005 Millen designed and placed on sale in Ireland a striped shirt (in blue and a stone brown versions) and a black knit top. Someone bought the Millen garments from one of its Irish outlets, following which Dunnes made copies which it sold in Ireland in 2006 under its "Savida" label. Claiming entitlement to protection by virtue of unregistered Community design rights, Millen commenced infringement proceedings in the Irish High Court in January 2007, seeking injunctions and damages -- and won. Dunnes, which agreed that it copied the garments and conceded that the garments were new. However, Dunnes disputed that Millen was the holder of an unregistered Community design for either garment on the bases that (i) the garments had no "individual character" within the meaning of Article 6 of the Community Design Regulation (Regulation 6/2002) and that (ii) it was for Millen to prove, as a matter of fact, that the garments had individual character.
2. In Case C‑345/13, Request for a preliminary ruling pursuant to Article 267 TFEU from the Supreme Court (Ireland), made by decision of 6 June 2013, received at the Court on 24 June 2013, in the proceedings. The Court (Second Chamber),composed of R. Silva de Lapuerta (Rapporteur), President of the Chamber, J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot and A. Arabadjiev, Judges, Advocate General: M. Wathelet, Registrar: A. Calot Escobar.
3. 參見 Recitals 9, 14, 16, 17, 19 and 25 in the preamble to Regulation No 6/2002 .
4. 參見Shenzhen Taiden v OHIM — Bosch Security Systems (Communications equipment),EU:T:2010:248, aragraph 24.
5. 參見Stone, D., European Union Design Law — A Practitioners’ Guide, Oxford University Press, 2012, nos 18.18 and 18.25; Saez, V. M., ‘The unregistered Community design’, European Intellectual Property Review, 2002, vol. 24, no 12, pp. 585 to 590, especially p. 589; Otero Lastres, J. M., ‘Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva ley 20/2003’, in Actas de derecho industrial y derecho de autor, Tomo XXIV, Instituto de derecho industrial (Universidad de Santiago de Compostela), Madrid — Barcelona, 2004, pp. 54 to 90, especially p. 90; Llobregat Hurtado, M.-L., ‘Régimen jurídico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002 del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos et modelos comunitarios’, in La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación el Tribunal de marcas de Alicante, Estudios de Derecho Judicial, no 68, Madrid, 2005, pp. 119 to 198, especially pp. 172 and 176.
6. 參照Case C-345/13: 19 June 2014.
7. 參照 "Unregistered Community Design Right Strengthened by Court of Justice Ruling in Karen Millen v Dunnes Stores", 19 June 2014,Mason Hayes & Curran.

Facebook 按讚馬上加入北美智權報粉絲團