美國國會於1980年通過了拜杜法(Bayh-Dole Act),正式名稱為1980年大學與小企業專利程序法(University and Small Business Patent Procedures Act of 1980)。其目的乃為了鼓勵大學受了美國聯邦政府資助之研究成果申請專利,因此將研究成果的專利申請權歸屬於受資助機構,而非聯邦政府。
具體來說,該法先定義了「承攬人」(contractors)與「受資助發明」(subject invention)的定義。所謂承攬人,乃指任何簽署資助協議的自然人、小企業、或非營業組織(註2)。而所謂的「受資助發明」,指承攬人在資助協議中,首次構思或付諸實施的發明(註3)。進而,拜杜法規定,承攬人內負責專利事務的專員,在得知受資助發明的合理期間內,應向聯邦機構揭露每一個受資助發明(註4)。而承攬人在為該揭露後,承攬人可以「選擇保留該受資助發明的權利」(elect to retain title to any subject invention)(註5)。其必須在揭露的二年內,以書面方式正式選擇保留該發明之權利(註6)。且承攬人必須在法律期限內(揭露的一年內)提出專利申請(註7)。
此一規定表面上看起來,是規範受聯邦政府資助的研發成果,應歸屬於受資助機關,亦即承攬人。但是,受資助的機關,是否理所當然可以取得研發成果的專利權?美國聯邦最高法院2011年的Bd. of Trs. v. Roche Molecular Sys.案(註8),就是處理此一爭議。
史丹佛大學與民間公司合作研發
1985年,加州一家小研發公司Cetus,開始研發人類免疫缺乏症候群病毒(HIV)的血液測量病毒數量的方法。其檢測方法,主要採用了聚合脢連鎖反應(Polymerase Chain Reaction,簡稱PCR)技術,該技術可讓一點血液樣本,複製出數十億的DNA序列。1988年起,Cetus公司開始與史丹佛大學傳染病學系的科學家合作,以該方法檢測新愛滋病藥物的有效性。Mark Holodniy博士約在1988年起,成為該系的研究員。他與學校簽署了著作權與專利協議(Copyright and Patent Agreement (CPA)),同意將所有受雇期間的研發成果的「權利與利益」(right, title and interest),轉讓(assign)給史丹佛大學(註9)。
在史丹佛期間, Holodniy博士計畫使用聚合脢連鎖反應技術,改善檢測血液樣本中HIV病毒數量的方法。但因Holodniy 博士並不熟悉聚合脢連鎖反應技術,他的主管安排他進Cetus公司進行研究。而在進到Cetus公司內研究前,該公司也要求Holodniy博士簽署一份「訪問者保密協議」(Visitor's Confidentiality Agreement (VCA))。該協議內容為,Holodniy博士同意「將轉讓且現在轉讓」 (will assign and do hereby assign)給Cetus公司,他在此公司期間產出的所有概念、發明與改良的權利與利益(right, title and interest in each of the ideas, inventions and improvements)(註10)。
由於史丹佛大學關於HIV檢測技術,乃受到美國國家衛生研究院(National Institutes of Health (NIH))資助,須適用前述的拜杜法。因此,史丹佛大學根據該法,向國家衛生研究院揭露該項受資助發明,並選擇保留所有發明之權利(註12)。史丹佛大學在後來幾年,與參與這項技術實驗改良的研究人員(包括Holodniy博士),均簽署了轉讓協議,並提出了數件專利申請案,最後史丹佛大學取得了3件HIV測量程序的專利(註13)。
2005年時,史丹佛大學的信託委員會(Board of Trustees of Stanford University),決定向Roche公司提起訴訟,主張Roche公司銷售的HIV檢測方法,侵害了史丹佛大學的專利。Roche公司則答辯,因為Holodniy博士所簽署的訪問者保密協議中,已經將他的權利轉讓給Cetus公司(後由Roche公司買下),故Roche公司是HIV檢測技術的共同擁有者。因此,其認為史丹佛大學欠缺提起專利侵害的當事人適格。但史丹佛大學反擊,主張Holodniy博士已經沒有權利可以轉讓給Cetus公司,因為根據拜杜法,因為該項受資助發明乃由史丹佛大學原始取得(註14)。
史丹佛大學主張,拜杜法中對「受資助發明」(subject invention)的定義,乃指「任何履行資助協議之工作而首次構思或付諸實現之『承攬人的發明』(any invention of the contractor)」,而所謂的承攬人的發明,包括了「所有承攬人員工所為的發明」。但最高法院認為,既然要強調「of the contractor」,其就不包括承攬人員工的發明。如果要包括承攬人員工的發明,則可以刪除「of the contractor」這幾個字,這樣受資助發明的定義就會改為「任何履行資助協議之工作而首次構思或付諸實現之『發明』」。因此,所謂的承攬人的發明,應該指「承攬人擁有之發明」(invention owned by the contractor)或「屬於承攬人的發明」(invention belonging to the contractor)(註22)。但是,前述美國專利法的原則乃是,縱使在僱傭關係下,受雇人的發明,仍然屬於受雇人自己的發明,而非當然屬於雇用人的發明。
另外,在拜杜法的202條(a)中規定,承攬人可以「選擇保留權利」(elect to retain title),但並非使用「賦予其權利」(vest title)。最高法院認為,既然使用的字眼為保留,就必須先擁有該權利,才能保留該權利。因此,最高法院認為,美國拜杜法並沒有將受聯邦政府資助之發明,賦予承攬人,或授權承攬人片面地取得該發明的權利;拜杜法只是保證,承攬人可以保留其已經擁有的權利(註23)。