本案是有關 35 U.S.C.§101專利申請的主題資格問題，美國聯邦上訴法院裁定，針對數據結構 (Data Structure) 的專利訴求，並不屬於§101規範的專利主題；並裁定針對收集和結合數據的方法訴求，如果只包含抽象的概念，並沒有其他創新，是不被允許成爲申請專利的主題的。（註：Digitech Image Technologies, LLC v. Electronics for Imaging, Inc.案）
 
Digitech起訴十幾家公司，聲稱其專利是關於生産和「設備配備 (device profile)」的使用，包括某些電子産品 (如數位相機，顯示器，電視或打印機) 的數位影像保存空間和色彩的訊息。根據該專利及其儲存影像數據的方法，原告認爲被告的電子産品都有使用其專利所要求保護的「産品配備」，用以减少在不同設備上的數位影像的失真。

該專利有兩種專利請求項，「設備配備」專利請求 (Device Profile Claim，及「收集和結合這些設備配備」的方法請求項 (Method Claims) 。在「設備配備」訴求的相關部分，「[一個] 設備配備……包括……第一個數據…和第二數據。」 ([a] device profile . . . comprising . . . first data . . . and second data.) 一審法院針對這專利請求項目，根據§101主張專利請求無效，Digitech公司因此提出上訴。

根據§101，專利請求主題類別定義爲「任何新的和有用的方法、機械、製造、或物品組成；或其任何新的和有用的改進方法」，聯邦上訴法院同意一審法院，並解釋說，所有方法專利請求§101法規中列舉的專利請求主題類別，除了方法請求，「符合條件的主題必需存在於一些物理的或是有形的形式」。因此，由於「設備配備」的專利請求是包括兩個數據種類，一個用於色彩和一個用於空間訊息，而不是在任何有形的實施方案中；故美國聯邦巡迴上訴法院的結論是：Digitech的專利請求並不符合任何§101的專利類別。

至於方法專利請求它們符合了「流程（process）」請求，是在§101許可題材類別中的，但美國聯邦上訴法院指出， 「如果他們只包括自然法則、物理現象或抽象的概念，可能仍然沒有符合流程專利請求的資格」。在原告專利項目的方法請求中，「 [一個]生産設備配備的方法…包括：産生第一數據…、産生第二數據、以及將前述第一和第二數據結合設備配備中」。 最近最高法院引用 Alice v. CLS Bank (IP Update  , Vol. 17, No. 7  ) 案作出决定，認爲專利請求命題是一個抽象的概念 「如果請求範圍不是只有抽象的概念，還包含更多的創造性特徵，或許可符合方法訴求的資格」，美國聯邦上訴法院發現，有考慮到原告專利項目中是否含有更多創造性特徵的說法，但除了抽象概念外，並沒有發現有創造性的特徵。具體而言，美國聯邦上訴法院的結論是，該專利方法請求「收集及結合數據的抽象過程，不需要從一個物理設備輸入」。

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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