在本篇文章中筆者將介紹一件蠻有趣的案件。在一開始，筆者以為這個案子大概就只是競爭對手為了讓對方專利無效而提出之多方複審程序(Inter Partes Review，IPR)。然而在深入個案追蹤之後，卻發現故事卻不是這麼單純。

本案是由MUNCHKIN, INC. 和 TOYS “R” US, INC.這兩家公司針對於LUV N’ CARE, LTD.所擁有的D617465號專利而提出之多方複審程序，在此案中訴願人提出2件相關前案而主張系爭專利並不具有進步性，專利權人雖然可以對於此一初步證明證據 (prima facie cases)提出答辯，然而他們卻放棄了首次提交初步回覆 (preliminary response)的權利。

如圖一所示，系爭專利D617,465 (以下簡稱465專利)是一件由LUV N’ CARE, LTD提出申請，屬於Drinking Cup的設計專利，設計人是Nouri E. Hakim, Monroe, LA。而在上述的 IPR程序中，用來對於465專利之可專利性提出進步性質疑的相關前案，則是US6994225號專利與US20070221604號專利。針對這一點，專利權人對於這兩件前案會阻卻系爭專利的進步性一事並未提出異議，也就是說，專利權人同意該些前案確實是會影響系爭專利的進步性。

圖一 系爭專利D617,465

然而，專利權人卻另外提出反駁指出，系爭專利的申請日雖然是在2007年10月31日，但是該專利卻是US 10/536,106的延續案(Continuation Application)，而這件母案其實是以美國為指定國之PCT申請案(PCT/US2003/024400) 。系爭專利之詳細的時序關係圖，請參照以下的圖二。

圖二: 專利時序關係表

由於系爭專利可以享有其所延續之母案的申請日，而母案的申請日係落在早於這兩件引證前案的2003年8月5日，所以專利權人主張，這兩件引證前案並不屬於該系爭專利之有效前案。因此，本案的關鍵之處，就在於系爭專利到底是不是該PCT案的有效延續案，只不過在設計專利上若想要主張母案的申請日，得要看圖式的揭露內容為何，也就是該系爭延續案的圖式是否已被揭露於PCT母案中。

多方複審程序訴願人提出反駁，認為該PCT母案與延續案在圖式上，有顯著不同之處（請參考以下圖三）。訴願人指出其中的三點不同之處：第一，系爭專利的奶嘴外圍輪廓比母案大；第二，奶嘴的形狀比母案圓，系爭專利奶嘴形狀較像橢圓，而母案則較接近田徑跑道的形狀；第三，系爭專利在奶嘴處有三條輪廓線，而母案卻只有一條輪廓線。

然而，專利權人所持的理由則是引用自母案的文字說明。在母案的發明專利說明書中，有以文字清楚表明奶嘴的形狀並不侷限於橢圓形，奶嘴的形態也可以有其他不同的樣子。可惜的是，母案並未把其他的態樣詳細的描述出來，而僅以文字來表達可以具有不同的形狀之涵義，因而造成系爭專利的奶嘴造型，並未被明確揭露於母案當中。因而專利權人就無法主張母案的申請日，所以訴願人所提出的兩件前案自然就阻卻了系爭專利的進步性。

圖三: 延續案(系爭專利)與母案的比對

專利權人基於上述理由而提出修正，然而在IPR程序中所提出之修正，必須是針對可專利性的修正，同時不可超出原專利權之範圍。

專利權人所提出之修正與原專利比較係如圖四所示，在修正案中的奶嘴形狀是被修改成比較接近於母案樣，而另一個氣孔也被修改成與母案相同的兩圈外輪廓，但是奶嘴的外圍輪廓線條仍然是比母案多。專利權人似乎是想透過修正原專利權範圍而使其得以適用母案的申請日，進而排除這兩件前案的適用，但是相較於原專利，修正案卻擴大了原專利權之範圍。

雖然專利權人認為，就一般觀察者的角度，修改後的專利範圍與系爭專利的專利權範圍是實質相同的，然而以法院的觀點來看，不管其他部分範圍是不是有限縮的，只要在修正後的專利權範圍有一部分比原專利權範圍要大，這樣的修改方式就是擴大原專利權範圍。因此，在設計專利中，任何圖面的修改內容，只要不曾出現在原專利權中，都易於造成專利權範圍的實質變更。一旦專利權被實質變更，專利權範圍就可能會有局部擴大，而這似乎也是在申請時就需要仔細思考的問題。在本案中，最後專利權人的修改內容未被接受，當然也就無法克服前案進步性的問題。

圖四: 原專利(系爭專利)與修正案比對

有趣的是，在多方複審程序訴願人所提出來的前案中，設計人與系爭專利之設計人乃是同一人，只是該前案為發明專利。然而，系爭專利的母案也是發明專利。這是發明人常會遇到的狀況，也就是在進行研發時，通常會以技術優先為考量，當技術成熟時，先申請了發明專利，而在爾後希望能有更完善的專利權保護時，遂進一步申請了設計專利，但是在這個時候的產品外觀，已經發展出許多不同於當初申請發明專利時的成熟態樣。在這個時候，美國除了延續案之外，亦可考慮申請部分延續案(Continuation-in-part，CIP)。而在申請發明專利時，圖式的內容也應該要考量日後的發展可能性而盡量的揭露出來，亦或者完全不要使用研發產品的圖樣，以避免日後在申請設計專利時反而被自己的發明所侷限住了。

作者： 黃少瑜 現任： 北美智權教育訓練處 設計專利工程師暨研究員 經歷： 瀚宇彩晶法務處智權部 高級工程師 瀚斯寶麗法務處智權部 高級工程師 大同大學 工業設計系學士

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