商標善意先使用與商標同一性:
美國2015年Hana Fin., Inc. v. Hana Bank案
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 副教授
2015.04.22
美國商標採取使用保護主義,不過從Hana Fin., Inc. v. Hana Bank一案中可發現,在承認善意先使用制度下,先使用而未註冊的商標,也會有商標同一性的問題。我國雖然採取商標註冊保護主義,但也承認善意先使用制度,某程度算是註冊保護主義的例外。
商標使用之修改
在美國,商標採取「使用保護主義」,而非採取「註冊保護主義」。而只要誰先將商標圖案使用於商業上,取得優先權日(priority),誰就擁有商標權保護。但是,商標使用者可能會因為時間的經過,而稍微修改商標圖案內容,而美國法院在某些條件下,會允許將舊商標修改為新商標,仍然保有原商標的商標權。而此一規定,在美國稱為「附加原則」(doctrine of tacking),只要原始商標和修改後的商標具有「法律上同一性」(legal equivalents),亦即,兩個商標創造出相同、持續的商業印象,即可認為符合附加原則(註1)。
2015年美國最高法院處理的Hana Fin., Inc. v. Hana Bank案(註2),涉及的是,該由法官還是由陪審團來認定商標使用之同一性。美國最高法院認為,由於附加原則必須由一般的購買者或消費者之角度,來判斷是否具備同一性,因此,應該交由陪審團作此判斷(註3)。
1991年時,Charles Kim和Sunnie Kim都在一家美國銀行工作。當時,韓亞銀行原本考量到洛杉磯透過合作銀行,提供美國韓僑金融服務。因此,當時Charles Kim和Sunnie Kim 與Seoung-Yu Kim會面,討論可能的資產投資與策略聯盟。當時,雙方簽署了不具約束力的備忘錄。但該交易因為管制的問題,以及後來1992年發生的洛杉磯暴動,導致該案無疾而終(註5)。
1994年,被告決定自己設立「韓亞海外南韓俱樂部」(Hana Overseas Korean Club),對南韓美僑提供金融服務,並在美國進行廣告。這些廣告使用的名字,包括英文的「Hana Overseas Korean Club」及韓文的「韓亞海外南韓俱樂部」,裡面也包含了韓文的「韓亞」,以及「跳舞者」的商標圖案,請見下圖1 (註6)。
圖1:Hana Overseas Korean Club的韓文商標(其下的英文原本是寫Hana Overseas Korean Club)
2000年時,被告將「韓亞海外南韓俱樂部」,改名為「韓亞世界中心」(Hana World Center)。2001年,被告想要在美國註冊其商標,但是卻無法註冊,部分也是因為其商標與原告的商標近似。被告曾想與原告就此意提進行協商,但卻沒有達成共識(註9)。2002年時,被告開始於美國經營銀行,並使用「韓亞銀行」(Hana Bank)此一名稱,並將商標圖案更改如下圖3。這是被告第一次在美國正式設立實體企業(註10)。
不過,由於聯邦巡迴上訴法院與第六巡迴上訴法院,對於附加原則的問題,過去曾經認定屬於法律問題(question of law),而非事實問題(註18)。因此,本案上訴到聯邦最高法院,最高法院於2015年1月21日作出判決,最高法院作出九票一致同意決定,維持第九巡迴上訴法院之判決,並由Sotomayer大法官撰寫意見(註19)。
附加原則(doctrine of tacking)與商標同一性
所謂附加原則,原則上,二個商標只要具有法律上之同一性(legal equivalents),就可被認為屬於同一商標之繼續使用。所謂的法律上同一性,乃是其創造了相同、持續的商業印象(create the same, continuing commercial impression),讓消費者「將二者視為同一商標」。而一個商標所傳達的商業印象,必須透過消費者角度來認定(註20)。
原告Hana Hana Financial 提出了四點理由,說明為何同一性的問題應該屬於法律問題,而該交由法官判斷。
一,原告認為,所謂的法律同一性(legal equivalents)檢驗,就是在適用一個法律標準,所以是一個法律問題。但是,最高法認為,「將法律標準適用於事實」(application-of-legal-standard-to-fact)這樣的問題,一般稱為「法律事實混合問題」(mixed question of law and fact),通常這類問題也是由陪審團來決定。而法律同一性的判斷,就是屬於這類法律事實混合問題。如果原告擔心的是,陪審團可能會錯誤地適用法律標準,則解決之道,應該是小心地提出「陪審團指示」(jury instructions),讓標準更為清楚。但在本案中,原告很難批評地區法院提供給陪審團的指示,因為該指示是原告自己提出的(註23)。
二,原告認為,同一性的判斷,會成為判決先例,將創造出新的法律(create new law),而會影響後續的同一性爭議,故該任務應該交由法官負責。最高法院認為,美國在其他案件,包括侵權案件、契約爭議、或刑事程序中,都將事實認定交由陪審團認定,而不用擔心會創造新的法律,為何將商標同一性判斷交由陪審團就需要擔心此問題。原告認為,同一性之判斷,必須比較二個商標,並與過去的同一性案件作比較。但最高法院不認為如此。其認為,若是法官自己在作即決判決,或是不開陪審團自己認定事實爭議,在作商標同一性判斷時,也許會參考過去的案例。但是,商標同一性判斷並不必然都要參考過去的判決先例(註24)。
三,與第二點類似,原告認為,如果商標同一性之判斷交由陪審團,將使其失去可預測性,而使商標制度無法運作。但最高法院認為,如同第二點的反駁理由一樣,既然在美國的侵權、契約或刑事案件中,陪審團都會決定關鍵的事實與法律的適用,而同樣的事實,不同的陪審團,可能得出不同的結論,而使結果無法預測,但美國並沒有因此放棄陪審團制度。此外,事實的爭議需要有人作出判斷,不論由法官還是由陪審團來做,必然都會有某程度的不確定性。商標同一性的判斷並無不同(註25)。
四,原告認為,過去法官常常自己解決商標同一性的問題。不過,最高法院認為,原告所引用的判決,都是當事人同意不交由陪審團而由法官自己判斷的案件(bench trials)、或即決判決。最高法院指出,在可適用即決判決(summary judgment)、雙方同意不交由陪審團審理(bench trials)、法官依據法律自為審判(judgment as a matter of law)的情形下,法官的確可以自己處理商標同一性的問題。但是,如果已經召集了陪審團,且不符合上述情形,則商標同一性之問題仍應交由陪審團認定(註26)。
Hana Fin., Inc. v. Hana Bank, 135 S. Ct. 907 (2015).
Id. at 909.
Id. at 909.
Hana Fin., Inc. v. Hana Bank, 735 F.3d 1158, 1161 (9th Cir.)
Id. at 1161.
Id. at 1161.
Id. at 1161.
Id. at 1162.
Id. at 1162.
Id. at 1162.
Id. at 1162.
Id. at 1162.
Id. at 1162.
Id. at 1163.
Id. at 1163.
Id. at 1163.
Hana Fin., 135 S. Ct. at 910.
Van Dyne-Crotty, Inc. v. Wear-Guard Corp., 926 F. 2d 1156, 1159 (CA Fed. 1991); Data Concepts, Inc. v. Digital Consulting, Inc., 150 F. 3d 620, 623 (CA6 1998).