在筆者的前一篇文章（審查了十九年的老案危害更大！）中，筆者介紹了一件經過大約 19年的審查歷程後才獲證之美國專利―US 8914825，並藉由研究該件專利的相關母案的申請歷史，發現該件專利申請案屬於藉著相關衍生連續子案，而故意地延遲發明專利獲准時程之典型的「潛水艇專利」。

在該文中，筆者提到潛水艇專利是「等到市場與產品成熟之後才突然伴隨著針對已然成形之現有產品之保護範圍而獲准專利權，並讓已然佔有一定市場與收益的廠商陷入無法迴避的窘境」。那麼這件事在實務上是如何操作的，又會對技術研發與商業化行為，帶來怎樣的影響呢？

在筆者所參與的一個專利論壇中，有一位板友將Lemelson代表律師 Gerald Hosier 於美國地方法庭的發言：「你不可能不侵權，因為我刻意把你的產品寫進我的請求項裡！」作成簽名檔使用。這句霸氣十足的語句，在直覺上與一般專利觀念有所不同，因為在一般的專利申請實務中，專利的申請與獲准往往是早於該件專利商品化，甚至是廣泛地被運用以或取商業利益，並被他人覬覦與進行仿作侵權之前。

事實上Gerald Hosier於發出此一豪語時，他所代表的Lemelson Foundation其實就是在美國的專利訴訟史中，最善於利用「潛水艇專利」的好手。Lemelson Foundation 是由Jerome Lemelson (1932-1997) 於1993所成立，以主張專利排他權並取得權利金的機構。他是一個多產的發明家，擁有範圍包括與Bar Code Scanner與機械視覺等等相關技術的550項以上專利。Lemelson Foundation係為「非實施專利事業體」（Non-Practicing Entity，簡稱NPE），其並不從事實際製造，獲利來源主要是來自專利授權權利金，及控訴侵權所得賠償金。估計Lemelson Foundation迄今所獲取之權利金收益超過15億美元（註1）。

Lemelson Foundation獲利的理由並不在於他的技術特別優秀，而是透過大量研究來了解技術發展趨勢，進而找出關鍵性的相關技術與趨勢，再加上靈活利用專利申請及專利制度的漏洞來攫取利益。其中Lemelson 最具爭議性的作法是運用「潛水艇專利」的技巧，尤其在Bar Code Scanner 相關專利上（請參見圖1：Lemelson Bar Code Scanner 相關專利申請歷史整理圖1)。他巧妙而靈活地運用專利申請程序之接續案、分割案等等相關規定的漏洞，而將專利申請案延遲了18年至39年 （註2），並等候商業運用模式興起與普遍之後才讓專利核准，並針對於對應技術主張權利，而造成專利技術利用人 無法預料的風險。

圖1：Lemelson Bar Code Scanner 相關專利申請歷史整理圖

如上圖所表示的，Jerome Lemelson 是透過包括接續申請(Continuation Application，簡稱CA)、部分接續案(Continuation-in-part Application，簡稱CIP)（註3）、以及分割案等方式，來將其最初的專利維持在待審查的狀態下，而在此狀態下，專利申請人是可以基於發明說明書的揭露內容，來隨意更動其申請專利範圍的界定內容。此外，如筆者的前一篇文章中所提及的，在美國早期的專利制度中，並沒有導入18個月早期公開專利申請案的制度，因此這些未核准之專利申請案也不會被公開。

於是乎「潛水艇專利」的所有人，便可以好整以暇的讓他的專利潛入水中，並等待相關技術逐漸成熟而廣為運用時機，再針對於市面所廣泛採用的商品撰寫專利請求項，接著取得專利權然後對相關產品發動侵權訴訟。這也就是為什麼前述Jerome Lemelson的代表律師 Gerald Hosier，會在美國地方法庭的發出「你不可能不侵權，因為我刻意把你的產品寫進我的請求項裡！」這樣的豪語。

雖然隨著美國導入「專利保護期限自申請日起計算」以及「18個月早期公開」兩項制度，而使得「潛水艇專利」逐漸銷聲匿跡。然而，真正為「潛水艇專利」敲響喪鐘的，卻是CAFC 在 11/16/05 在Symbol Technology Inc. v. Lemelson Medical（註4）一案中所提出的修正判決。在該判決中認定發明人Jerome Lemelson，基於「專利申請懈怠(Prosecution Laches Doctrine)」，此種在專利申請過程中發生18年至39年不等之不合情理的延遲情事 (unreasonable delay) 的理由（也就是指「潛水艇專利」利用接續申請、部分接續案、以及分割案等方式，來拖延申請案獲准時程的作法），而無法主張各項專利權項(unenforceable)（註5）。

在該案中地院法官指出「『專利申請懈怠』抗辯的功用就是透過『迫使專利權人必須及時的將其發明提出專利申請』的方式來保護公眾利益，然而Lemelson除了有超乎正常的時間延遲外，更是利用申請接續案的方式來使得其發明持續處於『申請中』的存活狀態將近四十年，並從而得以在其母案專利都已屆滿失效多年後，還能繼續透過修改其接續案之『申請專利範圍』(claim)來將市場上後來才出現的相關商業發明陸續涵括進來(recapture)。而Lemelson這樣對社會大眾利益的恣意損害，正好就是衡平原則下的「專利申請懈怠」所欲抵制的對象。（註6）」

「專利保護期限自申請日起計算」以及「18個月早期公開」兩項制度，雖然大幅侷限了「潛水艇專利」的操作態樣，然而Symbol Technology Inc. v. Lemelson Medical一案4的判決，則是為「潛水艇專利」這種濫用專利制度的手法封上棺釘。雖然在該案的上訴法院CAFC仍然強調「專利申請懈怠原則」需被謹慎運用，只有極少數申請人明顯對專利系統有異常濫用的例外狀況才會落入「專利申請懈怠」抗辯的適用範圍。然而，此一判決仍然對於「潛水艇專利」作出致命性的打擊，至此「潛水艇專利」的運用也算是正式的步下專利舞台。

備註

1. http://ipcc.moeasmea.gov.tw/files/Mr_Lu%200629.pdf
2. 參見『美國專利侵害訴訟中之「專利申請懈怠」抗辯』，許皋毓， 智慧財產權月刊第 95期
3. http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=374
4. Symbol Technologies Inc. v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation LP, Fed. Cir., No. 04-1451, 9/9/05
5. https://www.ropesgray.com/files/...Breaking_the_Bar_Code.pdf
6. 參見『美國專利侵害訴訟中之「專利申請懈怠」抗辯』，許皋毓， 智慧財產權月刊第 95期

作者： 張宇凱 現任： 北美智權教育訓練處 專利工程研究員 經歷： 台灣科技大學技術移轉中心 智權管理師 台灣某大專利商標事務所 國外部專利工程師 清華大學輻射生物研究所 碩士 輔仁大學生物學系 學士

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