Hana Financial 和Hana Bank一案的爭議點:到底該由法官或是陪審團決定商標套結的可用性引起廣範的討論。最高法院大法官Sotomayor撰寫最高法院意見時,認為因為套結的檢驗需要從一般消費者或顧客的角度來操作,所以應由陪審團來決定。
案例背景
在2007年,Hana Financial 在加州中央區法院告Hana Bank商標侵權,聲稱使用“Hana Bank”對Hana Financial造成侵權。Hanal Financial在1996年就在聯邦政府註冊其商標,且早在1995年就已第一次在市場上使用其商標,而Hana Bank反駁稱其之前已使用該商標且提出套結的說法。確實地說,Hana Bank在1994年的美國對韓國的金融服務的廣告中就使用HANA OVERSEA KOREAN CLUB商標,且廣告中有包括“Hana Bank”的字樣。2002年,Hana Bank在美國成立實體公司且繼續使用Hana Bank商標。根據其早在1994年就在美國市場使用的HANA OVERSEA KOREAN CLUB商標,Hana Bank認為它們可將現在使用的Hana Bank商標和之前於1994年使用的商標套結起來以贏得優先權。
聯邦法院初步批准Hana Bank商標侵權的簡易判決,但因為此決定對商標優先權重要事實的判定,被美國聯邦上訴第九巡迴法院推翻。重審時,此商標侵權案呈現在陪審團面前,且陪審團被告知商標套結的問題。當陪審團發現2002 HANA BANK和1994 HANA OVERSEA KOREAN CLUB商標在“法律上的等同”成立,而一致認為Hana Bank並無侵權,且也獲美國聯邦上訴第九巡迴法院確認,認為套結的主題是一個“事實敏感的調查”,應保留由陪審團決定。
Hana Financial的第二和第三個論述集中在法律的先例和一致性,認為陪審團對於商標是否套結的決定可能會造成“create new law”,應該靠之前的先例來解決。此外又延伸論述到認為陪審團對商標套結做的決定可能造成傷害商標系統整體的可預測性。但美國最高法院認為Hana Financial的論述沒有依據,並且指出對待商標套結的問題不應該異於其它法律相關領域,像是一般的民事侵權和契約行為,通常都需要陪審團出面將法規適用到事實再認定。