美國專利案件由聯邦法院取得專屬管轄權,而聯邦法院在審理專利有效性與被控物品是否侵權之前,必須解釋專利範圍。解釋專利範圍的程序,由原、被告分別對於專利請求項的技術元件的意涵提出解釋,並提出相關證據支持所主張之解釋,最後再由法官裁定專利範圍技術元件如何解釋,即所謂「馬克曼聽證」 (Markman Hearing)程序。1996年美國最高法院在Markman v. Westview Instruments, Inc.(註1) 乙案中,認定專利範圍之解釋屬於法律問題。既然是法律問題,表示當事人針對專利範圍解釋上訴時,上訴審法院針對法律問題可以重新審理。但是,當專利權範圍解釋程序涉及事實爭議,上訴審是否仍適用一體適用「重新審理」的標準呢? 2015年1月美國最高法院在Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc.乙案,對此一爭議做出終局決定。
解釋專利範圍是法律問題
專利範圍係由專利請求項所界定,因此解釋專利權範圍,就是定義與解釋請求項用語。1996年美國最高法院在Markman v. Westview Instruments, Inc.案件中確認有關專利請求項用語的解釋,是法院審理事項,但是並未提到上訴法院是否有權重新審理請求項範圍?在Markman之後,聯邦法院對於上訴法院審理範圍就出現分歧。因為Markman案判決之前,在1987年Perni Am. V. Papter Conversting(註2) 乙案中,聯邦法院認為有時專利範圍解釋的背後並非法律問題,而是牽涉事實之認定,因此,上訴法院就所有專利項解釋爭議之審理,應該區別雙方的爭議是事實問題,還是法律問題。
1996年Markman判決後,1998年Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc.(註3)乙案,聯邦巡迴法院召開全院聯席會,討論上訴審的審理標準,認為上訴審對於有關專利範圍解釋,應該一體適用重新審理(de novo)的標準,而否認上訴法院審理解釋專利範圍爭議時,有區分法律與事實爭議之必要性。
Cybor案件做出15年後,2013年美國聯邦巡迴上訴法院在Lighting Ballast Control LLC v. Philips Electronics North America Corp.乙案中,對於是否維持Cybor的見解提出討論。
Lighting Ballast見解
2013年美國聯邦巡迴上訴法院對Lighting Ballast案進行審查,在Lighting Ballast Control LLC v. Philips Electronics North America Corp. 乙案中,原告Universal Lighting Technologies(ULT)主張被告侵犯侵害美國專利5436529,該專利揭露有關用於熒光燈電子電路(electronic circuit)。在一審判決中,聯邦地方法院認定「電壓來源裝置」(voltage source means)用語,不是專利法第112條第6段所指的「手段功能性」(means plus function)限制,而是指相對應的結構(註4)。
被告針對地方法院對於claim constructions的解釋上訴,並主張「電壓來源裝置」是一個「裝置加功能的限制」(means plus function limitation),因此,依據說明書內容,需要有一個相對應結構。聯邦巡迴法院受理被告上訴,並以“without deference” 上訴審不受一審判決拒束之審理標準,重新審理地方法院判決並撤銷原判,改而認定專利用語「電壓來源裝置」的確具有「裝置加功能」的限制,並且需要揭露相對應結構。上訴審並以本案說明書內容因為無法找到相對應結構,而判定專利用語缺乏明確性所以無效(註5)。
除了原被告雙方當事人對於上訴審審理範圍提出論點外,法院收到了補充簡報,包括Google、Microsoft、American Bar Association、American Intellectual Property Law Association等其他38個顧問意見與權威人士之表述,法院把這些單位的意見,摘要分成三類:第一類認為Cybor案所建立的標準並不正確,應該完全被推翻。第二類主張,重新審查(de novo)與遵從審查(with deference review)應該結合使用。第三類則認為Cybor案應作為專利範圍解釋之上訴審理標準,不可被推翻。
2014年2月,美國聯邦巡迴法院對Lighting Ballast案,以全院聯席確認上訴審對於下級審攸關專利範圍之解釋的爭議,可以重新審理。但是關於上訴審理標準的爭議並未因此而平息。一年後,2015年美國最高法院在Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc.推翻了全院聯席見解,認為上訴審對於專利範圍解釋並非所有爭議都可以重新審理,涉及事實面,應該採取明顯錯誤的審理標準。
Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc.案件背景